TSDJ BOG SC - 11001 31 99 001 2014 78832 01-(26-08-2015)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente

LIANA AÍDA LIZARAZO VACA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01

Rad. Int.: 6722; F. 207; T. VI Discutido y aprobado en Sala del 26 de agosto de 2015

Procede resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia anticipada de 9 de abril de 2015, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en el asunto del epígrafe.

ANTECEDENTES

1. Raúl Alberto Cotes Ramírez demandó a las empresas Colombiana de Quesos S.A.S y Costalac S.A.S., para que por los cauces un proceso verbal se efectúen las siguientes determinaciones: 1.1. Se declare que las demandadas han incurrido en infracción de derechos de propiedad industrial, en razón a que con el propósito de darse a conocer al público e identificarse, han usado indebidamente el signo “Lácteos Primavera”.2

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1.2. En consecuencia se les ordene el retiro en el mercado de los productos que utilicen dicho signo y la suspensión de la vinculación con GD1 sobre los códigos de barras relacionados con aquellos, a más del cierre del correspondiente establecimiento de comercio. 1.3. Asimismo, se les condene a pagar, en favor del demandante, la suma de $740’000.000 por concepto de daños materiales y morales.

2. Las pretensiones del libelo se sustentaron en la versión de los hechos que a continuación se sintetiza: a) El demandante es socio o cotitular del nombre comercial “Lácteos Primavera” de la sociedad Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., quien ha utilizado aquél signo para distinguirse en el público en general y posicionarse en el mercado. b) En documento privado de 18 de julio de 2011, fue constituida Industrias Lácteos Primavera S.AS, sociedad que fue absorbida por Colombiana de Quesos S.A.S, motivo por el que esta última es la que continúa con el uso, explotación y facturación del nombre comercial “Lácteos Primavera”. c) La empresa Costalac S.A.S. pertenece a los mismos propietarios de las citadas compañías, aunado a que es controlante de Colombiana de Quesos S.A.S desde el año 2011 y hasta la actualidad ha venido ofreciendo al público sus productos lácteos identificándolos con el signo “Lácteos Primavera”, sin estar autorizado por el titular.3

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L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 d) Pese al acuerdo suscrito entre el representante legal de Industrias Lácteas Primaveras S.A.S. con el representante de Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., en donde se transfiere el uso, explotación y facturación comercial de los productos que contienen el signo “Lácteos Primavera” en todas las cadenas de supermercados, aquella negociación no fue avalada por los socios minoritarios, por lo tanto las accionadas incurrieron en actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

La actuación surtida

3. La Superintendencia de Industria y Comercio admitió a trámite la demanda en auto de 17 de septiembre de 2014, proveído que se notificó a las demandadas, quienes se opusieron a las pretensiones del demandante y formularon las excepciones de mérito que a renglón seguido se mencionan: Colombiana de Quesos S.A.S. adujo: I ) falta de legitimación en la causa por activa en cabeza del demandante Raúl Alberto Cotes Ramírez, II) inexistencia de cualquier clase de uso no autorizado del nombre comercial “lácteos primavera” por parte de la sociedad demandada Colombiana de Quesos S.A.S, III) falta de requisitos para que los perjuicios reclamados por el demandante sean indemnizables. Como enervante subsidiario propuso: adquisición valida del nombre comercial “lácteos primavera” por parte de la sociedad demandada Colombiana de Quesos S.A.S.

Costalac S.A.S. esgrimió: I ) falta de legitimación en la causa

valida del nombre comercial “lácteos primavera” por parte de la sociedad demandada Colombiana de Quesos S.A.S.

Costalac S.A.S. esgrimió: I ) falta de legitimación en la causa por activa en cabeza del demandante Raúl Alberto Cotes Ramírez,4

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1. falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la sociedad COSTALAC S.A.S.; como medios defensivos subsidiarios invocó: I ) inexistencia de cualquier clase de uso no autorizado del nombre comercial “Lácteos Primavera” por parte de la sociedad demandada Costalac S.A.S y II) falta de requisitos para que los perjuicios reclamados por el demandante sean indemnizables.

Asimismo, las demandadas interpusieron como excepciones previas de: I ) falta de legitimación en la causa por activa en cabeza del demandante Raúl Alberto Cotes Ramírez y II) falta de legitimación por pasiva de Costalac S.A.S.-

4. Corrido el traslado de dichas excepciones, lapso en el cual la parte demandante se pronunció, el juez dictó sentencia anticipada, en la que declaró probado el enervante de falta de legitimación en la causa por activa y desestimó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

5. La Superintendencia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos: 5.1. Precisó que “ para que prospere la pretensión debe hacerse valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda y frente a la

siguientes argumentos: 5.1. Precisó que “ para que prospere la pretensión debe hacerse valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda y frente a la persona de la cual ese derecho puede ser reclamado ”, tratándose del nombre comercial, señaló que la Decisión 486 de 2000 establece en sus artículos 190 y 191, que éste surge para identificar la actividad comercial de su titular y nace por su utilización real y5 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 efectiva en el mercado. Dicha circunstancia, se puede acreditar entre otras, con facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria, que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial.

Establecido lo anterior, el a quo consideró que el demandante no aportó ningún medio probatorio que dé cuenta que utiliza de manera real y efectiva en el mercado el nombre comercial “Lácteos Primavera”, por el contrario, se demostró que el titular del nombre comercial citado es el señor Gilgardo Cotes Ramírez y no Raúl Alberto Cotes. 5.2. Aunado a lo anterior, indicó que si bien el demandante en el escrito subsanatorio de la demanda señaló que también actúa como socio de la empresa Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., debe tenerse en cuenta que de aceptarse la titularidad de esta sociedad sobre el nombre comercial “Lácteos Primavera”, sería ella y no Raúl Cotes la legitimada para emprender la acción del sub judice.

LA APELACION

6. La parte demandante apeló la sentencia con los siguientes

sociedad sobre el nombre comercial “Lácteos Primavera”, sería ella y no Raúl Cotes la legitimada para emprender la acción del sub judice.

LA APELACION

6. La parte demandante apeló la sentencia con los siguientes argumentos: 6.1. Contrario a lo considerado por la Juzgadora de primera instancia, Raúl Cotes sí está legitimado en la causa, puesto que está demostrado que él le dio el primer uso comercial al nombre “Lácteos Primavera”, y después lo siguió utilizando como cotitular del mismo.6

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L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 6.2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las demandadas no lograron adquirir la titularidad de dicho nombre, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó esa transferencia en el 2011, esto es, aún le pertenece a Lácteos Primavera de Valledupar Ltda. y al demandante. 6.3. El hecho de que Gilgardo Cotes haya intentado ceder el nombre comercial a Costalac, es un acto apócrifo, puesto que en realidad no tenía la anuencia de los demás socios. 6.4. El demandante ha sido claro en señalar que no ejerce la acción del sub lite en razón de ser uno de los socios de Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., sino por derecho propio como cotitular de la marca y nombre comercial al haberle dado el primer

uso y haberla posicionado en el mercado. 6.5. Todo lo anterior está acreditado en el expediente, solo que la Superintendencia dejó de valorar las pruebas pertinentes al caso, como lo es la escritura del año 2000, el acta de compromiso del 30 de enero de 2008, la escritura 1366 de 2007, la escritura 925 de 2008, los informes de los años 2007 y 2008 y el correo electrónico de 17 de diciembre de 2011. 6.6. Finalmente alegó en esta audiencia que se le ha violado su derecho al debido proceso.

CONSIDERACIONES7

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1. Sea lo primero advertir que la acción invocada por la parte demandante es la de infracción de derechos de propiedad industrial, puesto que –en su sentir– las empresas demandadas han usado indebidamente el signo mixto denominado “Lácteos Primavera”, toda vez que ésta identifica la empresa Lácteos Primavera de Valledupar Ltda. y a su establecimiento de comercio denominado Lácteos Primavera junto con su actividad económica.

Tal acción tiene como fundamento los artículos 607 y siguientes del Código de Comercio, por un lado y, por otro, los artículos 134 y siguientes, y 190 y siguientes, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En concepto de esta Sala, el actor pretende entonces la

protección del nombre comercial Lácteos Primavera del cual dice es cotitular. El artículo 190 de la Decisión 486 señala que se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Y el artículo 191 prevé que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Así pues, el objetivo del nombre comercial es identificar y diferenciar la actividad comercial de un comerciante determinado, y su protección goza de las siguientes características: a) el derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso; b) quien alegue derechos sobre un nombre comercial debe probar su uso real,8 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 efectivo y constante en el mercado; c) quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, puede oponerse al mismo si éste pudiera inducir al público consumidor a error.

En punto al requisito de uso, la doctrina tiene decantado: “El elemento determinante para el derecho sobre el nombre comercial es el uso que se haga de él, el cual respecto de todos los signos distintivos, como lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser ‘de buena fe, normal e inequívoco’ 1 ,

y en relación específica al nombre comercial que su protección ‘se fundamenta en el uso no siendo exigible su registro como requisito para tal protección’ 2 , utilización que ‘no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre’3 , de modo que para invocar ese derecho frente a un tercero que pretende registrarlo como marca ‘debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca’4 . (…) ”Nótese entonces que el uso, en el caso del nombre comercial, no va dirigido necesariamente a la puesta a disposición del público de bienes o servicios, sino a la identificación efectiva, en palabras del Tribunal Andino, de ese nombre con una actividad económica. Pero ‘las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro’5 . ”Ahora bien: ¿quién hace esa ‘identificación efectiva’? Evidentemente que puede serlo tanto el propio empresario como el público, éste que puede identificar o asociar determinado nombre

1 Proceso 17-IP-95 (9-11-96), en http://www.comunidadandina.org/documentos.asp 2 Proceso 43-IP-2005 (4-5-2005), en http://www.comunidadandina.org/documentos.asp 3 Ídem. 4 Ibídem. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 45-IP-98 (31-5-2000), en

http//www.comunidadandina.org/documentos.asp9 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 comercial con el desempeño empresarial de un establecimiento determinado, de modo que su atribución a un tercero generaría en ese público un estado de incertidumbre, error o confusión”6 .

2. En el caso concreto, es asunto pacífico que conforme al documento que milita a folio 2 del segundo cuaderno, quien figura como titular del nombre comercial en comento es Gilgardo Cotes Ramírez, lo que en principio podría dar luces de que el demandante no estaría legitimado en la causa, en tanto que no acreditó su calidad de cotitular.

Empero, lo realmente importante sobre el particular es determinar si la parte actora probó que es él quien hace un uso real, efectivo y constante en el mercado, aspecto que desde ya se advierte como contraevidente, puesto que con los anexos de la demanda quedó suficientemente demostrado que quien actualmente utiliza ese nombre comercial es Industrias Lácteas Primavera S.A.S., habida cuenta que la persona que con anterioridad ejercía ese uso, Gilg ardo Cotes Ramírez, de manera expresa y detallada transfirió a título de aporte ese derecho a la referida sociedad, el cual avaluaron en $115’970.000 (fls. 106-109 cd. 2).

Por otro lado el actor no probó que era quien usaba exclusivamente el nombre comercial desde 1999 hasta 2007, es más, a lo largo de la exposición de su audiencia en el día de hoy alegó que Gilgardo Cotes lo creó con su establecimiento mercantil del mismo nombre y que le compraba a Gilgardo Cotes Ramírez los productos y los comercializaba. Ahora bien, en atención a todas las alegaciones del apelante, atinentes a que él como socio mayoritario de Lácteos Primavera de

6 Ricardo Antequera Parilli. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor . Ed. Pontificia Universidad Javeriana y Temis S.A. pp. 362 y 363.10 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

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Valledupar Ltda. tiene el derecho de impetrar la acción, debe decirse que esa sola condición no lo legitima en la causa, puesto que si bien puede asistirle algún interés sobre el particular, lo cierto es que el mismo no es de carácter individual o personal de los socios que conformaron esa empresa, sino que en realidad ese derecho obedece al ámbito societario. Así las cosas, si el demandante quería interponer la acción legal del sub lite, debió primero someter esa intención a los órganos societarios de Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., para que fuera ésta persona jurídica, por conducto de su representante legal,

quien promoviera el litigio en cuestión, en tanto que no puede desconocerse el imperativo del artículo 98 del C. de Co., a cuyo tenor se lee: “La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”. Por demás, lo aducido por Raúl Alberto Cotes Ramírez en lo que respecta que ha sido él el encargado de utilizar y proteger el nombre comercial de marras desde un inicio, es una circunstancia que en nada varía la conclusión anterior, en tanto que tal labor no la ejerce en beneficio propio e individual como persona natural, sino en favor de la sociedad de la cual es socio , de allí que sea ésta, mediante los órganos sociales pertinentes (representante legal), la llamada a ejercer las acciones legales en salvaguarda de su nombre comercial. En efecto, nótese como los documentos obrantes a folios 41 a 45 del cuaderno principal son cartas del demandante dirigidas a Gilgardo Cotes Ramírez (gerente de Lácteos Primavera), en la cual11 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 hace alusión a todas las críticas y costos de distribución y comercialización del año 2007, en donde deja claro que él está actuando como un comercializador de los productos, a tal punto que se identifica como gerente de la Comercializadora de Lácteos Raúl

Cotes Ramírez.

Pensar lo contrario implicaría aceptar el absurdo de que un agente comercial, un distribuidor, un comisionista o incluso un franquiciado, por el solo hecho de haber contratado en cada una de sus modalidades, tendrían el derecho o cotitularidad sobre la marca y enseña del fabricante, productor, comitente o franquiciante, así, a modo de ejemplo, aquel que distribuya las gaseosas de Cocacola o Postobón, o venda productos Sony, o tenga la franquicia de Mc Donals, entre otros, tendría derecho sobre esas marcas y nombres comerciales, conclusión que en verdad no tiene ningún respaldo legal, doctrinal y mucho menos jurisprudencial. Lo anterior cobra mayor vigor con el acuerdo de 30 de diciembre de 2009, suscrito por Gilgardo Cotes Ramírez (representante legal de Lácteos Primavera de Valledupar Ltda.), Raúl Alberto Cotes Ramírez (representante de Comercializadora Raúl Cotes), Andrés Cotes Ramírez (distribuidor Cartagena) y un testigo. En tal documento se denota que el demandante sí ha promocionado la marca Lácteos Primavera, pero como distribuidor de los productos identificados con ese nombre, mas no como su enseña propia, es decir, su actividad la ejerció para la distribución y comercialización de productos, mas no como un productor o fabricante que se identificara con aquél nombre comercial.12 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

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Por demás, importa relievar que la actividad comercial del actor la realizaba mediante un establecimiento que tenía su propio nombre, cual es –se itera– “Comercializadora de Lácteos Raúl

Por demás, importa relievar que la actividad comercial del actor la realizaba mediante un establecimiento que tenía su propio nombre, cual es –se itera– “Comercializadora de Lácteos Raúl Cotes Ramírez”. Así, no se advierte relación entre dicha enseña y el nombre comercial “Lácteos Primavera”, por ende, es claro que el demandante no le estaba dando uso a éste último, puesto que el real beneficiario era Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., ya que salta a la vista que por la identidad de las palabras el público en general puede entender que un producto rotulado como “Lácteos Primavera” proviene o fue fabricado por Lácteos Primavera de Valledupar Ltda. Ahora bien, las escrituras públicas 229 de 22 de septiembre de 2000 (fls. 1-3 cd. 1), 1366 de 28 de mayo de 2007 (fls. 4-11 ib.) y 925 de 10 de abril de 2008 (fls. 16-24 ib.) solo hacen mención al uso y transferencia del nombre “Lácteos Primavera” por parte de la empresa familiar Lácteos Primavera de Valledupar Ltda., más en ninguno de sus apartes se dice que Raúl Cotes, a nombre propio como persona natural, es cotitular de ese nombre comercial, de allí que no puedan constituirse como probanzas de uso tal como lo pretende el apelante. En lo que atañe al acta de compromiso del 30 de enero de 2008, se denota que lo que cedió la empresa distribuidora de

Lácteos Primavera representada por Raúl Cotes fue su posición contractual de proveedor de Lácteos Primavera, habiéndose reservado el manejo del “Personal Administrativo, Bodega, Despachos y de Mercadeo (Mercaderistas) para el desarrollo y venta de la marca LÁCTEOS PRIMAVERA en todas las cadenas13 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 señaladas. Siendo su responsabilidad el costo de estos conceptos”

(fl. 13 cd. 1), sin que se haya hecho mención alguna al nombre comercial. Sin embargo al cederse tal posición se cedieron los derechos sobre la llamada marca, que en concepto de esta Sala no es otra cosa que el nombre Lácteos Primavera a Gilgardo Cotes, quien se insiste es la persona que aparece como titular desde 2007. En punto al informe para las anualidades 2007 y 2008 (fls. 41 a 43), ha de precisarse que el mismo está suscrito por el demandante (en su condición de gerente de la Comercializadora de Lácteos Raúl Cotes Ramírez) y dirigido a Lácteos Primavera y su gerente Gilgardo Cotes Ramírez, en el cual hace una crítica sobre las políticas operación y mercadeo de los productos durante el 2007 y hace propuestas de mejoría para el año siguiente , aspectos que son reiterados en escrito sin fecha que milita a folios 44 y 45 del

primer cuaderno. Pues bien, esos documentos –ya analizados en líneas precedentes– por sí solos no acreditan la cotitularidad del signo distintivo tema del sub lite , en tanto que su autoría proviene de la parte actora, además que a lo largo del texto en ellos contenido se corrobora que Raúl Cotes ha actuado como distribuidor, a tal punto que refiere el tema de comisiones que por su labor le retribuía Lácteos Primavera de Valledupar, circunstancia que corrobora aún más su carácter de colaborador mas no como titular de algún derecho sobre el nombre comercial en cuestión. Igual conclusión se predica del correo electrónico de 17 de diciembre de 2011 (fl. 97-98, 140-141 cd. 1), por cuanto si bien allí Raúl Cotes se dirige al señor “Alfredo” para presentarle su14 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

L. A. L. V. Exp.: 11001 31 99 001 2014 78832 01 experiencia por más de 15 años en codificar, crear e implementar la marca Lácteos Primavera a nivel nacional, también lo es que alude a su labor como distribuidor y reconoce que no es el fabricante.

Finalmente, en lo que respecta al inconveniente de que las demandadas no hayan logrado adquirir la titularidad de la enseña, al parecer porque la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó esa transferencia en el 2011, ha de decirse que en el expediente no

se observa algún soporte probatorio sobre el particular. En todo caso, esa situación en nada varía lo decidido en esta providencia, habida cuenta que, como ya se expusiera al inicio de estas consideraciones, lo realmente importante para la legitimación en la causa por activa no es el registro, sino el uso del nombre comercial. Finalmente, y de cara a la violación al derecho de defensa que alega la parte demandante, debe advertirse que el control de admisibilidad de la demanda no es óbice para que en la fase de resolución de excepciones previas, se declare probadas aquellas que la convocada propuso, alegó y acreditó. DECISIÓN En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia anticipada de 9 de abril de 2015, proferida por la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la15 Verbal de Raúl Alberto Cotes Ramírez contra Colombiana de Quesos S.A.S. y otro

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Superintendencia de Industria y Comercio. Sin condena en costas por cuanto el apelante está amparado por pobre. Esta providencia se notifica en estrados

LIANA AÍDA LIZARAZO V.

Magistrada

CLARA INÉS MÁRQUEZ B. ADRIANA LARGO TABORDA

Magistrada Magistrada