TSDJ BOG SC - 11001 31 99 001 2015 27074 01-(10-02-2016)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil dieciséis.

Radicado: 11001 31 99 001 2015 27074 01 - Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio

Proceso: Verbal. Grasco Ltda. Vs. Grasel S.A.S.

Asunto: Apelación de auto que negó decreto de medidas cautelares.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra el auto No. 76189 de 28 de septiembre de 2015.

ANTECEDENTES

1. Grasco Ltda. solicitó las siguientes medidas cautelares previas:

A). Ordenar a la demandada: (i) abstenerse de realizar cualquier tipo de publicidad a través de medio de prensa alguno relacionada con la fabricación comercialización y venta del product o „Margarina la Nueva Fina‟; (ii) retirar de manera inmediata “[e] n prensa, radio, televisión, material impreso POP (…)” cualquier tipo de publicidad relacionada con la fabricación, comercialización y venta del producto en comento y por tanto, “[p]ara efectos de la aplicación y materialización” de esa cautela, solicitó oficiar a El Tiempo, La República, Revista Semana, Caracol Televisión S.A. y City TV enterándolos de la medida; (iii) cesar la fabricación y/o comercialización de productos que incluyan c ualquier signo similar o confundible con la marca „La Fina‟; y (iv) en un término no superior a 10 días retirar de los “circuitos comerciales el producto infractor”.

fabricación y/o comercialización de productos que incluyan c ualquier signo similar o confundible con la marca „La Fina‟; y (iv) en un término no superior a 10 días retirar de los “circuitos comerciales el producto infractor”.

B). Decretar: (i) el comiso del producto terminado „Margarina La Nueva Fina‟ y todo el ma terial impreso, rótulos, dibujos, etiquetas, y avisos deApelación auto 11001 31 99001 2015 27074 01 2 cualquier naturaleza del mismo; y (ii) el secuestro el de la maquinaria utilizada para su fabricación.

2. Mediante proveído de 28 de septiembre de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el decreto de dichas cautelas. Indicó que “a esta altura de la actuación [el uso de la expresión „Fina‟] no necesariamente puede ser considerado como una infracción a los derechos de propiedad” , pues la utilización de esa expresión también podría estarse haciendo a título de característica del producto. Así, señaló que no se acreditó la apariencia de buen derecho para decretar las medidas.

3. Inconforme, la sociedad demandante interpuso recurso de apelac ión para lo cual adujo que las cautelares solicitadas son procedentes, toda vez que estas cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000: (i) legitimación para actuar, al ser la demandante titular de las ma rcas nominativa y mixta “La Fina”

(Clase 29 Clasificación Internacional de Niza), (ii) la existencia del

artículo 247 de la Decisión 486 de 2000: (i) legitimación para actuar, al ser la demandante titular de las ma rcas nominativa y mixta “La Fina” (Clase 29 Clasificación Internacional de Niza), (ii) la existencia del derecho infringido, como consecuencia de lo anterior; y (iii) en lo que respecta a la presunta comisión de la infracción y su inminencia como tercer y último presupuesto, dice que “ se encuentra sumariamente acreditado que el uso de la expresión FINA por parte de Grasel S.A.S. en su producto genera un riesgo de confusión y asociación en el mercado que compiten ambas sociedades (…) ” (f.6, c.2), lo que pued e afectar eventualmente la participación de la demandante en el mercado.

CONSIDERACIONES

1. Las medidas cautelares van a la par del proceso principal y se encaminan a retirar aquellas dificultades que perturban la eficacia del fallo que se ha de proferir en el asunto, por lo que se les ha considerado una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventivaApelación auto 11001 31 99001 2015 27074 01 3 autorizada para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, siempre y cuando quien las solicite señale unas precisas circunstancias, a saber: la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga

(fumus bonis iuris) y el peligro de daño por la demora del litigio o de las vías normales de protección (periculum in mora).

Así mismo el artículo 247 de la misma normativa, prevé que una medida cautelar sólo se decretará “ cuando quien la pida acredite su legitimación

vías normales de protección (periculum in mora).

Así mismo el artículo 247 de la misma normativa, prevé que una medida cautelar sólo se decretará “ cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.”

2. En atención a lo anterior, primero se analiza la legitimación del demandante para solicitar las medidas cautelares y posteriormente, la procedencia de las mismas.

2.1. La actora acredita su legitimación para actuar en cuanto es titular de los derechos sobre la marca “ La Fina”, de la cual, afirma se produce una infracción marcaria, al ser utilizada la marca “Margarina La Nueva Fina” por Grasel S.A.S. Dicha legitimación emana de los certificados de registro de la marca “ La Fina” correspondiente a los números 259063 y 56242 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, con vigencia hasta el 31 de febrero de 2023 y 07 de abril de 2024, respectivamente (fs. 27 y 28 c.1), registro que “configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de apr ovechamiento de la marca”1.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , proceso 10 -IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº

consentimiento, realicen cualquier acto de apr ovechamiento de la marca”1.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina , proceso 10 -IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005.Apelación auto 11001 31 99001 2015 27074 01 4 2.2. Descendiendo a la procedencia de las medidas, se tiene que de acuerdo con los cánones de la Decisión 486 y el aparte de la interpretación citados en punto anterior, para decretar las cautelas solicitadas debe existir la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), comprobación atañedera a un juicio de probabilidad inicial y que éste Tribunal ha considerado que no necesariamente debe entenderse como la aportación de prueba absoluta e incontrovertible, la que sólo puede e xigirse para la definición del asunto, sino que en atención al carácter instrumental de las medidas es suficiente la prueba sumaria que permita acceder a la petición.2

Empero, esta prueba de todas maneras debe llevar a un buen grado de convencimiento al j uzgador sobre la comisión de la infracción o su inminencia, es decir, al menos la prueba sumaria de la ocurrencia de la transgresión alegada en la solicitud de medidas cautelares o de su proximidad.

En consideración a lo anterior, se observa que la utilización de la expresión “Fina” por parte de Grasel Ltda. en su producto “Margarina La Nueva”, es susceptible de provocar un eventual riesgo de confusión o sugerir una similar repercusión sensorial en la retención del consumidor con respecto al producto elaborado y comercializado con la marca presuntamente infractora, pues lo cierto es que la reproducción por parte

Nueva”, es susceptible de provocar un eventual riesgo de confusión o sugerir una similar repercusión sensorial en la retención del consumidor con respecto al producto elaborado y comercializado con la marca presuntamente infractora, pues lo cierto es que la reproducción por parte del extremo pasivo de un expresión ya registrada por la parte actora envuelve una similitud entre ambas marcas a nivel conceptual, fonético y ortográfico que puede acarrear que la marca de la accionante, como instrumento distintivo de un bien o servicio, pueda perder su propósito y finalidad, ya sea por objeto o por efecto. Nótese que las semeja nzas acotadas entre ambos productos son de tal entidad que permiten advertir, al menos sumariamente y en esta parte del proceso, una apariencia de

2 Abreviado de Bavaria S. A. contra Cupocrédito y otro.Apelación auto 11001 31 99001 2015 27074 01 5 buen derecho ( fumus bonis iuris ) de cara a las pretensiones de la demanda.

Siendo ello así, ante el riesgo d e confusión que preliminarmente observa este despacho puede llegar a presentarse entre las marcas referidas, tal latencia riñe con una negativa in limine de la cautelar solicitada como en su momento lo determinara el a quo aduciendo, fundamentalmente, que la utilización de la expresión “Fina” , si bien configurar ía una infracción marcaria, también pod ría estar encaminada a dar a conocer una característica del producto, pues para esta Corporación es claro, al menos en el estado actual del proceso, que es posi ble la ocurrencia de ambas hipótesis.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la notoriedad de la marca nominativa y mixta “La Fina”, resulta prudente decretar la cautelas

en el estado actual del proceso, que es posi ble la ocurrencia de ambas hipótesis.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la notoriedad de la marca nominativa y mixta “La Fina”, resulta prudente decretar la cautelas solicitadas, a riesgo de que tanto la parte actora como los consumidores asuman las consecuencias dañosas que puedan desprenderse de la distorsión o equivocada asociación que prima facie puede producir la expresión cuestionada respecto de la marca de la cual es titular la sociedad demandante.

Por último, lo cierto es que lo acreditado sumariamente hasta este punto no logra brindar suficiente grado de convencimiento a este despacho de que la expresión “Fina” utilizada por la demandada en su producto “Margarina La Nueva” –que es la registrada -, s ea una denominación genérica y descriptiva que procura informar al consumidor una cualidad o característica esencial del producto comercializado, esto es, el refinamiento del producto, máxime cuando la naturaleza de la presnte actuación no permite el debate sobre esa eventualidad.Apelación auto 11001 31 99001 2015 27074 01 6

3. Se impone la revocatoria del auto recurrido. El juzgador de primera instancia, previo a decretar las cautelas que estime procedentes y suficientes, proveerá sobre la caución, su naturaleza, cuantía y el términ o en que deba prestarse. (inc. 1°, in fine, art. 247 Decisión 486 CAN, y art.

678 C. de P. C.).

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, REVOCA el auto No. 76189 de 28 de septiembre de

678 C. de P. C.).

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, REVOCA el auto No. 76189 de 28 de septiembre de 2015, y en su lugar, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, proced a en la forma indicada en la parte motiva de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Radicado: 11001 31 99001 2015 27074 01