TSDJ BOG SC - 11001 3103 044 2011 00616 01-(23-08-2023)

OFYP PV 2011 00616 01 1

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Bogotá, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés (aprobado en sala virtual ordinaria de 23 de agosto de 2023)

11001 3103 044 2011 00616 01

Ref. Proceso ordinario de infracción marcaria de Técnica y Consultoría Financiera – TECFIN S.A. contra Luisa Fernanda González Vásquez.

Se decide el recurso de apelación que formul ó Luisa Fernanda González Vásquez contra la sentencia que el 8 de marzo de 2023 profirió el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario (acción de protección marcaria) seguido por TECFIN S.A. contra Luisa Fernanda González Vásquez.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA (fl. 40 C.1) . En su condi ción de t itular de la marca “PETRA”, pidió la libelista que: i) se “reconozca” la protección del derecho de exclusividad marcaria que ostenta sobre la marca PETRA; ii) se declare que Luisa Fernanda González Vásquez cometió actos que i nfringen sus derechos marcarios y iii) se condene a la opositora a resarcir los perjuicios causados : daño emergente, lucro cesante y la pérdida de utilidades de las que se hizo beneficiaria la señora González Vásquez por la utilización ilícita de la marca de marras.

cesante y la pérdida de utilidades de las que se hizo beneficiaria la señora González Vásquez por la utilización ilícita de la marca de marras.

TECFIN S.A. señaló que -por Resolución No. 3943 de 26 de febrero de 2004 - la Superintendencia de Industria y Comercio concedió , a su favor, el registro de la marca mixta de PETRA1, para comercializar vestidos, calzado, sombrerería (código de NIZA 25) y que el 13 de enero de 2011, la demandada so licitó ante la misma Superintendencia, el registro de la marca mixta PIETRA2, en la clasificación 25 de NIZA, también para vestidos, calzado y sombrerería.

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Añadió que mediante Resolución No. 47596 de 31 agosto de 2011 , la misma superintendencia acogió la oposición que, frente a ese trámite, propuso la demandante y negó el registro de PIETRA; que la señora González Vásquez tiene 5 locales comerciales abiertos al público en los que se hace uso de la marca PIETRA y que la infractora no revisó los antecedentes marcarios pertinentes antes de emprender su actividad comercial.

Aseveró que los productos que vende la marca de titularidad de la demandante (PETRA) se han visto afectados con el actuar de la infractora; que se causó una confusión en la clientela de TECFIN S.A. sobre la calidad y estilo de sus productos; que la infracción se gestó por la existencia de los locales comerciales y que tal proceder le causó perjuicios por $300’000.0003.

confusión en la clientela de TECFIN S.A. sobre la calidad y estilo de sus productos; que la infracción se gestó por la existencia de los locales comerciales y que tal proceder le causó perjuicios por $300’000.0003.

2. LA OPOSICIÓN. La señora Luisa Fernand a Gonzál ez V ásquez

excepcionó:

“Inexistencia del derecho infringido ”. Alegó que PETRA no es una marca notoriamente conocida, por no reunir los requisitos del artículo 228 de la Decisión Andina 486 de 2000; que para adquirir el calificativo de marca notoria se necesita, en Colombia, que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo reconozca mediante acto administrativo, lo cual no ha sucedido.

“Inexistencia de confusión con la marca de mi representada ”, pues no hay riesgo de confusi ón, porque el signo PIETRA (de naturaleza mixta ) tiene una “topografía” diferente a la marca de la demandante, con letras en color negro y sobre un fondo blanco, por lo que, goza de carácter distintivo.

Anotó que, de la correcta aplicación de las reglas de cotejo marcario es claro que todo consumidor podría diferenciar la procedencia empresarial de los productos de la marca PETRA (“calzado y productos en cuero que va dirigido a un público de mayor edad”) y los del signo PIETRA (“calzado y acce sorios en tendencia de moda de alta gama”, y de mayor valor).

Adicionó que los productos de PETRA ostentan una “gr an reputación” por su comodidad; que la señora González Vásquez tiene proveedores exclusivos de los bienes que comercializa en sus establecimientos de c omercio; que sus mercancías “siempre

Adicionó que los productos de PETRA ostentan una “gr an reputación” por su comodidad; que la señora González Vásquez tiene proveedores exclusivos de los bienes que comercializa en sus establecimientos de c omercio; que sus mercancías “siempre emplean la expresión Pietra y Cuero accesorios ”, mientras que TECFIN S.A. fabrica los artículos que vende.

“Buena fe de la demandada en la comercialización de sus productos ”. Alegó que no encontró la marca PETRA al efectuar la correspondiente b úsqueda de

3 $20’000.000 de daño emergente; $50’000.000 de pérdidas en ventas y $150’000.000 por concepto de lo que hubiera costado a la demandada adquirir una licencia para utilización de la marca PETRA.OFYP PV 2011 00616 01 3 antecedentes marcarios y que, de otorgársele la categoría de signo notoriamente distintivo a PETRA, la Litis se tendría que resolver determinando la buena o mala fe de la demandada, según lo ordena el artículo 234 de la Decisión Andina 486 del 2000.

Añadió que, en virtud de la presunción de la buena fe, le incumbía a TECFIN S.A. acreditar lo contrario ; que la señora González Vásquez no actuó de mala fe , en cuanto el vocablo PIETRA tiene origen en un estudio de “branding” que muestra que esta palabra proviene del italiano “piedra”.

Sostuvo que no realizó un uso indebido o intentó beneficiarse de la reputación en el mercado de la marca que registró la demandante; que el derecho de exclusividad marcaria sólo recae ría sobre la marca PETRA , pero no s obre o tros signos , con

Sostuvo que no realizó un uso indebido o intentó beneficiarse de la reputación en el mercado de la marca que registró la demandante; que el derecho de exclusividad marcaria sólo recae ría sobre la marca PETRA , pero no s obre o tros signos , con independencia de que “generen o no confusión al público consumidor”.

“Ausencia de agravio o daño a la demandante ” y “Ausencia de estimación razonable de la cuantía ”. Afirmó q ue la “cuantía” de la demanda no se estimó razonablemente; que no es suficiente para el éxito de la acción el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya resuelto de forma negativa la solicitud de registro de P IETRA; que la demandante tiene la carga de acreditar que sufrió un perjuicio por actos de confusión y que estos se gestaron con dolo.

3. LA INTERPRE TACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió, por solicitud de l juez a quo, el respectivo conce pto 296-IP2019, que versó sobre los artículos 154, 155, 238 y 243 de la Decisión Andina 486 del

2000.

4. EL FALLO APELADO (PDF 03 Tomo II, C.1) . El juzgador a quo accedió parcialmente a las pretensiones 4; reconoció el derecho de exclusivida d que TECFIN S.A. ostenta de la marca P ETRA; declaró que la señora Luisa Fernand a Gonzá lez Vásquez cometió actos que infringieron los derechos de propiedad industrial y la condenó a resarcir, por concepto de perjuicios , la suma de $40’040.000 a favor de su contraparte.

Vásquez cometió actos que infringieron los derechos de propiedad industrial y la condenó a resarcir, por concepto de perjuicios , la suma de $40’040.000 a favor de su contraparte.

FUNDAMENTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

4.1 Allí se s ostuvo que les está prohibido a terceros (art. 155, Decisión Andina 486 del 2000) sin consentimiento del titular “ usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o

4 Parte resolutiva: “ Primero: Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, atendiendo la estimación señalada en el cuerpo de este fallo.

Segundo: Reconocer la protección del derecho de exclusividad que la demandante tiene sobre la marca PETRA.

Tercero: Declarar que la demandada cometió actos que infringieron los derechos atribuidos y reconocidos a favor de la demandante.

Cuarto: Condenar a la demandada a pagar como perjuicios a favor de la demandante la suma de $40,040.000.00.

Quinto: Negar la objeción al dictamen pericial, en consideración a lo expuesto a la parte considerativa de este fallo.

Sexto: Condenar en costas del proceso a la parte demandada. Tásense. Por secretaría inclúyase la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho.”.OFYP PV 2011 00616 01 4 servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio d e

servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio d e la marca o de su titular; y usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (numerales e. y f. del artículo en cita)”.

4.2 Resaltó que TECFIN S.A. acreditó ser titular de l a marca PETRA ; que el signo PIETRA que utiliza la demandada en sus establecimientos de comercio “tiende a confundirse” con la marca PETRA por s u gran similitud y que talas semejanzas dieron lugar a que la Superintendencia de Industria y Comercio denegara la solicitud de registro de PIETRA como marca mixta y aceptara la oposición que TECFIN S.A. impulsó co ntra ese requerimiento, todo ello, en l a Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011.

Añadió que comparte, en lo medular, los fundamentos de la Resolución No. 47596 de 2011 en los que se pronunció sobre las fuertes semejanzas entre PETRA y PIETRA y que con los diferentes elementos de juicio (fotografías) y la declaración de parte de la señora González Vásquez, se acreditó que, hasta el 19 de abril de 201 3 ella “tenía abiertos algunos almacenes donde utilizaba” un signo semejante a PETRA.

parte de la señora González Vásquez, se acreditó que, hasta el 19 de abril de 201 3 ella “tenía abiertos algunos almacenes donde utilizaba” un signo semejante a PETRA.

4.3. Para despachar de manera adversa las excepciones de mérito el fallador a quo recalcó que PETRA es un signo notoriamente conocido en virtud del tiempo que “lleva el registro de la marca en nuestro país como quiera que fue realizado en el año 2004” (literal k, art. 228, Decisión).

Anotó que no hubo buena fe en el uso de un signo semejante a la marca PETRA, porque no se acreditó ninguna de las excepciones que contempla el artículo 157 de la Decisión Andina 486 del 2000; que la demandada, pese a conocer la negativa del registro de PIETRA (Res. 47596 de 2011 ) y la existencia de la marca de TECFIN S.A., continuó vendiendo productos e infringiendo los literales a, d, e y f del artículo 155 de la Decisión Andina en cita.

4.4 Que en el dictamen que rindió el 19 de febrero de 2014 el perito Miguel Antonio Murcia León (elegido de la lista de auxiliares de la justicia), se calculó el daño que sufrió TECFIN S.A. en un monto de $40’040.000 y que, en la aclaración y complementación que de ese estudio se hizo, a solicitud de la parte actora, se refrendó la estimación del daño padecido

Añadió que ante la contundencia de esa experticia, no eran atendibles las excepciones que se formularon para desdeñar la condena en perjuicios y que la

la estimación del daño padecido

Añadió que ante la contundencia de esa experticia, no eran atendibles las excepciones que se formularon para desdeñar la condena en perjuicios y que la objeción que formuló TECFIN S.A. contra el dictamen que el 19 de febrero de 2014 seOFYP PV 2011 00616 01 5 incorporó al proceso, no tiene vocación de prosperidad, porque no se probó el error grave que le atribuyó.

5. LA APELACIÓN. Alegó la demandada (única apelante) lo siguiente:

5.1 Destacó que el juez a quo no efectuó un análisis de cotejo marcario integral de los signos PETRA y PIETRA para determinar el riesgo de confusión y que para es e estudio son de utilidad los criterios doctrinarios de “grado de sustitución”, “complementariedad” y “razonabilidad”.

5.2 Que en virtud de sus poderes oficiosos , se imponía realizar un estudio del estado actual de los signos distintivos objeto de la Litis, ya que, la marca PETRA está “cancelada por no uso” , vicisitud que emerge de la consulta de la plataform a SIPIOficina Virtual de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Adicionó que a raíz del no uso de la marca PETRA tampoco “hay coexistencia en el mercado” y que, en efecto no existe la infracción marcaria que denunció la demandante.

5.3 Realzó que no se acreditó adecuad amente el quantum del d año y que el dictamen pericial “no es suficiente” para determinar los perjuicios causados –no

demandante.

5.3 Realzó que no se acreditó adecuad amente el quantum del d año y que el dictamen pericial “no es suficiente” para determinar los perjuicios causados –no expresó las razones de su reparo -; que se le condenó a pagar $40’040.00 0 sin fundamento alguno; que se presumió el d año tasándolo sin mayor justificación y que la infracción marcaria no genera necesariamente perjuicios patrimoniales.

Afirmó que la demandante no optó por el sistema de indemnizaciones prestablecidas del Decreto 1074 de 2015 (que autorizó el artículo 3º de la Ley 1648 de 2011), por lo que no estaba relevado de probar el monto de los resarcimientos.

5.4 La apelante González Vásquez sost uvo que “se plantea como reparo concreto declarar la nulidad de pleno derecho de la sentencia”, consistente en que la audiencia en la que se escuch aron los alegatos d e conclusión tuvo lugar el 17 de noviembre de 2020 y la sentencia se profirió, por escrito, aproximadamente dos años y medio después, el día 8 de marzo de 2023.

En el sentir de la inconforme, tal vi cisitud configura la causal de nulidad contemplada en el artículo 121 del C. G. del P., al transcurrir un lapso superior a un año sin dictar sentencia y sin que se hubiera decretado la susp ensión del proceso ordinario de la referencia.OFYP PV 2011 00616 01 6 También anotó que se vulneró su derecho al debido proceso , ante lo t ardío de las actuaciones procesales del juez de primer grado, y que la sentencia objeto del

ordinario de la referencia.OFYP PV 2011 00616 01 6 También anotó que se vulneró su derecho al debido proceso , ante lo t ardío de las actuaciones procesales del juez de primer grado, y que la sentencia objeto del recurso vertical presenta vacíos y es carente de motivación.

6. TECFIN S.A. guardó silencio al corrérsele traslado del escrito de sustentación del recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

1. De entrad a, es pertinente destacar que la eventual nulidad que con soporte en el artículo 121 del C. G. del P. insinuó la parte opositora, quedó saneada en virtud del silencio que, respecto de la misma, asumió dicha litigante (art. 132, ibidem).

Es importante resaltar las pautas que fijó la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019 (R. D -12981. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), cuando declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” y la exequibilidad con dicionada del inciso 2° del artículo 121 del C.G.P., “ en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de prof erirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proces o” y en el “sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte”.

Obsérvese que d esde la audiencia de instrucción y juzgamiento de 17 de noviembre de 2020 (fecha que halló relevante la inconforme, en torno al có mputo del

correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte”.

Obsérvese que d esde la audiencia de instrucción y juzgamiento de 17 de noviembre de 2020 (fecha que halló relevante la inconforme, en torno al có mputo del término de un año, art. 121, ibidem) y el día en que se profirió la sentencia de primera instancia (8 de marzo de 2023), la señora González Vásquez no elevó ninguna solicitud incidental de nulidad con soporte en los hechos que tardíamente trajo a cuento al plantear su alzada.

Además, la demandada (hoy apelante) sólo adujo la irregularidad procesal en comento, con posterioridad a la emisión de la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable.

No en vano ha precis ado la C orte Suprema de Justicia que “sólo la parte afectada p uede saber y conocer el perjuicio recibido, y de una u otra manera lo revelará con su actitud; mas hacerse patente que si su interés está dado en aducir la nulidad, es de suponer que lo hará tan pronto la conozca, como que de hacerlo después significa que, a la sazón, el acto procesal, si bien viciado, no le representó agravio alguno; amén de que reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las ci rcunstancias es abiertamente desleal” (CSJ., sent. del 11 de m arzo de 1991, citada en providencia del 25 de abril de 2005, exp. 1991 3611 02 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar).OFYP PV 2011 00616 01 7

exp. 1991 3611 02 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar).OFYP PV 2011 00616 01 7

2. También anticipa la Sala que, de conformidad con las limitaciones que, en materia de competencia en segunda instancia, prevé n los artículos 320 y 328 del C.

G. del P. , las ulteriores consideraciones no versarán sobre algunos hechos que encontró probados el juez a quo : a) la categoría de signo distintivo notoriamente conocido que se atribuyó a PETRA (arts. 224, 22 8 Decisión Andina 486 del 2000); b) que la demandada admitió en su declaración de parte (el día 19 de abril de 2013 ) que para esa época tenía establecimientos de comercio abiertos al público en los que utilizaba el signo PIETRA; c) la pertinencia del análisis que efectuó la Superint endencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011 frente al riesgo de confusión entre los signos PETRA y PIETRA y d) que de parte de la demandada no hubo buena fe en la utilización del signo PIETRA.

No se olvide que, “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el ape lante, para que el superior revoque o r eforme la decisión” (C.G.P., art. 320) y que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” (ibidem, art. 328).

3. Entonces, ante la ausencia de irregular idades que impidan proferir

sobre los argumentos expuestos por el apelante” (ibidem, art. 328).

3. Entonces, ante la ausencia de irregular idades que impidan proferir decisión de fondo, la Sala anuncia que confirmará el fallo apelado, por ser ostensible la infracción marcaria en la que incurri ó Luisa Fernanda González Vásquez (apelante única), cuya ocurrencia originó menoscabos económicos a TECFIN S.A.

3.1 A estas alturas no resiste mayor controversia que la señora González Vásquez utilizó el signo P IETRA para comercializar productos de vestido, calzado y sombrerería, entre otros, en el mercado colombiano , pues ese hecho se admitió como cierto al contestar la demanda (fls . 134 y 1 35 C .1); lo corroboran las evidencias fotográficas que se incorporaron a la foliatura de los establecimientos de comercio de la demandada y sus productos (fls. 3, 4, 5, 322, 323, 324 y 629 C.1 ) y a lo cual se suma que la opositora admitió, en la declar ación de parte que rindió el 19 de abril de 2013, que para esa época tenía abiertos al público locales comerciales en donde utilizó el signo PIETRA.

Todas las reseñadas probanzas -y otras que se aludirán al despachar los reparos contra la condena en perj uiciosreflejan que, para la época en que se radicó el libelo incoativo (año 2011), e incluso después, la señora González Vásquez efectuó los actos de infracción marcaria de los literales a, d, e y f del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Ellos son:

actos de infracción marcaria de los literales a, d, e y f del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Ellos son:

a) aplicar o colocar marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca;OFYP PV 2011 00616 01 8 d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca no toriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza d istintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Añádase a lo anterior que la prohibición de las reseñadas conductas infractoras y la consecuente indemnización de perjuicios , puede solicitar se vía acción judicial, como lo autoriza el artículo 241 de la Decisión Andina 486 del 2000.

Para dar respuesta a lo que sobre el particular planteó la apelante, ha de verse que en el expediente no obra prueba de que se haya efectuado la cancelación de la marca PETRA de titularidad de TECFIN S.A.

Para dar respuesta a lo que sobre el particular planteó la apelante, ha de verse que en el expediente no obra prueba de que se haya efectuado la cancelación de la marca PETRA de titularidad de TECFIN S.A.

Además, ello es medular, l a Resolución No. 03943 de 26 de feb rero de 2004 en virtud de la cual se registró a PETRA como marca mixta (fl. 7 C.1) le concedió una vigencia a ese derecho de propiedad industrial hasta el año 2014.

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara la can celación del referido signo distintivo, ello en nada ayudaría a la apelante, pues en el criterio del Tribunal lo relevante era demostrar que los actos de infracción se perpetraron durante la vigencia del registro marcario, situación que, como viene de verse, se acreditó a cabalidad.

3.2 En pu nto al c otejo marcario que la inconforme echa de menos , el Tribunal reitera que la señora González Vásquez no puso en tela de juicio las consideraciones de la sentencia apelada en los que se recalcó que el juez a quo comparte en su integridad los fundament os de la Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011, por cuyo conducto, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de PIETRA como marca mixta.

Es pe rtinente memorar los motivos que encontró la autoridad nacional competente en temas marcarios, para atribuirle al signo PIETRA un riesgo de confusión con la marca PETRA de titularidad de la demandante.

Se impone , entonces, la transcripción parcial del anunciado acto

competente en temas marcarios, para atribuirle al signo PIETRA un riesgo de confusión con la marca PETRA de titularidad de la demandante.

Se impone , entonces, la transcripción parcial del anunciado acto administrativo, el cual corresponde a una comparación marcaria seria y fundada.OFYP PV 2011 00616 01 9

En la Resolución No. 47596 de 2011 (fls. 8 a 10 C.1 ) la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Directora de Signos Distintivos, sostuvo:

“2. Caso concreto . En e l caso sub-examine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca base de la oposición: 2.1. Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes:

Siendo así las cosas, se procederá a realizar un análisis tendien te a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior. En este orden de ideas, se encuentra esta Oficina frente a la comparación entre marcas mixtas.

En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Jus ticia de la CAN ha establecido lo siguiente: Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico - de cada marca, resulta p redominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición

elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden s er definitivos

Teniendo en cuenta los argumentos planteados por l as partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad Industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentr a que existen fuertes semejanzas entr e ellos. Esto obedece a que las expresiones PIETRA y PETRA coinciden en la mayor parte de su secuencia gramatical (P -E-T-R-A), lo que lleva a que las marcas en estudio presenten gran similitud en el aspecto fonético y visual.

Tal semejanza, no se desvirtúa, con la inclusión de elemen tos grá ficos en el signo solicitado, pues, al ser estos elementos accesorios su presencia, no le imprime la suficiente distintividad a los signos para efectos de ser diferenciados e individualizados.

Así las cosas, partiendo de que en la comparación de marcas deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias, podemos afirmar que, de coexistir en el mercado, para distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionado s competitivamente, inducirían al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios que buscan distinguir.

Por tanto, esta Oficina considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competit iva

que buscan distinguir.

Por tanto, esta Oficina considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competit iva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión.

2.2. Relación de productos o servicios la conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión.OFYP PV 2011 00616 01 10

Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor , b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos.

El si gno sol icitado a registro pretende distinguir: <vestidos, calzado, sombrerería >, productos pertenecientes a la clase 25ª internacional. De otra parte, la marca registrada identifica: <vestidos, calzados y sombrerería>, productos inclu idos en el mismo nomen clador 25° de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver

<vestidos, calzados y sombrerería>, productos inclu idos en el mismo nomen clador 25° de la Clasificación Internacional de Niza.

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

En conclusión, esta Direcci ón cons idera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

En el referido acto administrativo , que goza de presunción de legalidad (art. 88, Ley 1437 de 2011), la Superintendencia de industria y Comercio cotejó con suficiencia los signos en contienda, y concluyó la presencia d el peligro de confusión que también el juez a quo encontró probada.

3.2.1 A f in de absolver íntegramente los argumentos esbozados por la apelante se destaca que la norma andi na no exige para la configuración de los actos de infracción, la efectiva ocurrencia de una confusión entre los productos de la demandante y la demandada, sino solo que “pudiese causar confusión” , lo cual reafirma el TJCA 5 en la interpretación prejudicial 296 -IP-2019 que tuvo lugar en este litigio.

En ese entendido, al confrontar los vocablos PETRA y PIETRA se tiene:

reafirm