TSDJ BOG SC - 11001 3199 001 2013 38367 02-(10-06-2015)

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Bogotá D. C., diez de junio de dos mil quince (Aprobado en sala de la misma fecha) 11001 3199 001 2013 38367 02 Se decide la apelación que interpuso la parte demandante contra la sentencia que el 18 de diciembre de 2014 profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso verbal (de competencia desleal) promovido por Industria de Restaurantes Casuales Ltda. y El Corral Investments Inc. contra Santa Teresa S.A.S.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA REFORMADA. Mediante escrito del 11 de septiembre de 2013, pidieron las libelistas que se declare que su contraparte “ha cometido los actos de competencia desleal de que tratan los artículos 7, 8, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y los vinculados a la propiedad industrial contemplados en los artículos 258 y 259 (lit. a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina” y que, en consecuencia, se le condene a pagar los perjuicios sufridos , correspondientes a “los beneficios obtenidos por la demandada como resultado de los actos de infracción” y “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual y/o sus regalías”.OFYPVZ 2013 38367 02 2

resultado de los actos de infracción” y “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual y/o sus regalías”.OFYPVZ 2013 38367 02 2 Se dijo en la demanda que Corral Investments “participa en el mercado colombiano de productos alimenticios y es titular de la marca Hamburguesas El Corral” y que “es licenciante de la marca El Corral a favor de la sociedad Industria de Restaurantes Casuales Ltda. para el territorio de Colombia, quien a través de sus sociedades controladas Schadel Ltda. y New Brands S.A. y bajo las marcas registradas ‘Schapeli’, ‘Von Glacet’ y ‘Nice’ pone en el mercado todo tipo de productos y derivados de lácteos (quesos, yogur y kumis)”. Añadieron las demandantes que, tras un intento fallido de obtener el registro de la marca “Lácteos El Corral”, la opositora, finalmente, consiguió que en enero de 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio le concediera la titularidad de la marca “Lácteos El Corral de Santa Teresa”, pese a lo cual “ha pretendido darse a conocer en el mercado únicamente como Lácteos El Corral por diferentes medios de comunicación y ha puesto en el mercado sus productos bajo esa misma denominación”; que “el 7 de febrero de 2013 Santa Teresa S.A. solicitó el registro de una serie de marcas a través de las cuales pretende

comunicación y ha puesto en el mercado sus productos bajo esa misma denominación”; que “el 7 de febrero de 2013 Santa Teresa S.A. solicitó el registro de una serie de marcas a través de las cuales pretende consolidar los actos desleales mencionados, pues en ellas se da especial preponderancia y predominancia a la expresión ‘El Corral’”, buscando, a través de una acción engañosa, confundir a la Superintendencia a efectos de obtener una decisión que le permita aprovechar la reputación condensada de las marcas de la demandante”. También aseveraron que “mediante Resoluciones 31604 (del 28 de mayo de 2013) y 26.40, 26349, 26352 y 26355 (del 30 de abril de 2013) la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó la renuncia total del derecho de exclusividad que la demandada tenía respecto de la marca Lácteos El Corral de Santa Teresa’ y el desistimiento de las solicitudes de 4 nuevos registros para esa marca”, por lo que “vulnera directamente los derechos de la parte actora la utilización no autorizada que de la marca El Corral actualmente hace Santa Teresa S.A.S.”.OFYPVZ 2013 38367 02 3 Manifestaron, finalmente, que en febrero de 2013 ellas auspiciaron la práctica de un estudio de mercado, cuyos resultados permiten colegir “que las acciones desplegadas por la demandada afectan al consumidor confundiéndolo sobre el origen empresarial de los

auspiciaron la práctica de un estudio de mercado, cuyos resultados permiten colegir “que las acciones desplegadas por la demandada afectan al consumidor confundiéndolo sobre el origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos con las expresiones ‘El Corral’ o cualquiera similar o cercana (…), pues al ver las presentaciones comerciales y al ser objeto de la compleja estrategia desplegada por la demandada, el consumidor creerá que el Corral Investments ha creado una nueva línea de negocios y productos complementaria de la que actualmente fabrica”.

2. LA OPOSICIÓN. Santa Teresa S.A.S. excepcionó “indebida representación de la demandante”; “falta de legitimación en la causa por activa; “inexistencia de los hechos imputados”; “ausencia del derecho a reclamar”; “inexistencia de la condición de concurrentes de las partes” e “indebida invocación del estatuto legal”.

3. LA SENTENCIA RECURRIDA. El juez a quo negó las pretensiones. Sostuvo que “aquí no pudieron configurarse los actos de confusión y explotación de reputación ajena, dado que las prestaciones que cada una de las partes ofrece: tienen una naturaleza absolutamente diferente; es comercializado por canales absolutamente distintos; tienden a satisfacer necesidades diferentes y están orientadas a un público objetivo distinto”; que “los elementos formales de identificación que usan las partes para cada una de sus prestaciones tienen aspectos diferenciados que permite a los consumidores identificar las diferencias

tienden a satisfacer necesidades diferentes y están orientadas a un público objetivo distinto”; que “los elementos formales de identificación que usan las partes para cada una de sus prestaciones tienen aspectos diferenciados que permite a los consumidores identificar las diferencias e impiden la generación de esa idea de vinculación” y que “los únicos dos elementos de juicio que podrían llevar a la conclusión de que los productos de las demandadas se comercializan só lo bajo la denominación de ‘Lácteos El Corral’ (la dirección de la página web de la demandada y el video en que el gerente se refería a su sociedad de esa manera) son aspectos absolutamente aislados dentro de lo que verdaderamente es relevante, que es la presentación del producto, tanto en la página web, como en los empaques, en donde siempre se identifican como ‘Lácteos El Corral de Santa Teresa’”.OFYPVZ 2013 38367 02 4 Añadió que “el hecho que en un proceso de acción de infracción marcaria la SIC hubiera concluido que la utilización del signo ‘Lácteos El Corral de Santa Teresa’ podría configurar un riesgo de confusión no involucra contradicción con lo que aquí se decide, pues el objeto de análisis de ese proceso y de este fueron diferentes (…), ni tampoco es contradictorio que al inicio del proceso se hubieran decretado medidas cautelares a favor de las demandantes, pues ellas se adoptaron solamente a partir de las pruebas que allegó la parte actora, sin que se

contradictorio que al inicio del proceso se hubieran decretado medidas cautelares a favor de las demandantes, pues ellas se adoptaron solamente a partir de las pruebas que allegó la parte actora, sin que se hubiera dado la posibilidad a la parte opositora de controvertirlas”.

Por último, señaló que, “aunque se hubieran demostrado los fundamentos fácticos de las pretensiones, no se podrían tener por configurados los actos de engaño y confusión, pues esos fundamentos no estaban relacionados con los aspectos materiales que constituyen las prestaciones de las partes en sí mismas consideradas, sino que están relacionadas con elementos formales de identificación”; que “la configuración de la violación a la prohibición general, la desviación de clientela y los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial suponen un comportamiento contrario a los parámetros de conductas y usos honestos y aquí la demandada se limitó a identificar un producto lácteo de una forma que de ninguna manera podría ser vinculada con los establecimientos de Hamburguesas El Corral”.

4. LA APELACIÓN. La inconforme retomó sus argumentaciones primigenias.

CONSIDERACIONES

1. Ante la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de la actuación, anuncia la Sala que revocará el fallo apelado y, en su lugar, declarará que la opositora incurrió en algunas de las conductas desleales que le atribuyó su contraparte. Sin embargo, tal

en su lugar, declarará que la opositora incurrió en algunas de las conductas desleales que le atribuyó su contraparte. Sin embargo, tal declaración no conllevará ningún reconocimiento económico en favor deOFYPVZ 2013 38367 02 5 las hoy apelantes, en tanto que, por las razones que a espacio se expondrán en ulteriores consideraciones, ninguna de las dos condenas (netamente resarcitorias) que ellas reclamaron, resultaban procedentes en este asunto.

2. Uno de los cargos que aquí se formularon contra Santa Teresa S.A.S., consistió en que, según las demandantes, al haber incluido la expresión “El Corral” en la marca con que aquella ofrecía sus productos en el mercado (“Lácteos El Corral de Santa Teresa”), la demandada incurrió en los actos de competencia desleal “vinculados a la propiedad industrial contemplados en los artículos 258 y 259 (lit. a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina”, preceptos que en su orden disponen que “se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y que “ constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

otros, cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. En ese escenario, estima la Sala que no anduvo afortunado el juez de primera instancia, en cuanto descartó, de tajo, que en este litigio pudiera tener incidencia el proceso de infracción marcaria que El Corral Investments Inc. promovió contra de Santa Teresa, con fundamento en idéntico sustrato fáctico al que se relató en el libelo incoativo de esta actuación, pues aunque por regla de principio, tal clase de tramitaciones (de infracción marcaria y de competencia desleal) difieren en cuanto a su objeto, causa y presupuestos, en este particular asunto (en el que, vuelve y se insiste, uno de los cargos de competencia desleal endilgados a la demandada fue haber transgredido la propiedad industrial de las demandantes ), esas diferencias que normalmente demarcan los contornos de una y otra acción, se desvanecieron, al punto que, por fuerza del principio de cosa juzgada, las decisiones que fueron adoptadas en aquella tramitación marcaria demarcan el caminoOFYPVZ 2013 38367 02 6 que inexorablemente ha de seguir este litigio. No en vano los artículos de la Decisión 486 de 2000 que las demandantes denunciaron como vulnerados por su contraparte, se encuentren en el Título XVI del

la Decisión 486 de 2000 que las demandantes denunciaron como vulnerados por su contraparte, se encuentren en el Título XVI del Capítulo IV, denominado, precisamente, “De La Competencia Desleal Vinculada A La Propiedad Industrial”. Véase que, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2014, la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en ejercicio de la facultad de administrar justicia conferida por los artículos 116 de la Constitución Política y 24 del C. G. del P.) y tras considerar que “la Sociedad Santa Teresa S.A.S. utilizó la expresión ‘El Corral’ para identificar sus productos lácteos” (min. 6:58, CD, fl. 6, c. 36); que “el riesgo de asociación corresponde a la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto o el origen o antecedente del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (14:44, ib.) y que “el hecho que la accionada utilice la expresión ‘Lácteos El Corral de Santa Teresa’ para identificar sus productos, representa un riesgo de asociación con las marcas

nominativas y mixtas de la demandante, es decir que dicha semejanza es apta para que un consumidor promedio de estos productos lácteos, asocie la procedencia del signo utilizado por la pasiva con el origen o la marca empresarial de la actora”, declaró, en la parte resolutiva del fallo, que “la sociedad Santa Teresa S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que la sociedad Corral Investments tiene sobre las marcas ‘El Corral’” (21:33, ib.). Así las cosas, visto que la sentencia en comento ( que cobró ejecutoria por no haber sido impugnada por ninguna de las partes, 23:03, ib.), la Superintendencia de Industria y Comercio (también juez a quo de esta actuación) declaró responsable a Santa Teresa S.A.S., de haber empleado signos distintivos capaces de crear un riesgo de asociación con las marcas nominativas y mixtas del Corral Investments, mayores lucubraciones no son requeridas para colegir que, por contera,OFYPVZ 2013 38367 02 7 aquí también se imponía declarar que dicha litigante incurrió, por lo menos, en el acto de competencia desleal que consagra el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 que consiste, vuelve y se destaca, en “ cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

3. No obstante, como se advirtió desde el inicio de las

“ cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.

3. No obstante, como se advirtió desde el inicio de las presentes consideraciones, lo dicho en precedencia no implica que acá hubiera lugar a disponer las condenas que, a titulo de perjuicios, reclamaron las demandantes, correspondientes a: (i) “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual y/o sus regalías” y (ii) “los beneficios netos obtenidos por la demandada como resultado de los actos de infracción” (ver pretensión 9ª, fls. 15 y 16, c. 5). 3.1 En cuanto a lo primero, cumple advertir que en el proceso de infracción marcaria a que ya se hizo referencia, la Superintendencia reconoció al Corral Investments Inc. la suma de $100000.000, “como monto de indemnización de perjuicios correspondiente al valor que hubiere tenido que pagar el infractor para la utilización de la marca en el territorio colombiano ” (mins. 19:25 a 21:18, ib.), lo que impide que ese específico “perjuicio” sea reconocido nuevamente en este proceso, en tanto que, según lo ha precisado la jurisprudencia, “de conformidad con los principios que informan la responsabilidad civil y los desarrollos legislativos que en nuestro ordenamiento se han presentado al respecto, la indemnización de perjuicios debe atender el

conformidad con los principios que informan la responsabilidad civil y los desarrollos legislativos que en nuestro ordenamiento se han presentado al respecto, la indemnización de perjuicios debe atender el criterio de reparación integral, del que se desprende, como una de sus derivaciones, que, de manera general, la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para quien ha sufrido un daño” (CSJ., sent. de agosto 26 de 2011, exp. 00007). Tampoco cabe efectuar reconocimiento por este concepto a favor de la sociedad IRCC (quien, pese a ostentar la calidad de litisconsorteOFYPVZ 2013 38367 02 8 por activa en este litigio, no fungió como demandante en esa tramitación marcaria), pues según se dijo insistentemente en el libelo incoativo de este proceso (ver hechos 1.6 y 1.10, fl. 6, c. 5) y como también lo reconocieron las demandantes en sus respectivas declaraciones de parte (mins. 16:20 y 25:30, CD fl. 47, c. 6), la única “licenciante” de la marca ‘El Corral’ es El Corral Investments Inc., al paso que IRCC es apenas una “licenciataria inscrita”, encargada de “operar los restaurantes en el territorio colombiano”, por manera que esta última litigante ningún “perjuicio” pudo haber sufrido con motivo de la “licencia o las regalías” que la opositora hubiera dejado de pagar. 3.2 Ya en lo que atañe al segundo de los “daños” cuyo

“perjuicio” pudo haber sufrido con motivo de la “licencia o las regalías” que la opositora hubiera dejado de pagar. 3.2 Ya en lo que atañe al segundo de los “daños” cuyo resarcimiento reclamaron las demandantes, ha de verse que dichas litigantes no demostraron (según a ellas les incumbía, art. 177, C. de P. C.) que su contraparte recibió “beneficios netos como resultado de los actos de infracción”. De hecho, el perito Fernando Galeano Becerra (contador público), auscultado sobre “el valor de las utilidades netas obtenidas por las ventas de productos distinguidos con la denominación Lácteos El Corral” (pregunta que formuló la parte demandante, fl. 29, c. 5) y con base en “la contabilidad y documentos registrados desde el 2011 hasta el 2014 por la demandada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga” (fl. 180, c. 14), indicó que, durante dichos periodos (2011 a 2014), Santa Teresa S.A.S no obtuvo “utilidades netas” y, por el contrario, presentó pérdidas operacionales de entre $59000.000 y $1.344.547.802 anuales (fls. 205, 207, 209, 211, 213 y 220, c. 14). En todo caso, bueno es advertir que así se hubiera demostrado que la demandada recibió utilidades netas durante el periodo en que ofreció sus productos bajo la marca Lácteos El Corral de Santa Teresa, en la foliatura brillan por su ausencia elementos de juicio que

que la demandada recibió utilidades netas durante el periodo en que ofreció sus productos bajo la marca Lácteos El Corral de Santa Teresa, en la foliatura brillan por su ausencia elementos de juicio que permitieran identificar qué porcentaje de esas ganancias seríanOFYPVZ 2013 38367 02 9 atribuibles al uso de la expresión “El Corral”. Lo único que a estos respectos se observa, es la declaración que aquí ofreció el prenombrado perito Galeano Becerra, quien, sin ofrecer mayor ilustración sobre las razones de su afirmación, sostuvo que “puede que el cambio en la marca de la demandada hubiera podido contribuir para el incremento de los ingresos que ocurrió en el 2013” (min. 39, CD, fl. 47, c. 6), aseveración esta que, además de no estar directamente relacionada con el área de experticia del perito en cita (quien se anunció como contador público), solo hace alusión al incremento en los “ingresos operacionales” de la demandada, más no a las utilidades netas (fl. 86, c. 35), rubro éste que (amén de haber presentado un resultado negativo, también, en el año 2013) era el único que aquí interesaba para establecer la existencia y cuantía del perjuicio que reclamó la parte actora. Es por lo expuesto, que en este litigio no cabe efectuar ninguno de los reconocimientos patrimoniales por los que abogaron las apelantes.

4. Resta añadir que, en consideración a que las únicas

Es por lo expuesto, que en este litigio no cabe efectuar ninguno de los reconocimientos patrimoniales por los que abogaron las apelantes.

4. Resta añadir que, en consideración a que las únicas pretensiones que aquí formularon las demandantes fueron de naturaleza declarativa y de condena (sin que se hubieran solicitado las medidas preventivas o de prohibición que consagra el artículo 20 de la Ley 259 de 1996), la Sala, en atención a las previsiones de los artículos 304 y 306 del C. de P. C., se abstendrá de acometer el estudio individual de las demás conductas de competencia desleal que se invocaron en la demanda, pues, así se hubieran acreditado esos procederes, la suerte que, según ya se dijo, correrá la alzada, permanecería incólume.

5. Dado que las pretensiones, al igual que los recursos de apelación que formularon las demandantes, prosperaron apenas parcialmente, se impondrá condena en costas de ambas instancias a la parte opositora, pero únicamente en un 60%, según lo permite el artículo 393 del C. de P. C.OFYPVZ 2013 38367 02 10

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que el 18 de diciembre de

2014 profirió la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso verbal de la referencia y, en su lugar, DECLARA que Santa Teresa S.A.S. incurrió en la conducta desleal contemplada en el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000. Se NIEGAN las condenas que reclamaron las demandantes por las razones que se expusieron en las consideraciones precedentes. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada, en un 60% de las que resulten probadas. Las de segunda, liquídense por la Secretaría del Tribunal, incluyendo como agencias en derecho la suma de $7500.000, según lo estima el Magistrado Ponente. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al despacho de origen. Notifíquese Los Magistrados,

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

JORGE HERNÁN VARGAS RINCÓN