TSDJ BOG SC - 11001 3199 001 2013 41749 01-(05-04-2017)

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA Bogotá, cinco de abril de dos mil diecisiete (aprobado en sala de la misma fecha) 11001 3199 001 2013 41749 01 Se decide la apelación que formuló la demandante contra la sentencia que el 26 de agosto de 2015 profirió la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso verbal (acción de protección de propiedad industrial) seguido por OTC Consumer Pharmaceutical S.A.S. contra Intecplast S.A. y Tecnoquímicas S.A.

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA REFORMADA. Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2014, y en su condición de titular del diseño industrial protegido con certificado No. 5837, cuya vigencia va del 2 de marzo de 2005 al 2 de marzo de 2015 (que corresponde a un ‘frasco’ de la clasificación Locarno 9.1 en el que ella comercializa el producto para la pérdida del cabello denominado Pilogán), la actora pidió que se “prohíba” a las demandadas “fabricar o producir el “frasco protegido”, así como “comercializar, distribuir, vender, ofrecer o promocionar el producto farmacéutico Minoxidil MK en frascos que incorporen y

así como “comercializar, distribuir, vender, ofrecer o promocionar el producto farmacéutico Minoxidil MK en frascos que incorporen y representen el diseño industrial protegido o aquellos cuya apariencia sean iguales o tengan diferencias de carácter secundario”. Como consecuencia de la “infracción” denunciada, reclamó también que se condene a su contraparte a indemnizar el “lucro cesante” que (por valor de $50000.000) dijo haber sufrido.OFYPZV 2013 41749 01 2 En síntesis, relató que “Tecnoquímicas es titular del registro sanitario y vende el producto farmacéutico Minoxidil MK, en un frasco (prácticamente) igual al diseño industrial del que es titular OTC, sólo existe una única diferencia, pero es de carácter secundario”; que “el frasco del producto Minoxidil MK es fabricado y producido por Intecplast S.A.”; que “OTC no ha otorgado autorización ni licencia alguna a las demandadas para utilizar el diseño industrial (…) y por lo tanto ellas no tienen autorización para fabricar ni producir el envase, ni tampoco para comercializar, distribuir, vender, ofrecer ni promocionar medicamentos en el mismo”.

2. LAS CONTESTACIONES. 2.1 Intecplast S.A. alegó que ella “viene fabricando los envases desde hace una década, mucho antes de que se protegiera

en el mismo”.

2. LAS CONTESTACIONES. 2.1 Intecplast S.A. alegó que ella “viene fabricando los envases desde hace una década, mucho antes de que se protegiera industrialmente otro diseño”; que aunque las diferencias entre los envases que ella fabrica y el diseño protegido son evidentes, “en el año 2012, cuando se presentó la inconformidad por parte de la demandante, Tecnoquímicas rediseñó el modelo original y hoy en día (e inclusive mucho antes de la presentación de la demanda) la presentación de Minoxidil tiene un diseño totalmente distinto”; que “esto solo demuestra la buena fe de las demandadas, pero no significa en ningún momento que se haya aceptado que se violara algún derecho de la demandante” y que “los hechos son totalmente ajenos a Intecplast, pues su función como fabricante es cumplir las órdenes impartidas por sus clientes en la fabricación de moldes”. 2.2 Por su parte, Tecnoquímicas S.A. excepcionó “falta de legitimación en la causa por pasiva de Tecnoquímicas”; “las diferencias entre los envases hacen que la protección del de la demandante no confiere derecho de acción frente a las demandadas” y “prescripción o caducidad de la acción”.

Alegó que, desde el 11 de octubre de 2005, Tecnofar TQ S.A. es la sociedad titular del registro sanitario del producto Minoxidil MK y, porOFYPZV 2013 41749 01 3 tanto es ella quien desde ese entonces lo produce y comercializa; que el

sociedad titular del registro sanitario del producto Minoxidil MK y, porOFYPZV 2013 41749 01 3 tanto es ella quien desde ese entonces lo produce y comercializa; que el diseño de los envases en que Tecnoquímicas comercializaba el producto antes del 2005, fueron aprobados por el INVIMA y además “presenta diferencias con el diseño protegido de OTC en el material de la botella, la capacidad del envase, el peso, la apariencia externa, la altura total, el diámetro mayor del envase y de la rosca, el diámetro, el espesor y la altura del anillo, el diámetro del cuello del envase y en el diámetro interno y externo de la boca” y que “ya operó la prescripción de la acción por darse los presupuestos que exige el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000”. Tecnofar TQ S.A.S. coadyuvó las citadas defensas, en los términos del artículo 52 del C. de P. C.

3. EL FALLO APELADO. El juzgador a quo denegó las pretensiones. Sostuvo que “la acción ejercida por OTC está prescrita (…), pues ella tenía conocimiento, por lo menos desde el 10 de octubre de 2011, respecto de la conducta que ha considerado como una infracción”; que “la demandante no demostró que se hubiera infringido el derecho de propiedad industrial que ella ostenta sobre el diseño denominado frasco, pues la única prueba que se aportó sobre la

infracción”; que “la demandante no demostró que se hubiera infringido el derecho de propiedad industrial que ella ostenta sobre el diseño denominado frasco, pues la única prueba que se aportó sobre la reproducción del diseño industrial protegido, fue el testimonio de Jennifer Austher, pero aunque se le creyera todo lo que manifestó la testigo, lo máximo que se podría tener por probado, es que el envase de MK es igual al de Pilogán, pero no hay ninguna prueba que demuestre que el envase de Pilogán materialice el diseño industrial protegido, en tanto que las ‘semejanzas’ a que aludió la declarante (color, dimensiones, tamaño del anillo) no forman parte del diseño industrial protegido” y que “tampoco demostró la existencia de los dos daños cuya indemnización reclamó (…), pues, de un lado, la demandante reconoció expresamente que ella si recuperó los costos de producción del envase (…) y del otro, la demandante no demostró que esa eventual reducción de sus ventas hubiera tenido como causa el envase que estaba utilizando Tecnoquímicas”.OFYPZV 2013 41749 01 4

4. LA APELACIÓN. La recurrente insistió en sus alegaciones primigenias. Enfatizó en que “la demandante invocó un derecho

protegido legalmente y que se encuentra amparado en un acto registral constitutivo del derecho, sobre el cual no existe ninguna limitación”; que “al titular del derecho sobre el diseño industrial le asiste pleno derecho de accionar contra quien sin contar con su autorización, explote, fabrique o haga uso de ese diseño”; “el reparo contra la sentencia se debe a la forma en que se computaron los términos, dado en que allí se señala que la reclamación se dio el 24 de octubre de 2013, lo que no es cierto y obedece a un error inexcusable, porque la reclamación se formuló el 10 de octubre de 2014” y que “la comparación no requiere nada distinto a un cotejo de la apariencia externa; nada señala siquiera que se requiera de un dictamen pericial o de especial conocimiento”.

5. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (aprobado por Ley 457 de 1998), mediante auto del 3 de diciembre de 2015, se suspendió este proceso mientras dicha entidad emitía interpretación prejudicial sobre los artículos 113 a 116, 128 a 131, 241 y 244 de la Decisión 486 de 2000, concepto técnico que se rindió mediante escrito allegado a esta Corporación el 19 de diciembre de 2016 , momento a partir del cual se reanudó esta actuación.

CONSIDERACIONES

se rindió mediante escrito allegado a esta Corporación el 19 de diciembre de 2016 , momento a partir del cual se reanudó esta actuación.

CONSIDERACIONES

1. Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de fondo, el Tribunal confirmará la negativa que el juzgador de primera instancia le imprimió a las pretensiones, en tanto que, así se asumiera que (como lo sostuvo la apelante) aquí no se consumó el término prescriptivo que se declaró en el fallo apelado, lo cierto es que, desde los albores de este litigio, la actora reconoció que, incluso para la época en que se formuló la demanda primigenia, las hoy opositoras ya habían dejado de fabricar y utilizar el envase que, según el libelo incoativo, reproducía las características esenciales del diseño industrial de propiedad de OTC (que fue la conducta sobre cuya base laOFYPZV 2013 41749 01 5 hoy apelante estructuró sus pretensiones declarativas, prohibitivas y de condena).

2. Y es que, como fundamento fáctico de las pretensiones, la hoy recurrente relató (especialmente en los hechos 6º, 7º y 10º de la demanda reformada, fl. 188) que incluso para la época en que se presentó ese memorial (8 de agosto de 2014), las demandadas estaban cometiendo los actos que se denunciaron como infractores del derecho

demanda reformada, fl. 188) que incluso para la época en que se presentó ese memorial (8 de agosto de 2014), las demandadas estaban cometiendo los actos que se denunciaron como infractores del derecho de propiedad industrial protegido, vale recordar, la “fabricación” y “comercialización” de un “frasco que reproduce el diseño industrial protegido bajo el certificado No. 5837 del que es titular OTC” y fue, precisamente, en ese escenario que, como pretensión principal, la actora reclamó que se ‘ prohibiera’ a su contraparte seguir ‘fabricando, y comercializando’ “el diseño industrial protegido, o cualquiera cuya apariencia sea igual o cuyas únicas diferencias sean de carácter secundario” (fl. 187). Entonces, dados los precisos términos en que la demandante formuló su memorial incoativo, ha de convenirse en que el éxito de las pretensiones principales –y, por ende, de las consecuenciales de condena- (las cuales, como se vio, no involucran cosa distinta a la solicitud de “ cese de los actos que constituyen la infracción ”, con la respectiva indemnización de perjuicios, contempladas en los literales a y

b del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000), requerían, como mínimo, que la parte actora hubiera demostrado, con la contundencia que aquí se requería, que incluso para la época en que tuvo inicio el litigio , las opositoras estaban cometiendo la conducta que se denunció como infractora de los derechos de propiedad intelectual de OTC. No se olvide que, de conformidad con el artículo 305 del C. de P.

C. (orientación que recogió el artículo 281 del C. G. del P.), el juez se encuentra limitado en sus competencias en razón del principio de congruencia, por cuya virtud, “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda” y, por lo mismo, “no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o porOFYPZV 2013 41749 01 6 objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.

Es precisamente por ello que la doctrina ha destacado que la demanda “es el acto básico del proceso, no sólo porque lo incoa materialmente, sino porque constituye su fundamento jurídico”, y además, porque “ la demanda circunscribe las cuestiones de una litis que entran en el proceso, o sea que delimita la pretensión y fija sus alcances”1 . Con esa misma orientación, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de casación civil del 24 de septiembre de 2004 (exp. 7491)

alcances”1 . Con esa misma orientación, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de casación civil del 24 de septiembre de 2004 (exp. 7491) precisó que “el juez no puede invadir los dominios del demandante para poner en ella lo que éste no planteó, pues con tal proceder el Juez desplaza a la parte en su actividad, irrumpe ilegítimamente en la esfera de la autonomía privada y menoscaba el principio dispositivo que ilustra el sistema procesal civil”2 .

3. Precisado lo anterior, destaca la Sala que al contestar la demanda primigenia, Intecplast alegó que “cuando en el año 2012 se presentó la inconformidad por parte de la aquí demandante, lo que se hizo por parte de Technoquímica S.A., previendo que estas instancias no tuvieran lugar, fue rediseñar el modelo original y, hoy en día (e inclusive desde mucho antes de la radicación de la demanda), la presentación de Minoxidil tiene un diseño totalmente distinto, con otras características técnicas” (fl. 89), aseveración que respaldó, entre otras cosas, con la fotografía de ese nuevo envase, y con la factura de compra del 27 de julio de 2012, que refleja el pago que efectuó Tecnoquímicas por el molde de ese nuevo diseño (fls. 85 y 86, C. 1).

Al replicar ese escrito de excepciones, la hoy apelante no sólo se abstuvo de refutar el citado aserto, sino que por el contrario lo refrendó,

molde de ese nuevo diseño (fls. 85 y 86, C. 1). Al replicar ese escrito de excepciones, la hoy apelante no sólo se abstuvo de refutar el citado aserto, sino que por el contrario lo refrendó, al destacar que “una vez (las demandadas) tuvieron noticias de los afectados (es decir, OTC y Biogén S.A.), inmediatamente cambiaron el envase para ‘salir de ese lío’” (fl. 144), afirmación que, una vez fue

1 CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Parte General, Hernando Morales Molina, 8ª edición, Ed. ABC, pág. 309. 2 CSJ., sentencia de 24 de septiembre de 2004, exp. 7491.OFYPZV 2013 41749 01 7 admitida la reforma de la demanda, la actora reforzó nuevamente al aportar la reproducción fotográfica visible a folio 118 del cuaderno 3, en la que claramente OTC diferenció el diseño industrial protegido; el envase sobre cuya utilización se estructuraron las pretensiones (que allí se denominó “ejemplar cuestionado”), y el nuevo recipiente (de características notoriamente diferentes) en el que Tecnoquímicas empezó a comercializar su producto Minoxidil MK desde finales del año 2012. También es importante destacar que al reformar su demanda -y al subsanar las deficiencias que el juez de primera instancia observó en ese memorial modificatorio (escritos que se radicaron con posterioridad

2012. También es importante destacar que al reformar su demanda -y al subsanar las deficiencias que el juez de primera instancia observó en ese memorial modificatorio (escritos que se radicaron con posterioridad a la fecha en que Intecplast alegó que ya había cesado la fabricación y utilización del envase que se reprochaba en la demanda primigenia ), la actora no planteó que con ese nuevo envase también se estuviera transgrediendo el derecho de propiedad industrial de OTC. De hecho, en esos memoriales (en los que se reprodujeron las principales pretensiones y fundamentos fácticos de la demanda inicial) no se hizo ninguna mención (siquiera tangencial) al segundo recipiente de las demandadas y por el contrario, el reproche se enfocó, en forma exclusiva, en la producción y comercialización del frasco que las demandadas ya habían dejado de utilizar (fls. 186 a 194 y 206 a 207). Así las cosas, mayores lucubraciones no se requieren para colegir que la demanda, en los términos en que fue propuesta, no podía salir avante, en tanto que la “infracción” ( actual) sobre la cual se estructuraron las pretensiones (que, se insiste, no se orientaron a prevenir, sino a terminar la fabricación y comercialización del envase que la actora consideró idéntico al suyo, tomando por tal el envase primigenio), ya había cesado para el momento en que tuvo su inicio esta actuación, según lo admitió la misma recurrente, contingencia que, por

que la actora consideró idéntico al suyo, tomando por tal el envase primigenio), ya había cesado para el momento en que tuvo su inicio esta actuación, según lo admitió la misma recurrente, contingencia que, por contera, impedía el éxito de los pedimentos consecuenciales, con los que la demandante reclamó de su contraparte un reconocimiento público de la infracción y una indemnización de perjuicios.OFYPZV 2013 41749 01 8

4. No prospera, por ende, la alzada en estudio.

DECISIÓN Por lo expuesto, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que el 26 de agosto de 2015 profirió la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso verbal (acción de protección de propiedad industrial) seguido por OTC Consumer Pharmaceutical S.A.S. contra Intecplast S.A. y Tecnoquímicas S.A. C ostas de segunda instancia, a cargo de la apelante. Liquídense por el despacho de primera instancia, incluyendo como agencias en derecho la suma de $4000.000, según lo estima el Magistrado Ponente. Devuélvase la actuación a la oficina de origen. Notifíquese Los Magistrados,

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA