TSDJ BOG SC - 11001 3199 001 2014 32558 01-(27-02-2015)

PROCESO VERBAL N° 11001 3199 001 2014 432558 01

DEMANDANTE: TBL LICENSING LLC.

DEMANDADOS: AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S.A.S.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015). Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación impetrado por la demandada AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S.A.S. contra los autos Nos. 30354 y 32434 proferidos por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO el veinticinco (25) de junio y el diez (10) de julio de dos mil catorce (2014) respectivamente, por medio de los cuales se resolvió sobre la solicitud de medida cautelar y se ordenó hacer efectiva la misma (fls. 225 a 227 y 230). ANTECEDENTES 1 . Mediante el primero de los proveídos atacados la mencionada Superintendencia dispuso acogió la medida cautelar deprecada por la demandante TBL LICENSING LLC y en consecuencia le ordenó a la AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S.A.S. que se abstuviera de emplear la marca “TIMBERLAND” para efectos de identificar en el mercado productos que correspondan a calzado o a cualquiera de los contenidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, prohibición que fue extendida a la utilización de esa marca en “elementos de publicidad, de comercialización e, incluso, en los productos mismos”; además, le mandó retirar de los circuitos comerciales los elementos publicitarios o comerciales, así como los productos en los que se empleara la aludida marca y le impuso

marca en “elementos de publicidad, de comercialización e, incluso, en los productos mismos”; además, le mandó retirar de los circuitos comerciales los elementos publicitarios o comerciales, así como los productos en los que se empleara la aludida marca y le impuso cesar la utilización del nombre de dominio www.timberland.co, o de cualquier otro quePROCESO N° 11001 3199 001 2014 32558 01 2 incluya la expresión “TIMBERLAND”, para alojar cualquier tipo de contenido o para redireccionar dicho nombre de dominio a cualquier página web”. El juzgador argumentó la procedencia de las cautelas, en síntesis, en que la entidad demandante acreditó los presupuestos señalados en la Decisión Andina 486 del 2000, además, en la observancia de que la entidad demandada emplea la marca “TIMBERLAND” para identificar calzado que comercializa mediante la página web www.timberland.co, producto que es uno de los comprendidos dentro de la clase en la que está registrado el referido signo distintivo (fls. 225 a 227 C. 1). Como consecuencia de lo anterior y una vez constituida la caución que prevé la ley, mediante auto No. 32434 de diez (10) de julio del año anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso que se hicieran efectivas las medidas cautelares ordenadas (fl.230).

2. Contra las anteriores decisiones la parte demandada, a través de apoderado, formuló recurso de reposición y subsidiario de apelación, con báculo en que es titular del nombre y enseña comercial TIMBERLAND tanto así que fue la primera en identificar su establecimiento de comercio en Colombia con dicho signo, uso que ha sido personal, público e ininterrumpido en el tiempo y, anterior a la existencia de la sociedad demandante y al

nombre y enseña comercial TIMBERLAND tanto así que fue la primera en identificar su establecimiento de comercio en Colombia con dicho signo, uso que ha sido personal, público e ininterrumpido en el tiempo y, anterior a la existencia de la sociedad demandante y al reconocimiento que se le hiciera de la marca referida, por lo que a su juicio es inexistente la supuesta infracción de un bien de propiedad industrial, allende que no existe prueba idónea que la acredite. También precisó, que el nombre de “dominio www.timberland.co de titularidad de la sociedad AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S.A.S. reproduce el nombre y la enseña comercial de los cuales es titular la sociedad demandada, sobre los cuales posee un legítimo derecho de usar”, (fls. 240 a 253 Ib.).

3. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante auto No. 42545 de veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014) mantuvo incólume la decisión recurrida, rechazó el recurso de reposición formulado respecto del auto No.32434 y concedióPROCESO N° 11001 3199 001 2014 32558 01 3 el recurso de apelación impetrado, el cual fue sustentado en esta instancia con reiteración de los argumentos aducidos en el recurso de reposición (fls. 6 a 13).

Surtido el traslado que prevé la ley, la sociedad demandante TBL Licensing LLC a través de apoderado, señaló que los argumentos aducidos por la demandada son falaces habida cuenta que el registro de una entidad comercial ante la Cámara de Comercio de Bogotá sólo genera una presunción de uso de un nombre comercial, mientras que únicamente el uso efectivo, público y continuo del nombre comercial da lugar a un derecho

habida cuenta que el registro de una entidad comercial ante la Cámara de Comercio de Bogotá sólo genera una presunción de uso de un nombre comercial, mientras que únicamente el uso efectivo, público y continuo del nombre comercial da lugar a un derecho de exclusividad de propiedad industrial, al respecto precisó que “de la copia del certificado de Establecimientos Comerciales expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 21 de enero de 2003 que reposa en el expediente, se evidencia que Agencia Cauchosol del Centro inscribió bajo la matrícula 00209186 del 9 de Abril de 1984 el establecimiento denominado “Distribuidora Stanton del Centro”. Posteriormente, mediante documento privado del 28 de abril de 2000, se solicitó el cambio de nombre de “Distribuidora Stanton del Centro” por el de “ Timberland””, lo cual indica que éste último nombre no ha sido usado por la demandada por más de 20 años como lo afirmó, menos aún cuando sólo cambió el letrero del local que le servía de enseña hasta el año 200. Aunado a lo anterior precisó, que las pruebas aportadas demuestran que se cumplen los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 para demostrar la comisión de la infracción y que el hecho de que exista una certificación juramentada de una abogada no excluye la validez de la prueba, esto de conformidad con lo contemplado en el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil (fls.14 a 17).

CONSIDERACIONES

De entrada se advierte que en atención al artículo 357 del C. de P.C., la competencia

de este Despacho se limitará al abordaje de la medida cautelar decretada, sin que sea dable en esta etapa del proceso referirse a si existe o no un uso indebido por parte de la demandada de la marca TIMBERLAND, pues este aspecto deben ser examinado en la respectiva sentencia.PROCESO N° 11001 3199 001 2014 32558 01 4 Sabido es, que la Decisión Andina No 486 de 2000, determina que el titular de un derecho de propiedad industrial puede incoar acción judicial contra cualquier persona que lo infrinja; además, de manera provisional y mientras dura el proceso puede solicitar una o más de las medidas cautelares que se establecen en el artículo 241 de dicho estatuto , para lo cual, de conformidad con la norma 247 ibídem deberá acreditar la legitimación para actuar, la existencia del reconocimiento infringido y presentar pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, en la que el juez, previo a ordenar cautela, requerirá al peticionario constituir caución o garantía suficiente para resarcir los eventuales perjuicios que se llegaren a ocasionar tras la práctica de los instrumentos cautelares peticionados. Desde esta perspectiva, en el caso bajo estudio se advierte que la demandante acreditó los presupuestos necesarios para la procedencia de la solicitud, dado que mediante la certificación del registro de la marca TIMBERLAND (nominativa) clasificación 25, versión 7, con vigencia hasta el 27 de julio del año 2022 (fl.88), demostró la legitimación y la

existencia del derecho protegido; además, acreditó que la demandada utiliza la mencionada marca para hacer publicidad y comercializar calzado que ofrece mediante la página web www.timberland.co, hecho éste que no ha sido negado por la parte pasiva; nótese además, que la sociedad apelante no acreditó tener un mejor derecho respecto de la marca “TIMBERLAND”, pues la certificación visible a folio 238 corresponde al registro del nombre comercial “TIMBERLAND” que solicitó el veinticinco de mayo de dos mil (2000), el cual además es posterior al de plurimencionada marca cuya solicitud fue realizada el veintiséis (26) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), razones que son suficientes para refrendar el decreto de los instrumentos cautelares. Así las cosas, se confirmará la decisión recurrida y se impondrá la respectiva condena en costas de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador,PROCESO N° 11001 3199 001 2014 32558 01 5 RESUELVE Primero. Confirmar el proveído de fecha y origen preanotados por las razones expuestas. Segundo. CONDENAR en costas a la sociedad, Agencia Cauchosol del Centro S.A.S. Para efecto de su liquidación el Magistrado sustanciador con estribo en los dispuesto en el artículo 392 del C. de P.C. y los Acuerdos Nos. 1887 y 2222 de 2003 emanados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fija como agencias en derecho la suma de cuatrocientos mil ($400.000,oo) pesos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Tercero. Remitir el expediente al despacho de primera instancia.

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, fija como agencias en derecho la suma de cuatrocientos mil ($400.000,oo) pesos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Tercero. Remitir el expediente al despacho de primera instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO MAGISTRADO PROCESO N° 11001 3199 001 2014 32558 01

CONFIRMA