TSDJ BOG SC - 11001 3199 001 2015 69459 02-(25-01-2019)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

REF: PROCESO VERBAL APELACION SENTENCIA RADICADO No. 11001 3199 001 2015 69459 02

DEMANDANTE: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A

DEMANDADO: SESDERMA COLOMBIA S.A.

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019)

I. ASUNTO A RESOLVER

El RECURSO DE APELACION interpuesto por el apoderado de la parte demandante en el proceso verbal de la referencia, contra la sentencia adiada 10 de enero de 2018, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

II. ACONTECER FACTICO Y PROCESAL

1. Por conducto de apoderado judicial la sociedad Tridex Farmacéutica S.A, convocó a juicio a Sesderma Colombia S.A., para lo cual solicitó como pretensiones principales:APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

ACTOR: tridex farmacéutica

DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A.

2 Se declare que Sesderma Colombia S.A. incurrió “en actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de Tridex Farmacéutica S.A. derivados del registro de la marca CEVIT en las clases 3 y 5 de la clasificación de Niza” se acuerdo con lo previsto en los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Se ordene a la demandada de manera permanente, inmediata y definitiva cesar “las

CEVIT en las clases 3 y 5 de la clasificación de Niza” se acuerdo con lo previsto en los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Se ordene a la demandada de manera permanente, inmediata y definitiva cesar “las conductas que constituyen infracciones sobre derechos de propiedad industrial de Tridex Farmacéutica S.A. derivados de la marca CEVIT”; suspender “la utilización de elementos denominativos, gráficos y conceptuales similares e idénticos, con el signo distintivo CEVIT” de la demandada; retirar “cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, y en general cualquier material comercial y/o publicitario en el que emplee la expresión C-VIT, o cualquier otra semejante a la marca CEVIT” de la demandante, “del dominio web www.sesderma.com.co, todo contenido informativo, publicitario o promocional en donde se utilice la expresión C-VIT o cualquier otro signo semejante con la marca CEVIT de Tridex Farmacéutica S.A.” y “cualquier producto identificado con la marca C-VIT o cualquier otro signo confundible con la marca CEVIT de Tridex Farmacéutica S.A. que pertenezca a la cobertura de que trata las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional Niza”. Se ordene a la demandada publicar la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación, al igual se le condene a pagar las costas procesales y las siguientes sumas, que estimó bajo la gravedad del juramento:  Por daño emergente presente: - $10’000.000.oo correspondiente al pago de los honorarios del abogado para adelantar la presente demanda.

sumas, que estimó bajo la gravedad del juramento:  Por daño emergente presente: - $10’000.000.oo correspondiente al pago de los honorarios del abogado para adelantar la presente demanda. -$40’000.000.oo por la “pérdida del valor de la marca CEVIT estimado desde julio de 2014 hasta la fecha de presentación de la demandada.”.  Por daño emergente futuro:APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

ACTOR: tridex farmacéutica

DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 3 - $10’000.000.oo por “honorarios de abogado pendientes por cobrar.”. - $20’000.000.oo por “la pérdida del valor de la marca CEVIT estimada desde la presentación de la demanda hasta la fecha de la sentencia que termine el proceso”.  Regalía razonable: - $250’000.000.oo correspondiente al monto de los “beneficios obtenidos como resultado de los actos de infracción” y que corresponde al margen entre el 1% al 5% sobre el total de las ventas en Colombia entre los meses de agosto de 2013 y julio de

2015. Como pretensiones subsidiarias, pidió que se declare que la sociedad convocada incurrió en los actos desleales de: 1) “violación de la cláusula general de competencia desleal prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996”; 2) “desviación de clientela, previsto en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996” y, 3) “confusión previsto en el artículo 10 de la Ley 156 de

1996”. Se ordene de manera permanente, inmediata y definitiva cesar “las conductas que constituyen actos de competencia desleal expuestas frente a TRIDEX FARMACEUTICA S.A.”; suspender el uso de “elementos denominativos, gráficos y conceptuales, similares o idénticos, con el signo distintivo CEVIT” de la demandante; remover “los efectos derivados del comportamiento desleal que tratan los actos de violación a la cláusula general, desviación de clientela y confusión”; retirar “cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería, y en general cualquier material comercial y/o publicitario en el que se emplee la expresión C-VIT, o cualquier otra semejante a la marca CEVIT”, del “dominio web www.sesderma.com.co, todo contenido informativo, publicitario o promocional que utilice la expresión C-VIT o cualquier otro signo semejante con la marca CEVIT” y de “los circuitos comerciales cualquier producto identificado con la marca C-VIT o cualquier otro signo confundible con la marca CEVIT”, cuya cobertura esté amparada por las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional Niza.APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

ACTOR: tridex farmacéutica

DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A.

4 Y reiteró de manera subsidiaria la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia difusión, al igual que las pretensiones de condena principales.

2. Las anteriores pretensiones se formulan con fundamento en los siguientes hechos:

a) Tridex Farmacéutica S.A. tiene como objeto social “ la producción y comercialización de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos”.

2. Las anteriores pretensiones se formulan con fundamento en los siguientes hechos:

a) Tridex Farmacéutica S.A. tiene como objeto social “ la producción y comercialización de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos”. b) Tridex Farmacéutica S.A. “ es titular de los derechos de propiedad industrial sobre la expresión CEVIT -en forma nominativa-, derivados de los registros marcarios en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza -versión 7 y 10respectivamente",

MARCAS REGISTRADAS Y VIGENTES

MARCA EXP. CLASE CERTIFICADO VIGENCIA CEVITNOMINATIVA 92258235 5 131121 20 DE

NOVIEMBRE

DE 2015 CEVIT –NOMINATIVA 13094554 3 486416 31 DE ENERO DE 2024 c) La marca es utilizada sobre productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos para la medicina, “sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la perfumería, aceites esenciales, entre otros” y la explota económicamente “CEVIT Vitamina C 100 mg/ml. Gotas 30 ml.”APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

ACTOR: tridex farmacéutica

DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A.

5 d) “Sesderma es una sociedad que fabrica, comercializa, importa y exporta productos farmacológicos, cosméticos y dermatológicos” entre ellos “ una línea de productos asociados con los descritos en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza”. e) Seis de esos productos son identificados con la expresión C-VIT , marca que no está registrada en Colombia, tal es el caso de “ C-VIT Crema Facial Hidratante, C-VIT Liposomal Serum, C-VIT Radiance fluido luminoso, C-VIT Crema contorno de ojos, C-VIT Intensive Serum, CVIT Drinkable”, este último de ingesta oral. f), La identificación de los productos C-VIT es idéntica a la marca CEVIT de Tridex Farmacéutica S.A., tanto fonéticamente, como conceptualmente y guardan similitud en su composición nominativa, por lo que son identificaciones confundibles. g) “ El activo principal de los productos C-VIT de Sesderma es la Vitamina C”, entre los productos descritos de ambas sociedades se encuentra lo siguiente: 1) conexidad competitiva, 2) relación entre los productos de la clasificación 3 y 5, 3) los canales de comercialización son análogos porque se trata de establecimientos especializados, farmacias y corredores; 4) su publicidad se efectúa a través de medios impresos y digitales y, 5) “los productos tienen finalidades análogas y pueden ser sustituibles”. h) Sesderma no está autorizada para utilizar la marca CEVIT, ni expresiones idénticas o

semejantes, ni mucho menos para “importar, exportar, modificar, empacar, fabricar y comercializar productos asociados con los descritos en la cobertura de protección de que tratan las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, i) A Sesderma le fue negado el registro de la denominación C-VIT, mediante las Resolución No. 15704 de 31 de marzo de 2009 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y los actos administrativos Nos. 10122 de 29 de marzo y 24453 del 31 de julio de 2001, emitidas por el Superintendente delegado para laAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 6 propiedad industrial de la misma entidad. Por tanto, esa marca no está registrada en Colombia. j) El uso del Signo C-VIT provoca los siguientes riesgos: “1) que un consumidor adquiera un producto Sesderma cuando en realidad pretenda adquirir uno de Tridex -confusión directa-; 2) piense que los productos que identifica Sesderma mediante la expresión C-VIT tienen un origen empresarial común frente a los que Tridex identifica con la marca registrada CEVITconfusión indirecta-; 3) asocie que entre las empresas existe relaciones económicas -riesgo de asociación-.”. k) Sesderma infringe los derechos de propiedad industrial previstos en los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y en los

actos de competencia desleal de violación de la cláusula general, “desviación de clientela y confusión previstos en los artículos 7, 8 y 10 de la Ley 256 de 1996 respectivamente, por aplicar sobre empaques de productos farmacéuticos, cosméticos y dermatológicos la expresión C.VIT, e introducir en el comercio signos confundibles” con la marca CEVIT.

El acontecer procesal se puede resumir diciendo que, el 21 de julio de 2016 se admitió el libelo[1], y notificado a la parte demandada se opuso y propuso las excepciones de “coexistencia pacífica de las marcas CEVIT y C-VIT por más de diez (10) años”, “Inexistencia de confusión y de actos de competencia desleal”, e “inexistencia de perjuicios”

3. Adelantado el trámite probatorio y de alegaciones, se finiquitó la primera instancia con sentencia de 10 de enero de 2018, en donde se dispuso:

“ Primero: Negar todas las pretensiones de la demanda”; “Segundo. Condenar en costas a la parte demandante. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente al 5% del valor de las pretensiones negadas que ascendían a la suma de $330’000.000.oo lo cual equivale a $.6’500.000.oo que deberán ser pagadas por TRIDEX FARMACÉUTICAAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A.

7 S.A. a favor de SESDERMA COLOMBIA S.A.” y, Tercero. Levantar las medidas cautelares decretadas en este proceso”. Las razones que llevaron a tomar tal decisión, se pueden resumir, de la siguiente manera: El a quo verificó que la demandante se encontraba legitimada para actuar respecto de la protección del uso de la marca CEVIT, en categoría 5 de la versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza porque era su titular con el certificado No. 131121 y en la clase 3 versión 10, con el certificado 486416. Y seguidamente procedió a valorar si hubo un uso infractor de la marca por parte de Sesderma con miramiento en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, para lo cual tuvo en cuenta que Sesderma era comercializadora de los productos y no fabricante. Para analizar si generó confusión o existió tal riesgo, tuvo en cuenta las clasificaciones de los productos. En principio analizó los productos de la clasificación 5, de uso farmacéutico y concluyó lo siguiente: No hay grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos porque la finalidad de los mismos es diferente, mientras que C-VIT es de uso cosmético para la belleza del rostro el producto de CEVIT es de uso farmacéutico y su objeto es el de remediar enfermedades. Tampoco son complementarios porque los artículos de CEVIT son de uso farmacéutico y los de C-VIT son cosméticos y ninguno de ellos debe consumirse conjuntamente y puede realizarse individualmente. Los canales de comercialización son diferentes pues ninguno de los productos comparte

éstos por la finalidad de los mismos y que a pesar que uno de los testigos, Diego Parra, dijoAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 8 que habían sido retirados los productos de Locatel y Farmatodo, su afirmación era contradictoria con lo informado por Victor Garcés, quien manifestó que esos productos de la demandante nunca habían sido comercializados en los establecimientos mencionados.

No existe conexión competitiva entre los productos C-VIT y CEVIT puesto que son productos diferentes y los clientes no se encuentran expuestos a incurrir en error al consumirlos. Luego, analizó los productos de la clase 3ª y concluyó que no se acreditó la confusión ni el riesgo de que ésta existiera en razón a que no se demostró que los consumidores se hubieren confundido, en primer lugar, porque la demandada no utiliza los mismos canales de comercialización, en segundo, debido a que TRIDEX no registró la marca con fines comerciales pues según Víctor Garcés ese registro se hizo en la clase 3 para evitar que Sesderma la utilizara, en tercero, por cuanto Tridex no ha identificado o encaminado en el mercado algún producto con alguna finalidad cosmética y en sus planes no está entrar en el mercado cosmético. De igual manera, corroboró que no existía riesgo de asociación alguno debido a que ninguna de las pruebas indican que el consumidor deduzca un vínculo económico entre ellas, incluso, el video de la página web de Sesderma demuestra que esta sociedad siempre utiliza el nombre de sus productos y en el encabezado de su página web se reconoce la procedencia del producto y nunca se hace alusión a alguna relación legal. Y resaltó que a pesar de mediar las resoluciones de la Superintendencia de Industria y

siempre utiliza el nombre de sus productos y en el encabezado de su página web se reconoce la procedencia del producto y nunca se hace alusión a alguna relación legal. Y resaltó que a pesar de mediar las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se llegó a una conclusión diferente porque ese registro se finca en una hipótesis de posible confusión, mientras que en el presente asunto se estudia el uso de ese signo distintivo en el mercado, la realidad de lo que percibe el consumidor, por lo que el análisis realizado sí miró los casos en concreto y la situación real de la infracción. Así mismo, se apartó de lo considerado en la medida cautelar decretada puesto que las pruebasAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 9 recaudadas demostraron la ausencia de esa conducta. De ahí que decidiera negar las pretensiones de la demanda de infracción de los derechos de propiedad industrial

. Respecto de la confusión como conducta de competencia desleal negó las pretensiones dado que no se verificó que el consumidor podía incurrir en error sobre el origen empresarial de los productos porque su finalidad es diferente puesto que la demandante comercializa gotas CEVIT suplemento vitamínico, fortalece defensas, es antioxidante, brinda resistencia a las infecciones, ayuda en los estados de estrés y evita anemias al favorecer la absorción de hierro, de manera que corresponde a un medicamento. Por su

parte, C-VIT comercializa productos cosméticos de cuidado facial, para la belleza de la cara, no se trata de un medicamento y por ende el cliente decidirá entre uno y otro y no será sustituible pues sirven para objetos diferentes, su precio es diferente, las gotas CEVIT tienen un costo de $4.260.oo y los productos de Sesderma superan los $80.000.oo, los canales de distribución son diferentes pues los productos no están expuestos en los mismos establecimientos de comercio y por ello descarta la posibilidad de no ser comprado por el consumidor. Y precisó que el uso común de la Vitamina C no significa que se adquiera uno pensando que es el otro dada la finalidad de los mismos. En cuanto a la desviación de la clientela de Tridex no se probó que la demandada se apropiara de ésta, ni mucho menos que hubiere empleado medios contrarios a la buena fe para tal fin y refirió que su publicidad la ha hecho de manera transparente y, por ende, negó esa pretensión. Como también la declaratoria de violación de la cláusula general del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, dado su carácter residual cuando no se configuran las conductas transgresoras de la competencia establecidas en los artículos 8 a 19 de ibídem y debido a que no se trató de un comportamiento diferente a los previamente expuestos no era posible evocar esa normativa.APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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10 Finalmente, señaló que los testigos de Víctor Garcés y Diego Parra eran sospechosos por

el vínculo que tenían con la demandada y decidió no imponer la sanción del parágrafo artículo 206 de CGP por cuanto la demandante fue diligente en probar los perjuicios causados.

III. APELACION DEL FALLO El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual formuló como reparos, los siguientes;

Uno, que en el fallo censurado fue interpretado erradamente el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN respecto de la prohibición del uso de un signo o marca similar toda vez que no tuvo en cuenta el uso de ésta en el comercio, ni la confusión que genera en el mercado respecto de la identidad de cada una puesto que la única diferenciación entre éstas era el uso de un guion. Dos, que la Superintendencia de Industria y Comercio tan sólo valoró los canales de comercialización como criterio diferenciador y no consideró la inclusión de los productos en la misma clase de nomenclador, el uso de medios similares en su publicidad, la relación o vinculación de éstos, su uso conjunto y complementario, su género, la sustitución e intercambiabilidad de los artículos puesto que, según su dicho, sus características son similares, sus componentes tienen el mismo principio activo que es la vitamina c, su finalidad es idéntica, los beneficios son comunes y complementarios. Tres, que el a quo omitió los testimonios de Diego Parra Pérez y Diego Roa y las pruebas referentes a que no pudo ingresar al mercado de Farmatodo y Locatel porque en sus registros y códigos ya se encontraba un signo semejante y que por esa circunstancia no

hubo identidad de mercados, como tampoco tuvo en cuenta las Resoluciones Nos. 15704 de 31 de marzo de 2009 y 24453 de 30 de julio de 2001 proferidas por la misma Superintendencia, en la vía administrativa, mediante las cuales no le concedió el registro de esa marca a Sesderma debido a que existió una relación de conexidad competitiva porAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 11 expedirse en los mismos lugares y relación estrecha en unos productos; al igual que el auto No. 56834 proferido en el presente proceso donde se decretaron medidas cautelares.

Y por último, sostuvo que no dio aplicación al artículo 7º de la misma decisión de la Comunidad Andina de Naciones pues es un medio de protección que no necesita la materialización real de una conducta de competencia desleal tan solo la titularidad de la marca y el uso infractor del demandado. A su vez, el apoderado de la parte demandada se opuso bajo el argumento que no existió confusión y que ésta no fue soportada por la demandante en contravención del artículo 177 del C.G.P. Agregó que eventualmente puede existir semejanza en la marca, pero ello no es suficiente para que se verifique la confusión de éstas debido a sus características puesto que no existe complementariedad entre los productos, no hay una conexión competitiva, ninguno es necesario para el uso del otro, los canales de comercialización no coinciden en razón a

que se exhiben en lugares diferentes, uno en góndola y el otro en vitrina, uno bajo prescripción médica y el otro es de venta libre, uno de ellos es un producto bebible a diferencia del otro que es una crema; el consumidor es diferente, la crema está dirigida para las personas entre 18 y 39 años, y la vitamina c es abierta al público en general, el precio es diferente, mientras que una tiene un valor de $80.000 o $100.000, el otro tiene un costo de $4.300 en el mercado. Finalmente, refirió que si bien ambos productos tienen un principio activo común como la vitamina c eso no significa que TRIDEX lo deba utilizar de manera exclusiva.

IV. PARA RESOLVER SE CONSIDERAAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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1. Para desatar la alzada diremos que la Sala es competente al tenor del numeral primero del artículo 31 del Código General del Proceso y lo haremos bajo las limitantes contempladas en los artículos 280 y 328 ibídem.

Por ello la competencia del Tribunal se circunscribe a los reparos expuestos por la recurrente y sobre los cuales se hizo la sustentación.

2. En virtud del litigio desatado el Tribunal de Justicia de la CAN allegó la interpretación prejudicial de los literales a) y d) del artículo 155, 258 y el literal a) del 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en torno a este caso y del siguiente problema jurídico ¿puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca?

3. El mencionado organismo, en decisión de 11 de mayo de 2017, adoptó la interpretación,

jurídico ¿puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca?

3. El mencionado organismo, en decisión de 11 de mayo de 2017, adoptó la interpretación, recibiéndose la respuesta por parte del a quo el 23 de junio de 2017 y, en torno a lo

solicitado, manifestó:

“Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o asociación”. Y por esa razón “el comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 (...), se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor” y precisó como elementos para calificar la conducta contenida en ese literal:APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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“a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo ‘usar’. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un

producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo ‘usar’. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver en el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados con la marca vulnerada.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación . Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que necesariamente se dé la confusión o asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado[3].

c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales”

Y respecto a los derechos de exclusión dijo que “pueden considerarse como el conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.

También indicó que “el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no

dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.

También indicó que “el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículosAPELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A. 14 157, 158 y 159 de dicha norma. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.

Y en cuanto a su demostración, sostuvo que “ se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor ”. Por manera que “ si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción”. Frente a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial refirió que

configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción”. Frente a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial refirió que son aquellos contrarios “ a los usos y practicas honestos” es decir, que tienen como finalidad “causar daño o aprovecharse de situaciones que pueden perjudicar al competidor” y para su configuración debe verificarse que se trata de un acto de competencia efectiva, que el acto sea indebido y que sea susceptible de producir un daño. Y los actos de competencia desleal asociados a la propiedad intelectual son los capaces de crear confusión “respecto del establecimiento, de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar a su competidor y las indicaciones que pudieren inducir a error al consumidor.APELACION SENTENCIA RDO 11001319900120156945902

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DEMANDADO: Sesderma Colombia S.A.

15 El riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación se presenta por la similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica, así mismo la conexión competitiva debe considerar el grado de sustitución o intercambiabilidad entre los productos o servicios, es decir, “que el consumidor puede optar entre uno y otro con relativa facilidad”; “la complementariedad de los productos y servicios” , cuando “el uso de un producto supone el

uso del otro”; “la pertenencia a una misma clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza” ; “ los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empelados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos y servicios”. Y señaló que el registro de una marca otorga un derecho de exclusividad a su titular y éste no está sujeto a su uso en el mercado toda vez que no existe una obligación o condición de utilizarlo, sin perjuicio de la cancelación del registro de la marca a que hubiere lugar por falta de uso.

4. Con base en el criterio del órgano consultado, se obtiene claridad acerca de que la prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene tres elementos funda