TSDJ BOG SC - 11001 3199 001 2016 76064 01-(15-07-2016)

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., quince de julio de dos mil dieciséis 11001 3199 001 2016 76064 01 Se decide la apelación que formuló la parte actora contra el auto que el 7 de abril de 2016, profirió la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite preliminar (de medidas cautelares) que promovió Colombia Hydro Graphics S.A.S. contra Jaime Losada Pachón.

ANTECEDENTES

1. LA SOLICITUD CAUTELAR. En su condición de titular inscrita de la marca (mixta) “Colombia Hydro Graphics” (desde el 29 de julio de 2014 y hasta el 29 de julio de 2024), pidió la actora que se ordene a su contraparte que “cese el uso del signo ‘Hydrographicscolombia’ en su publicidad, establecimientos de comercio, página web, redes sociales y otros lugares donde lo haya utilizado”, pues, según lo dijo, “el señor Losada Pachón ha venido utilizando en el comercio esa expresión de forma descarada, para darse a conocer en la ciudad de Bogotá principalmente, generando un alto riesgo de confusión y asociación con la marca previamente registrada”.

2. EL AUTO APELADO. El fallador de primera instancia negó la implorada cautela. Sostuvo que “las expresiones que componen la marca y respecto de las cuales la accionante señala que presenta una infracción

2. EL AUTO APELADO. El fallador de primera instancia negó la implorada cautela. Sostuvo que “las expresiones que componen la marca y respecto de las cuales la accionante señala que presenta una infracción por parte del accionado, son de carácter explicativo (…) y, por ende, su titular en este caso no posee un derecho exclusivo sobre las mismas, pese a que hacen parte del signo mismo” y que “no se puede alegar un derecho exclusivo sobre las mencionadas expresiones, tomándolas de manera aislada del conjunto marcario del cual ostenta titularidad, por cuanto que el mismo se encuentra conformado por elementos gráficos adicionales y nominativos que no se pueden dejar de lado al momento de establecer una infracción al derecho de propiedad industrial”.OFYP 2016 76064 01 2

3. LA APELACIÓN. La actora alegó que “la denominación Colombia Hydro Graphics de ninguna manera es explicativa (…), pues no es genérica o descriptiva de los servicios que distingue”; que “en la solicitud de registro marcario jamás se indicó que esas expresiones fueran explicativas”; que “si la marca fuera de carácter explicativa, la Superintendencia de Industria y Comercio no hubiera permitido su registro” y que “si bien el demandado utiliza la expresión Hydrographics Colombia en un orden totalmente distinto, por las palabras que contiene el signo da a entender al consumidor que los servicios que con él se comercializan son los mismos que Colombia Hydro Graphics”.

CONSIDERACIONES

Colombia en un orden totalmente distinto, por las palabras que contiene el signo da a entender al consumidor que los servicios que con él se comercializan son los mismos que Colombia Hydro Graphics”. CONSIDERACIONES Se confirmará el auto apelado, por las siguientes razones:

1. Bueno es memorar que la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comunidad Andina de Naciones, consagra, en su artículo 245, que “quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción”. A su turno, según el artículo 247 ejúsdem, “una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pide acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”.

De antaño, la cautela se ha asumido como un mecanismo procesal instrumental, apto para proteger, de manera provisional, y mientras se dirima el respectivo litigio, la integridad del derecho sustancial materia de controversia. Dichas medidas de protección encuentran su razón en el fumus boni iuris (figura que se traduce en la existencia de un derecho radicado en cabeza del demandante que, prima facie, permita concluir que, de no discutirse dicha apariencia, el derecho invocado es verosímil y

radicado en cabeza del demandante que, prima facie, permita concluir que, de no discutirse dicha apariencia, el derecho invocado es verosímil y factible) y en el periculum in mora (riesgo al que quedaría expuesta laOFYP 2016 76064 01 3 efectividad del derecho, a causa del retardo en un pronunciamiento que resuelva de fondo el asunto). No en vano, frente a asuntos que guardan relación con el que aquí se decide, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245)”; que “la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora)”, y que “el

examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito” (resaltado fuera de texto, interpretación prejudicial 96-IP, de septiembre 22 de 2004).

2. En este asunto, no es factible tener por satisfechas las recién reseñadas exigencias, en tanto que el sustrato fáctico a que se hizo alusión en el libelo incoativo de esta actuación, indica que la “infracción marcaria” en que el demandante fincó su solicitud cautelar, habría recaído únicamente sobre una expresión que, por ser eminentemente explicativa, no es susceptible de apropiación.

Y es que, en los términos en que la actora formuló la reseñada solicitud, el decreto de las imploradas cautelas únicamente tendría como sustento la utilización que, según la recurrente, ha hecho el señor Lozada Pachón de la expresión “hydrographyc Colombia”, conducta que, per se, y vista a la luz de los elementos de juicio que hasta ahora se han recaudado, se muestra insuficiente, prima facie, para posibilitar esos pedimentos, en tanto que la reseñada locución (“Hydrographic”) correspondería a una “técnica de impresión” que, tanto la actora, como la demandada, utilizarían en sus establecimientos de comercio (ver fotografías que obran a fls. 24 y 25). De hecho, a tal conclusión se arriba, incluso, a partir delOFYP 2016 76064 01 4

utilizarían en sus establecimientos de comercio (ver fotografías que obran a fls. 24 y 25). De hecho, a tal conclusión se arriba, incluso, a partir delOFYP 2016 76064 01 4 mismo certificado de inscripción de la marca por cuya “protección” ahora aboga la accionante, pues en esa documental se indicó que bajo ese signo distintivo ( mixto) se podrían ofrecer servicios de “transformación, tratamiento y modificación de objetos y elementos, mediante procesos químicos de impresión a base de agua (técnica hidrográfica)”. Además, de conformidad con el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, la naturaleza (explicativa, en este caso) de una determinada expresión (examinada en el escenario de una solicitud previa como el de la referencia, con miras a dilucidar la apariencia del derecho que se invoca como fundamento de las imploradas cautelas), se deriva de sus propias particularidades (elemento objetivo), y no de los términos contenidos en la “solicitud de registro” que presente quien está interesado en apropiarse de ella como signo distintivo, por manera que, para lo que aquí incumbe dilucidar, no ofrece mayor utilidad entrar a determinar si, como lo manifestó el actor en sustento de su petición cautelar, “por medio de la solicitud de registro marcario, jamás se indicó que las expresiones ‘Colombia Hydro Graphics’ fueran explicativas” (fl. 38).

solicitud de registro marcario, jamás se indicó que las expresiones ‘Colombia Hydro Graphics’ fueran explicativas” (fl. 38). Ahora, que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera registrado la marca que en el año 2013 solicitó la demandante, tampoco es una contingencia que, por sí sola, permita decretar las denegadas medidas previas, pues, según se colige de una lectura preliminar de la documental que se allegó como sustento de esa contingencia, el signo distintivo sobre el que versó ese registro, contiene varios componentes (tanto gráficos, como denominativos) que, vistos en conjunto, son los que están llamados a identificar en el mercado al actor y a sus productos (fl. 7), al paso que la “infracción” en que se fincó la solicitud cautelar no recae propiamente sobre esa marca (se insiste, vista en forma global con todos los elementos que la integran) sino únicamente respecto de su parte denominativa (Colombia Hydro Graphycs), la cual concierne, precisamente, a la técnica o servicio que se ofrece bajo esa expresión, y, por tal motivo, no sería susceptible de exclusividad.OFYP 2016 76064 01 5

3. Es importante advertir que la motivación de esta providencia no involucra pronunciamientos propios de la sentencia con la que se sellaría, en el fondo y en definitiva, la suerte de la demanda que eventualmente llegare a promover la parte actora, en tanto que lo aquí

sellaría, en el fondo y en definitiva, la suerte de la demanda que eventualmente llegare a promover la parte actora, en tanto que lo aquí decidido encontró su razón de ser simplemente en lo que arrojó un examen apenas preliminar de la prueba hasta ahora recaudada, incluyendo, desde luego, la documental que aportó el peticionario de las cautelas con el propósito tantas veces anunciado.

4. No prospera, por ende, la apelación en estudio.

DECISIÓN Así las cosas, se CONFIRMA el auto que el 7 de abril de 2016, profirió la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite preliminar (de medidas cautelares) que promovió Colombia Hydro Graphics S.A.S. contra Jaime Losada Pachón. Sin costas de esta instancia, por no aparecer justificadas. Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen. Notifíquese

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Magistrado