TSDJ BOG SC - 110013103009200500258 01-(01-08-2007)

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ, D.C., SALA CIVIL

Bogotá, D.C., agosto primero (1º.) de dos mil siete (2007).

MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALFONSO NIÑO ORTEGA

Ref.: Ordinario PETER HANNAFORD GARCÉS, PETER

HANNAFORD Y CIA., LTDA., Y ROSEN TANTAU, MATHIAS

TANTAU NACHFOLGER CONTRA C.I. LA MAGDALENA, S.A.

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por medio del cual se ordenaron las medidas cautelares y su adición, esto es, contra las providencias emitidas el 21 de julio y 3 de agosto de 2005. C O N S I D E R A C I O N E S 1.- Las aludidas providencias ordenaron lo siguiente: a) La primera ordenó a la sociedad C.I. LA MAGDALENA, S.A., “el cese inmediato del cultivo y explotación de plantas o matas de las variedades de rosas” que la misma determina “y el cese inmediato de la exportación de tallos cortados” de las mismas variedades. b) Mediante la segunda providencia se aclaró el nombre de dos variedades (Tanitef y Tanilyks) y ordenó la cautela para la variedad denominada “Tanaledev”.2 2.- Estas decisiones fueron sustituidas al prosperar parcialmente el

recurso de reposición interpuesto por la parte demandada contra ellas (fl. 287). A través de dicho recurso se modificó el auto que decretó la cautela, que en síntesis quedó así: “1. Se reforma la providencia calendada el día 21 de Julio de 2.005, en la parte que ordena el “cese inmediato del cultivo”... En su lugar se dispondrá: “Ordenar a C.I. LA MAGDALENA S.A., la poda y/o la erradicación de las plantas correspondientes a las variedades vegetales indicadas en esta providencia, a elección de la parte demandada. “En caso de elegir la poda deberá cumplir con las siguientes condiciones:” (las detalla). Al ser sustituidas las providencias de 21 de julio y 3 de agosto de 2005 por la decisión de 16 de septiembre del mismo año, decayeron los recursos de apelación interpuestos contra ellas, quedando solamente por decidir el interpuesto contra el auto sustituto, a lo cual se procede. 3.- Las medidas cautelares decretadas, a las que se refiere la impugnación que mediante esta providencia se resuelve, se relacionan con la protección a los derechos de obtentores de variedades vegetales, cuyo régimen se encuentra en la Decisión 345 del 25 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Decisión aludida ordena a los países miembros otorgar certificado de obtentor a quienes hayan creado variedades vegetales, en cuanto éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y tengan una

designación genérica; cada país designará la autoridad nacional competente y sus funciones, lo mismo que el procedimiento nacional que reglamente la misma decisión, y ordena un registro nacional de variedades vegetales protegidas. El Capítulo V de la Decisión se refiere a los derechos y obligaciones del obtentor. Dispone el artículo 23 que el certificado de obtentor da derecho3 a su titular para iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación nacional, para evitar o hacer cesar toda acto de infracción o vulneración del derecho, obtener las medidas de compensación o de indemnización que correspondan e impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos que describe el artículo 24; pero no confiere las mismas acciones cuando los terceros usen la variedad protegida en el ámbito privado, con fines no comerciales, a título experimental o para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de la protegida. De acuerdo al artículo 25 de la Decisión no lesiona el derecho del obtentor quien reserve o siembre para su propio uso o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida, pero la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras o sus partes de las especies frutícolas, ornamentales o forestales, si lesionan el derecho del obtentor. Por su parte, el Decreto 533 de 8 de marzo de 1994, por el cual se reglamenta el Régimen Común de Protección de Derechos de los

Obtentores de Variedades Vegetales, establecido en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra los derechos y obligaciones del obtentor. En los artículos 8º. y 9º. se consagran estos derechos; así el obtentor de una variedad inscrita en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas tiene derecho a impedir que los terceros realicen, sin su consentimiento, los actos descritos en el artículo 24 de la Decisión 345 de

1993. Además el término de protección (previsto en el artículo 7º.) empieza a contar desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que otorga el certificado de obtentor, que será entendido como fecha de concesión del certificado.

El artículo 15 del decreto reglamentario establece que en caso de infracción a los derechos conferidos en virtud de un certificado de obtentor, se aplicarán, en cuanto sean compatibles con el decreto, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio respecto a las infracciones de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones penales.4 De conformidad con las normas reseñadas, los países miembros de la Comunidad Andina designarán el procedimiento nacional que reglamente la Decisión 345 de la Comisión y esto se hizo precisamente a través del Decreto 533 de 8 de marzo de 1994 en el que se estableció en caso de infracción a los derechos del obtentor, acudir a las normas y procedimientos previstos para proteger la propiedad industrial que establece la ley nacional en el Código de Comercio. Con relación a las medidas cautelares el Código de Comercio

establece en el artículo 568 lo siguiente: “El titular de una patente o de una licencia podrá solicitar del juez que tome las medidas cautelares necesarias, para evitar que se infrinjan los derechos garantizados al titular de la patente. El actor acompañará a la solicitud los elementos que acrediten sumariamente la existencia de la usurpación, señalará en su petición la manera como pretende evitar la realización de tales hechos, y prestará la caución que se le señale para garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan causar al presunto usurpador o terceros. Las medidas cautelares podrán consistir en obligar al usurpador a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado; en el comiso de los artículos fabricados con violación de la patente y la prohibición de hacerles propaganda; en el secuestro de la maquinaría o elementos que sirven para fabricar los artículos con los cuales se infringen la patente, o cualquiera otra medida equivalente. Las autoridades de policía colaborarán para el eficaz cumplimiento de las medidas decretadas”. La disposición transcrita exige, por tanto, para el decreto de medidas cautelares tendientes a evitar que se infrinjan los derechos del titular de la patente, en este caso para el titular de los derechos de obtentor de especies5 vegetales, acompañar a la solicitud los elementos que acrediten sumariamente la existencia de la usurpación, señalar la manera como se pretende evitar la realización de tales hechos y prestar caución para garantizar el pago de los perjuicios que se puedan causar al afectado con las

medidas cautelares y a terceros. 4.- Sentado el marco legal que gobierna los derechos de los obtentores de nuevas especies vegetales y las medidas cautelares para protegerlos, se analizan a continuación los motivos de impugnación contra la decisión que ordenó la cautela.

En el presente caso el impugnante se opone al decreto de medidas cautelares por considerar que no se comprobó que la demandada comercialice las variedades vegetales que presuntamente corresponden a la parte que las solicita, pues el cultivo y la siembra no configuran violación a los derechos del obtentor porque la ley sólo incluye estos actos como violatorios cuando tengan fines comerciales. Que en este caso se probó el cultivo o siembra de las variedades, pero no hay mérito suficiente para decretar las medidas cautelares, porque con la diligencia de inspección judicial no se probó que se estuvieran comercializando. Aduce también el impugnante que no se acreditó la legitimación del actor porque no se probó la vigencia del certificado de obtentor. 5.- Ya se mencionó cual es la prueba exigida en la normatividad para decretar las medidas cautelares: se debe acreditar sumariamente la existencia de la infracción, lo que determina una revisión de la prueba allegada con la solicitud de cautela. Se practicó, con intervención de perito designado por el ICA, una inspección judicial en el cultivo de la sociedad C.I. LA MAGDALENA, S.A., ubicado en la Vereda El Porvenir del Municipio de Tocancipá, en la que intervino como representante legal suplente doña NATALIA VALENCIA

BOTERO. En esta diligencia y la experticia se anotó lo siguiente:6 a) Que existen 16 bloques de invernadero, cada uno con distinta cantidad de camas o surcos, en las que se cultivan distintas variedades de rosas de diferentes edades y colores. b) En cuanto a las variedades de rosas que para este proceso interesan se encontraron cultivadas las siguientes con sus respectivas cantidades (fl. 129 y siguientes):  Tanitef 12.812  Tanettola 41.256  Tanaladev 8.378  Tampinaiso 2.223  Taneivom 10.360  Tanafilong 3.850  Tanalephar 2.583  Tantharina 5.624  Tanispil 9.320  Tonilyks 3.750  Tan97544 21.895

Total: 122.051 c) De las anteriores variedades son obtentores los peticionarios de las medidas cautelares, según lo anotado para cada variedad por el experto del ICA, que obra a folio 129. Está, por tanto, acreditada la legitimación de los actores.7 d) Anotó en su dictamen el experto del ICA que en la zona de postcosecha no se encontraron tallos de rosas porque el día de la inspección no hubo actividad de corte, selección y empaque de flor , porque según lo informó la representante legal de C.I. LA MAGDALENA, S.A., no hubo actividad en esa zona por medidas fitosanitarias, adoptadas días antes.

e) También obra dentro del expediente el certificado de existencia y representación legal de la sociedad C.I. LA MAGDALENA, S.A., en el cual se describe el objeto social de ésta, cuyo objeto principal es realizar operaciones de comercio exterior y orientar sus actividades a la explotación, producción, comercialización y representación comercial de flores de distintas especies y plantas ornamentales. De todo este conjunto de factores o hechos deducidos de la inspección judicial, de la experticia rendida por el técnico del ICA y la prueba documental, se infiere que la sociedad C.I. LA MAGDALENA, S.A., cultiva una gran variedad de especies de flores, entre las cuales están las variedades obtenidas por los demandantes, para su comercialización, pues esta actividad constituye el objeto principal de la referida sociedad. No de otra manera se explica el cultivo de gran cantidad de variedad de rosas y de unidades de éstas, que alcanzan, como lo expresó el experto, la cantidad de 122.051. Existe, pues, la prueba exigida por la ley para el decreto de las medidas cautelares, porque consistiendo la exportación y la comercialización de flores el objeto principal de su actividad, la posesión y tenencia por parte de la sociedad C.I. LA MAGDALENA, S.A., de gran cantidad de rosas de las especies que corresponden a los demandantes, hace presumir que sea para la comercialización de las mismas. Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil,

R E S U E L V E:8

1.- CONFIRMAR el auto de 16 de septiembre de 2005, que sustituyó a los autos de 21 de julio y 3 de agosto del mismo año, decretando en definitiva las medidas cautelares. 2.- VUELVA el proceso al juzgado de origen. Esta decisión fue aprobada en Sala convocada mediante Aviso No. 25

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HUMBERTO ALFONSO NIÑO ORTEGA

MANUEL JOSÉ PARDO CARO

ANA LUCÍA PULGARÍN DELGADO Exp. 110013103009200500258 01