TSDJ BOG SC - 110013103029201300015 01-(31-07-2013)

Proceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 1

Sala Civil Radicación: 110013103029201300015 01

Tipo de Providencia: AUTO Descriptor/ Restrictor/ Tesis: MEDIDAS CAUTELARES PROCESO de COMPETENCIA DESLEAL. Se acreditó sumariamente la realización de actos de competencia desleal.

Fuente Formal: Artículo 31 ley 256 de 1996

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C. Treinta y uno (31) de julio del año dos mil trece (2013)

Referencia: Proceso Ordinario

Demandante: Armesso S.A.S.

Demandado: Laboratorios Farma Par S.A.S.

Magistrado Ponente: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO.

Por esta providencia resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido el 2 de mayo de los corrientes por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante el cual se decretaron medidas cautelares dentro del proceso de la referencia. ANTECEDENTES La sociedad Armesso S.A.S. por intermedio de mandatario judicial, instauró demanda en contra de laboratorios Farma Par S.A.S. por considerar que ésta ha incurrido en actos de competencia desleal, solicitando las siguientes medidas cautelares sin oír a la parte contraria:Proceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 2

siguientes medidas cautelares sin oír a la parte contraria:Proceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 2 “1. Ordenar a la demandada FARMA PAR S.A.S. abstenerse de comercializar productos que se identifiquen o empleen en sus etiquetas o empaques la expresión "DERMESO", no solo por resultar evidente que dicha palabra es confundiblemente similar con las marcas y el nombre comercial "ARMESSO", de propiedad exclusiva y prioritaria de la sociedad del mismo nombre, sino por suponer el empleo de dicha expresión, la realización efectiva y consciente de actos de confusión, imitación parasitaria, aprovechamiento de la reputación ajena y desviación de la clientela de los productos que se distinguen y comercializan en los mercados nacional e internacional con la marca y el nombre comercial "ARMESSO"; actos prohibidos por los artículos 1 0, 14, 15 Y 8 de la Ley 256 de 1996, respectivamente. (…)

2. Ordenar a FARMA PAR el cese inmediato de la divulgación y emisión de toda clase de campañas publicitarias, institucionales, promocionales o comerciales, en cualquier medio de comunicación, respecto de productos identificados como "DERMESO", en tanto, reitero, dicha expresión es similarmente confundible con las marcas y el nombre comercial "ARMESSO", y supone la realización de los actos de competencia desleal previamente mencionados y tipificados en la Ley 256 de 1996.

(…)

3. Ordenar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y AlimentosINVIMA-, y particularmente al Comité de Publicidad de la entidad referida, abstenerse de expedir cualquier autorización para el empleo de empaques, etiquetas, o material promocional de cualquier índole que emplee la expresión "DERMESO".

(…)

4. Oficios.- Con el propósito de implementar debidamente la ejecución de las medidas cautelares decretadas, ruego al Despacho emitir sendos oficios dirigidos a la demandada, y a las siguientes entidades públicas y privadas, a las direcciones que oportunamente proporcionaré al Despacho, con el fin de notificarles el decreto de las medidas en cuestión: a) A la sociedad demandada; b) Al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –

INVIMA”1 .

1 Fls 324 y 325 cd. copiasProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 3 Mediante providencia del 6 de febrero del año en curso, el juzgador previamente a resolver sobre las medidas cautelares pedidas, ordenó a la parte actora prestar caución por la suma de $100’000.000.oo con fundamento en el artículo 568 del código de comercio, en concordancia con el artículo 31 de la ley 259 de 1996 y los artículos 678 a 691 del código de procedimiento civil2 .

EL AUTO APELADO Prestada la caución ordenada, el juez del conocimiento procedió al decreto de las medidas cautelares reclamadas en la demanda3 .

LA IMPUGNACIÓN Inconforme con lo resuelto, la parte demandada a través de apoderado judicial interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación, bajo el

decreto de las medidas cautelares reclamadas en la demanda3 .

LA IMPUGNACIÓN Inconforme con lo resuelto, la parte demandada a través de apoderado judicial interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación, bajo el argumento que el Despacho soportó el decreto de las medidas cautelares “única y exclusivamente en el artículo 568 del Código de Comercio, pero no analizó las consideraciones del artículo 31 de la ley 256 de 1996” , como quiera que no existe siquiera asomo de la existencia de conductas desleales, máxime cuando a diferencia de lo señalado por la sociedad demandante, “no se están comercializando productos marcados DERMESO, si no (sic) DERMESOHAIR, DERMESOFACE, DERMESOOBES, DERMESOCELU y DERMESOFIRM, los cuales son completamente diferentes a ARMESSO”. Agregó, que como quiera que la prueba de los actos de competencia desleal debe ser suficiente para ordenarle a un negociante dejar de comercializar sus productos, ello no se presenta aquí, donde simplemente lo endilgado se soporta en que haciendo una comparación simple entre las

2 Fl 342 cd. copias 3 Fls 486 a 489 cd. copiasProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 4 expresiones “ARMESSO” de propiedad de Armesso S.A. con “DERMESO” empleada por Farma Par S.A.S., fonéticamente se puede generar un riesgo de confusión, sin expresar cuál de los actos contemplados en la ley referida fueron los que se encontraron plenamente probados4 . Mantenida la decisión cuestionada 5 , se justifica el conocimiento del proceso en esta instancia.

confusión, sin expresar cuál de los actos contemplados en la ley referida fueron los que se encontraron plenamente probados4 . Mantenida la decisión cuestionada 5 , se justifica el conocimiento del proceso en esta instancia. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en esta oportunidad de establecer bajo la revisión del auto apelado, si se ha decidido por el a-quo en forma legal sobre el decreto de las cautelas reclamadas en la demanda por actos de competencia desleal, lo cual conduciría a que la providencia censurada se mantuviera en la forma y términos en que se produjo, o que por el contrario se imponga su revocatoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, “comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes”. (…) “Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud”. Por su parte, el artículo 568 del estatuto mercantil prevé que el interesado deberá acompañar a la solicitud de la cautela, “los elementos que acrediten

4 Fls 491 a 504 cd. copias 5 Fls 511 a 514 cd. copiasProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 5

4 Fls 491 a 504 cd. copias 5 Fls 511 a 514 cd. copiasProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 5 sumariamente la existencia de la usurpación, señalará en su petición la manera como pretende evitar la realización de tales hechos, y prestará la caución que se le señale para garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan causar al p resunto usurpador o a tercero .”; norma que si bien alude a las medidas cautelares que puede solicitar el titular de una patente o de una licencia, por remisión expresa de la norma referida en el párrafo anterior, es aplicable lo relativo a las cautelas en las acciones por competencia desleal. Lo anterior se complementa con el artículo 247 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina conforme al cual, una medida cautelar sólo se ordenará “cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”. De conformidad con lo expuesto, basta con que el juez advierta que está plenamente probada la realización de cualquiera de los actos de competencia desleal, o que existan pruebas que simplemente sean creíbles o de tal inminencia que compruebe aquello, para que se hagan necesarias las cautelas reclamadas. En el caso en estudio se advierte, que Armesso S.A.S. ya ante la

Superintendencia de Industria y Comercio había llevado al conocimiento la discusión acerca de las semejanzas de las marcas en conflicto y la identidad de los productos que confunden al público consumidor, resolviéndose sobre el punto de la posibilidad de confusión de los productos con las marcas cuyos derechos se encuentran reconocidos a la demandante. En efecto, dentro de las diligencias remitidas obra a folios 452 a 481, que en el trámite de solicitud de registro marcario de “DERMESO” presentada por Laboratorios Farma Par S.A.S. ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad Armesso S.A.S. presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud invocada por aquél con fundamento en la similitud yProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 6 confundibilidad del signo solicitado con las marcas registradas de su propiedad (AM ARMESSO, ARMESSO, DEARMESSO), procediendo en consecuencia la entidad responsable a verificar el riesgo de confusión existente entre la marca cuyo registro solicita el aquí convocado (DERMESO), con las marcas ya registradas o signos previamente solicitados a registro. Fue así, como mediante la Resolución No. 003160 del 27 de febrero de la presente anualidad, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición al registro impetrada por la actora en contra de la marca “ DERMESO” por lo que se negó su registro por indicios relacionados con actos de competencia desleal , tras considerar que “Al observar los signos DERMESO/AM ARMESSSO/ARMESSO , se evidencia que el signo cuyo registro se

“ DERMESO” por lo que se negó su registro por indicios relacionados con actos de competencia desleal , tras considerar que “Al observar los signos DERMESO/AM ARMESSSO/ARMESSO , se evidencia que el signo cuyo registro se solicita presenta similitudes gráficas y fonéticas susceptibles de generar confusión. Esto por cuanto los signos presentan una similar extensión por las letras y vocales que constituyen al signo, lo que se evidencia en el número de sílabas que ambos tienen, además los mismos emplean una secuencia similar en sus últimas sílabas MESO/MESSO, lo que provoca que la similitud ortográfica y fonética se acentúe. Por otra parte, la no inclusión de la segunda letra S de la marca opositora, no es una variación de la cual pueda derivarse la distintividad del signo solicitado, en tanto el signo solicitado sigue produciendo el mismo impacto sonoro de los signos opositores”; decisión que por demás, fue confirmada en su totalidad el pasado 17 de junio de 2013 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 36316 (fls 36 a 45 d. 2) Lo anterior significa, que no sólo las marcas registradas por la sociedad demandante gozan de una presunción de legalidad frente a los productos que comercializa Laboratorios Farma Par S.A., sino que de cara a lo resuelto por la Superintendencia Financiera emerge un hecho que hace posible presumir con cierto grado de razonabilidad la existencia de la infracción presuntamenteProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01

7 cometida o aún su inminencia , la cual se pretende superar con las medidas reclamadas, de tal suerte que imponer una restricción en el mercado y en la producción de sus mercancías al demandado, comporta una intervención justificada, tal y como lo consideró el juez de instancia, si se tiene en cuenta que su actividad comercial no aparece ejercida bajo el amparo de un derecho marcario. Corolario de lo expuesto, este Despacho encuentra acertada la decisión de decretar las cautelas pedidas; de ahí que la providencia impugnada deba recibir confirmación. DECISIÓN En mérito de lo anterior, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., RESUELVE CONFIRMAR el auto recurrido por la parte demandada, proferido el 2 de mayo de 2013 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., por las razones anotadas en la parte motiva de esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO MagistradoProceso Ordinario Armesso S.A.S. contra Laboratorios Farma Par S.A.S. 110013103029201300015 01 8