TSDJ BOG SC - 11001319900012004008379-01-(10-10-2008)

LRSG. RAD. 1-2004-8379-01

COMETENCIA DESLEAL. IMITACIÓN DE ETIQUETA.

LELTIGIMACIÓN DEL IMPORTADOR DEL PRODUCTO PRUEBA INDICIARIA. INDICIO DERIVADO DE NO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LEY 256 DE 1996

Competencia Desleal

DTE: WYETH.

DDO: LABORATORIOS PHARMA CHEMICAL LTDA.

Apelación Sentencia 1-2004-8379-01

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA CIVIL DE DECISIÓN Magistrado Ponente: LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil de Decisión del 18 de junio de 2008. Acta 29. Bogotá D.C., diez de octubre de dos mil ocho. Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte actora dentro del proceso de competencia desleal iniciado por la sociedad WYETH contra LABORATORIOS PHARMA CHEMICAL LTDA., respecto de lo decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante sentencia 012 del 28 de diciembre de 2007.

LA DEMANDA

1. Reclamó el demandante que se declarara que el convocado incurrió en una serie de actos de competencia desleal de desviación de la clientela, de confusión, de engaño, de imitación, de aprovechamiento de la reputación ajena, al producir y utilizar la etiqueta y diseño con la marca “LAB STICK”, la cual es idéntica a laLRSG. RAD. 1-2004-8379-01

2 marca “CHAP STICK” de propiedad del actor; por lo que en consecuencia, exigió que se ordenara al infractor se abstuviera de repetir esos actos y se le condenara al pago de perjuicios.

2. Planteó como fundamentos de hecho de sus pretensiones los que la Sala procede a compendiar: 2.1 La sociedad actora produce en los Estados Unidos y distribuye en el país el artículo CHAP STICK desde hace varios años el cual es comercializado por la sociedad Whitehall Laboratories Ltda., destacándose en el mercado por su participación mayoritaria. 2.2. El demandante es titular del certificado de registro 108.082 para la marca CHAP STICK. 2.3. El demandado solicitó el registro nominativo y mixto para su producto LAB STICK, el cual fue objeto de oposición por parte del actor. 2.4. Ante la identidad de la etiqueta y diseño utilizada por el demandado con la que es de propiedad del actor, este lo requirió solicitando su no utilización, por constituir actos de confusión, engaño, de imitación, de aprovechamiento de la reputación ajena y de desviación de la clientela.

3. El demandado concurrió de manera tardía a la actuación.

Agotado el trámite de rigor, la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó las pretensiones al concluir que la parte actora carece de legitimación en la causa, pues no acreditó que “tuvieseLRSG. RAD. 1-2004-8379-01 3 derechos exclusivos sobre signos distintivos aplicados a los protectores labiales CHAP STICK”, adicionando que a pesar de que

es posible predicar que el demandante ha participado o pretendido participar en el mercado, sin embargo no se demostró que sus intereses económicos resultaran afectados con las conductas denunciadas como desleales, en tanto que de las pruebas recaudadas fluye que no se pudo establecer “una relación directa ni indirecta entre la actora y la producción, comercialización o publicidad del producto CHAP STICK...” “toda vez que quienes se vislumbran como titulares de tales intereses económicos .... serían “Whitehall-Robin Healthcare USA, Whitehall Laboratories Ltd.” y/o la sociedad Whitehall Laboratories Ltd., Colombia” quienes son participantes en el mercado con nombre propio, “o por lo menos sin reconocer públicamente a Wyeth como productor o fabricante y responsable del producto, o sin anunciarse como licenciatarios del signo distintivo que utilizan para su identificación” (fl. 8 Cdno. 2) . EL RECURSO Impugnada la decisión por el demandante, alegó que le asiste legitimación en la causa porque CHAP STICK es producido por WYETH en los Estados Unidos pero importado y comercializado en Colombia por WHITEHALL, sociedad que es su filial y, como tal, de su propiedad; hecho que demuestra su participación en el mercado, agregando que para habilitarse para exigir estas pretensiones basta la expectativa de participar en él. Así mismo destacó que el actor es titular del certificado de registro 108.082 sobre CHAP STICK, hecho demostrado con las copias aportadas, las cuales se presumen auténticas, adicionando que como el documento de registro se encuentra en poder de la Superintendencia ella no podía exigir laLRSG. RAD. 1-2004-8379-01 4 prueba de los escritos que reposan en su poder. Fustigó, por igual, que la entidad juzgadora desconoció su propia

encuentra en poder de la Superintendencia ella no podía exigir laLRSG. RAD. 1-2004-8379-01 4 prueba de los escritos que reposan en su poder. Fustigó, por igual, que la entidad juzgadora desconoció su propia decisión en torno a la legitimación -signada por el sello de la cosa juzgada-, condición que se aceptó como presupuesto para el decreto de las cautelas. También hizo énfasis en la oposición que el actor planteó a la solicitud de registro intentado por el demandado, actuación que culminó con el reconocimiento de las semejanzas entre las marcas confrontadas en este procedimiento. En el mismo sentido censuró que el fallador no hubiera reparado en la falta de defensa del demandado, omisión de la que se desprende un indicio grave a favor de las pretensiones; argumentos por los que reclamó la revocatoria de la decisión cuestionada y el aval de su petitum.

CONSIDERACIONES

1. La autoridad de primer grado desechó las pretensiones con fundamento en la ausencia de legitimación en la causa en el actor, materia que es de oficioso pronunciamiento “pues su titularidad es la que le confiere la tutela que hace valer, hace parte del thema decidendum, así las partes no lo hayan propuesto expresamente, o no haya sido objeto de reparo o reproche por parte del demandado” (CSJ. G.J. Ts. CIII, pág. 255 y CV, pág. 263)” (G.J. T. CCXVI, pág.62); instituto que en lo que a la acción en estudio se refiere recae en “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados...” 1 de

en estudio se refiere recae en “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados...” 1 de donde se deduce que para que la pretensión que por la vía de la competencia desleal se adelante se requiere la prueba de la

1 Ley 256 de 1996, artículo 21.LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 5 participación o de la intención de concurrir y además de la afectación de sus intereses, elementos sine qua non para establecer “la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede el derecho que reclama” 2 ; dentro de la acción judicial que tiene como cometido que se exteriorice la ilegalidad de los hechos realizados en contravía del correcto funcionamiento de la economía de mercado.

2. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el éxito de las pretensiones argumentando que no se acreditó que directa o indirectamente se hubieren afectado sus intereses con los actos que denunció como desleales, decisión de la que desde ya se advierte habrá de revocarse, de acuerdo con las siguientes reflexiones: 2.1. Ninguna duda existe en torno a las condiciones que exige la ley para que el sujeto que participa en el mercado pueda adelantar con éxito la pretensión de declaración de existencia de actos concurrenciales, bastando para ello su intención o participación en el mercado y la afectación de sus intereses, presupuestos que en el caso bajo análisis están presentes.

En efecto, manifestó el actor en la demanda que “produce y distribuye” el artículo CHAP STICK, el cual es importado por la sociedad WHITEHALL quien lo comercializa en el país, expresión de la que existe el indicio grave de su certeza derivado de la falta de contestación del libelo introductorio 3 , al que se adiciona la prueba documental en la que consta que la sociedad importadora

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 415 de 27 de octubre de 1987. 3 C.P.C. artículo 95.LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 6 expende esos productos en el país, lo cual demuestra que el actor si participa en el mercado nacional al proveer de los mismos al comercializador. Esa posibilidad de la introducción del producto al país, por la vía de la importación, entraña un acto dispositivo de intereses por parte del actor, por el que permite que su mercancía sea comercializada en el territorio patrio, produciendo efectos económicos en él, la cual, de manera indudable encarna una actividad mercantil de participación en el mercado, que lo habilita para ejercer las acciones de protección de la competencia. De otra parte, la circunstancia probada de proveer el artículo para su venta en Colombia por parte de WHITEHALL igualmente demuestra que con la realización de los actos que se demandan como concurrenciales, se afecta de manera indirecta la economía de los negocios del actor, pues de llegar a existir los actos de imitación que provoquen la confusión en el mercado, no solo se

perturban los negocios de WHITEHALL, sino también los del demandante ante la potencial disminución de las ventas, como producto de un mercado injustamente contaminado; confluencia de presupuestos sustanciales que de una parte demuestran el interés y legitimación que le asiste al demandante y que, de otra, dejan en evidencia la revocatoria de la decisión impugnada.

3. Establecida como está la legitimación en causa en el actor, memora la Sala que el funcionamiento del mercado es un tema de utilidad común, protegido por el artículo 333 de la Carta Superior, razón por la cual el legislador ha expedido una serie de normas que tienen como cometido impedir que se obstruya o se restrinja laLRSG. RAD. 1-2004-8379-01 7 libertad económica, evitando o controlando la ejecución de actos desleales en el comercio, dentro de las que obra la ley 256 de 1996 cuya orientación es garantizar los derechos de los empresarios en condiciones de igualdad, a la par que persigue asegurar el funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía del mercado y la del público en general.

4. Practicadas las anteriores precisiones, conviene memorar que en el presente asunto pretende la sociedad actora que se declare que el demandado incurrió en los actos de deslealtad relacionados en los artículos 8, 10, 11, 14 y 15 de la ley 256 de 1996, presentando, en esencia, como supuesto fáctico la utilización de la etiqueta y diseño con la marca “LAB STICK”, la cual es idéntica a la marca “CHAP STICK” de propiedad del actor; súplicas que acoge la Sala en concordancia con el siguiente análisis: 4.1. En primera medida, en el tema de la manera como los productos se presentan a los potenciales usuarios, es necesario

“CHAP STICK” de propiedad del actor; súplicas que acoge la Sala en concordancia con el siguiente análisis: 4.1. En primera medida, en el tema de la manera como los productos se presentan a los potenciales usuarios, es necesario recordar que la “etiqueta forma parte del empaque y contiene información impresa que aparece sobre el empaque junto con este”, que comprende “desde simples letreros unidos al producto hasta complejos diseños gráficos que forman parte del empaque” y que “la etiqueta puede llevar sólo el nombre de marca o mucha información”4 ; destacándose que en los últimos años ha cobrado trascendental importancia en la medida en que “se ha convertido en un promotor sobresaliente de ventas de sí mismo …, se convierte en el último elemento de la cadena de promoción de ventas de un artículo y es en conjunto, el medio que atrapa la atención del

4 Documento CEFE, Mercadeo, título: Diseño de Productos. Tomado de http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Tecnicos/diseno.htmLRSG. RAD. 1-2004-8379-01 8 consumidor en el punto de venta, le habla de las bondades del producto, le da personalidad y compite con el resto de sus similares en la compleja tarea de seducir al comprador para lograr la venta”5 ; debiéndose destacar que el conjunto de elementos que la integran determinan la marca, el origen empresarial, la eventual preferencia del mercado, influyendo en la decisión del consumidor para su adquisición. 4.2. Con fundamento en la facultad otorgada a las partes en

el inciso segundo del artículo 183 del C.P.C., el actor con la demanda presentó un dictamen pericial en el que se realizó un análisis comparativo elaborado bajo los criterios de semejanza o disemejanza de los productos “protector labial” de la marca Chap Stick y “protector labial” de la marca Lab Stick, por el equipo interdisciplinar GESCOM, de especialistas en Análisis, Investigación y Estrategias de Comunicación visual, en colaboración con el Centro de Desarrollo de Sensores instrumentación y Sistemas (CD6) de la Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona-España), en el que a partir de la identidad gráfica de cada etiqueta, de sus textos, gamas cromáticas, atributos sicofísicos, después de algunos experimentos referidos al “coeficiente de legibilidad”, al contraste luminoso y cromático, se concluyó que “los Laboratorios Pharma Chemical Ltda.., lejos de pretender una identificación clara y singular del producto protector labial, propicia los equívocos en los observadores/usuarios, creando por medio de la imitación sistemática de los elementos identificadores propios del producto “Chap Stick” un alto grado de confusión entre los productos, de asociaciones inexistentes entre marcas, y de equívocas vinculaciones en el origen empresarial,

5 La etiqueta como herramienta de mercadotecnia. Alejandro Medina Magdalena.LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 9 dificultando la capacidad discriminatoria y equiparando cualidades y calidades distintas, todo ello en detrimento de los usuarios en

general, de la imagen de la marca “Chap Stick” y de la propia empresa Whitehall Laboratorios Ltd., Colombia” (fl. 70); gestión probatoria que la Corte Constitucional avaló al estudiar la constitucionalidad de la norma adjetiva citada6 . Dada las especificaciones técnicas del trabajo realizado, de su fundamentación, de los estudios presentados, la Sala le reconoce a la experticia pleno poder de convicción, suficiente para tener por probados los actos de imitación que aconsejan la protección solicitada, pues por demostrado se tiene la existencia de actos con potencia para confundir, condición que en verdad es suficiente para que el ejercicio de esta acción triunfe, pues de acuerdo con la legislación imperante basta que los episodios ejecutados por el competidor y de los cuales se siente lastimado el actor, sean por sí mismos suficientes para generar esos resultados, esto es, que tengan intrínsecamente aptitud para producir esos efectos. 4.3. En este sentido, no pierde de vista la Sala que la ley permite que la clientela de un productor sea cautivada por otro proveedor con la utilización de procedimientos lícitos, pues los actos de competencia, se conciben “ como una disputa racional entre sujetos que concurren en el mercado con el propósito de atraer o captar una clientela actual o potencial, ejecutando un sinnúmero de estrategias, todas diseñadas con el propósito de hacerse a ella, de mantenerla e incrementarla, fin al que conduce

6 Sentencia C-798 de 2003, indicó “La Sala considera que, en cumplimiento de la carga procesal que les asiste, es razonable que el legislador permita que las partes aporten pruebas, entre ellas los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados, a fin de

6 Sentencia C-798 de 2003, indicó “La Sala considera que, en cumplimiento de la carga procesal que les asiste, es razonable que el legislador permita que las partes aporten pruebas, entre ellas los experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados, a fin de que el juez disponga de los elementos de juicio que le permitan tomar una decisión justa y razonada en atención a las especificidades del caso sometido a su consideración. Además, el hecho de aportar tales pruebas no impide a su contraparte controvertirlas ni al juez valorarlas en su oportunidad”.LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 10 esa lucha por la conquista del mercado, es un concepto consustancial a los principios de libertad de empresa y libre comercio proclamado en la Carta Política” (CSJ. Sentencia 054 del 9 de abril de 2002); sin embargo este pensamiento no es predicable del caso bajo estudio, pues a pesar de que la “imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre”, sin embargo cuando obra una “imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.” 7 ; consecuencias estas últimas que se describen en el laborío realizado por el experto.

5. Establecido como quedó que la demandada materializó prácticas de competencia desleal con menoscabo de los intereses de Wyeth, se dispondrá, a partir de la ejecutoria de esta decisión, la

prohibición a Laboratorios Pharmachemical Ltda. de ejecutar la conducta atentatoria del sistema competitivo de economía del mercado, conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 256 de 1996. Suficiente lo anterior para que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVA: PRIMERO: REVOCAR la resolución 0012 del 28 de diciembre de 2007, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en

7 Ley 256 de 1996, artículo 14.LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 11 el proceso de COMPETENCIA DESLEAL adelantado por la sociedad WYETH contra LABORATORIOS PHARMA CHEMICAL LTDA. y en su lugar se dispone DECLARAR que la demandada ha incurrido en prácticas de competencia desleal y en consecuencia, a partir de la ejecutoria de esta decisión, se le prohíbe la utilización del producto protector labial con la marca Lab Stick con la etiqueta o diseño que se denunció en este proceso.

SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo del demandado.

Liquídense.

NOTIFIQUESE.

LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ

Magistrado Ponente Rad. 11001319900012004008379-01

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Magistrado Rad. 11001319900012004008379-01

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Magistrado Rad. 11001319900012004008379-01LRSG. RAD. 1-2004-8379-01 12

PARA FIRMAS 1-2004-8379-01

DESCRIPTOR. Probada competencia desleal por imitación de etiqueta con un dictamen pericial allegado con la demanda. Establecida legitimación por activa por la calidad de proveedor e importador del producto –actividad mercantil de participación en el mercado-. Maneja indicio por falta de contestación de la demanda. Ley 256 de 1996.