TSDJ BOG SC - 110013199001 2021 67693 02-(15-11-2023)

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente: CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Radicación: 110013199001 2021 67693 02

Procedencia: Superintendencia de Industria y ComercioGrupo de Trabajo de Competencia Desleal

y Propiedad Industrial

Demandante: Óptica Alemana E y H Schmidt S.A.

Demandado: Sandra Isabel Rey González

Proceso: Verbal

Recurso: Apelación Sentencia

Discutido y Aprobado en Salas de Decisión del 26 octubre y 2 de noviembre de 2023. Actas 38 y 39.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de abril de 2023, corregida el 4 de julio siguiente, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, dentro del proceso VERBAL instaurado por la sociedad ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A. contra SANDRA ISABEL REY GONZÁLEZ.Verbal 001 2021 67693 02 2

3. ANTECEDENTES

3.1. La Demanda

Tras reformar el libelo, Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., a través de apoderada judicial, instauró demanda contra Sandra Isabel Rey

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3. ANTECEDENTES

3.1. La Demanda

Tras reformar el libelo, Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., a través de apoderada judicial, instauró demanda contra Sandra Isabel Rey González, para que se hagan los siguientes pronunciamientos:

3.1.1. Declarar que la convocada infringió en los términos de los literales d) y e) del artículo 155 de la Decisión CAN 486 de 2000 sus derechos marcarios, identificados con los certificados número 320126, 231608, 223242 y 190846, al usar los signos Óptica Germana, Óptica Germana Visión, Óptica Germana Visión Pluss para identificar servicios de op tometría, óptica, ortóptica, pleóptica, oftalmológica y laboratorios ópticos, idénticos a los ya protegidos en las clases 42, 44, así como a los productos conexos de la clase 9.

3.1.2. Conminarla en consecuencia, a indemnizarle la afectación al valor intr ínseco de los derechos de la estirpe ya señalada, las ganancias que hubiere percibido de haber autorizado el uso de sus marcas, y por los pacientes que se confundieron con los servicios, de acuerdo con el sistema de indemnización establecido en el Decreto 2264 de 2014, con su respectiva indexación y pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, en caso de que no se realice el pago en el plazo otorgado.

3.1.3. Ordenar cesar definitivamente el uso de las aludidas expresiones, o de otro idéntico y/o similar al signo “ÓPTICA

realice el pago en el plazo otorgado.

3.1.3. Ordenar cesar definitivamente el uso de las aludidas expresiones, o de otro idéntico y/o similar al signo “ÓPTICA ALEMANA” por ella registrado, además de abstenerse de infringir en el futuro los derechos de propiedad industrial de su titularidad. 3.1.4. Condenar a la intimada en costas1.

1 Folios 27 y 28 del archivo SUBSANACIÓN DE DEMANDA REFORMADA, ubicado en la carpeta 27 SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA REFORMADA, a su vez en 2021-177693, de la carpeta SuperintendenciaDeIndustris&ComercioSIC.Verbal 001 2021 67693 02 3 3.2. Los hechos

Para soportar dichos pedimentos invocó los supuestos fácticos que, en síntesis, se compendian así:

La marca “ÓPTICA ALEMANA” se ha venido posicionando en el mercado colombiano por más de 100 años para identificar servicios de óptica, optometría y de comercialización de lentes, es de gran reconocimiento entre los consumidores, por lo que puede considerarse notoria y renombrada en el mercado.

Es titular exclusiva de los derechos derivados de los registro s marcarios

EXPEDI

ENTE

MARCA ESTADO VIGENCIA CERTIFI

CADO CLA SE 030227 03

Conc edido 13/07/ 2026 320126 44 9405771 0

ÓPTICA

ALEMANA Conc edido 28/08/ 2026 190846 9 923758 5142

ÓPTICA

ALEMANA Conce dido 04/10/

320126 44 9405771 0

ÓPTICA

ALEMANA Conc edido 28/08/ 2026 190846 9 923758 5142

ÓPTICA

ALEMANA Conce dido 04/10/ 2029 223242 42 923719 4442

ÓPTICA

ALEMANA Cadu cada 05/12/2 020 231608 42

En el año 2017 requirió por primera vez a la demandada por el uso del signo “NUEVA ÓPTICA VISUAL ALEMANA” en el establecimiento de comercio identificado con matrícula 2692113, ubicado en esta ciudad. Ante ello, el 4 de diciembre siguiente, informó el cambi o de nombre de dicho negocio por el de “NUEVA OPTICA VISUAL” y se comprometió al respeto de sus marcas.

A pesar de lo anterior, en fecha desconocida, dicha designación fue modificada a “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, con lo cual deVerbal 001 2021 67693 02 4 nuevo trasgrede las pre rrogativas marcarias que le asisten, máxime cuando la encausada también es propietaria de otros comercios llamados “ÓPTICA GERMANA” con matrícula 422317 y “ÓPTICA GERMANA VISION” matrícula 181090.

El uso de las denominaciones mencionadas se acompaña además de elementos gráficos similares a los utilizados por ella, tanto por los colores de la bandera alemana -negro, rojo y amarillo - como por la configuración del signo con la inclusión de letras color negro en una fuente similar.

elementos gráficos similares a los utilizados por ella, tanto por los colores de la bandera alemana -negro, rojo y amarillo - como por la configuración del signo con la inclusión de letras color negro en una fuente similar.

En una segunda conminación realizada el 8 de abril 2019, en el cual se incluyeron fotografías de los establecimientos infractores, se manifestó que el reemplazo de la expresión “ALEMANA” por “GERMANA” era insuficiente para evitar el riesgo de confusión en la mente del consumidor, da do que este último vocablo se refiere a la persona originaria de Germania, antigua Alemania, razón por la cual son conceptualmente idénticas.

El día 24 del mismo mes y año, la accionada en respuesta, anunció que no tomaría ninguna medida porque no incurrió en la conculcación alegada. Pese a que se intentó conciliación extrajudicial no se llegó a acuerdo alguno.

El 29 de julio de 2019, la convocada presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de mala fe, solicitud de registro de marca “GRAN V ISIÓN GERMANA” bajo el número de expediente SD2019/0064269, se opuso, con fundamento en las marcas previas de “ÓPTICA ALEMANA”.

A través de la Resolución número 73457 del 18 de noviembre 2020, al zanjar la apelación la entidad, negó la memorada solicitud marcaria, con soporte en que “…si se analiza la expresión GERMANA y ALEMANA, se considera que entre esas dos expresiones claramente existen semejanzas del orden fonético, gramatical yVerbal 001 2021 67693 02 5

con soporte en que “…si se analiza la expresión GERMANA y ALEMANA, se considera que entre esas dos expresiones claramente existen semejanzas del orden fonético, gramatical yVerbal 001 2021 67693 02 5 conceptual que generan la misma idea en el consumidor. Ciertamente, es i mportante mencionar que de acuerdo con lo mencionado por la Real Academia de la Lengua Española, la expresión GERMANO(A) hace referencia a ALEMAN, por lo que claramente se evidencia un mismo concepto respecto de las expresiones analizadas…”. -negrilla y subrayado dl texto original-.

A pesar del pronunciamiento que confirma la posibilidad de confundir los signos de la expresión “GERMANA” con las marcas “OPTICA ALEMANA”, la demandada continuó usando como marca y enseña comercial aquel vocablo en sus tres est ablecimientos de comercio, así como el sitio web https://optica-germana.negocio.site/.

El 17 de febrero de 2021 se efectuó un llamado adicional a la intimada con el mismo fin, sin que emitiera contestación. El 29 de junio se observó que continuaba explotando la expresión “GERMANA” para los servicios ofrecidos.

Mediante auto del 21 de junio de 2021, tras acoger la solicitud de medidas cautelares, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Despacho de primer grado, le ordenó a la señora Rey González “…suspender y retirar inmediatamente de los circuitos comerciales la distribución y comercialización de servicios que hagan uso de la expresión “ÓPTICA GERMANA, ÓPTICA GERMANA VISION y

“…suspender y retirar inmediatamente de los circuitos comerciales la distribución y comercialización de servicios que hagan uso de la expresión “ÓPTICA GERMANA, ÓPTICA GERMANA VISION y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante, para distinguir o identificar servicios de óptica, laboratorios ópticos y/o oftalmológicos relativos a la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza…”.

Así mismo, retirar las aludidas expresiones “…o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante de sus establecimientos de comercio, enseñas comerciales, etiquetas, página web, perfiles de redes sociales, plataformas digitales de comercialización, así como de cualquier otro canal digital que hagan uso de una expresión idéntica o similar al registro de la accionante…”.Verbal 001 2021 67693 02 6 Además, “…de cualquier material publicitario, informativo o promocional, verbal, impreso, magnético o electrónico, incluyendo y sin limitarse a comerciales en radio, televisión, redes sociales, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistemas o comunicaciones de cualquier índole que hagan uso de la expresión “ÓPTICA GERMANA, ÓPTICA GERMANA VISION y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS” y/o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante, para distinguir o identificar servicios de óptica, laboratorios ópticos y/o oftalmológicos relativos a la clas e 44 de la Clasificación Internacional de Niza…”.

La enjuiciada vulneró el uso exclusivo de la marca, regulado en el

de óptica, laboratorios ópticos y/o oftalmológicos relativos a la clas e 44 de la Clasificación Internacional de Niza…”.

La enjuiciada vulneró el uso exclusivo de la marca, regulado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2001; generó riesgo de confusión y de asociación, conforme el literal d) del precepto 155 ibidem, efectuó un uso no consentido de una marca notoria, según el literal e) de la misma norma, cuya prueba establece el canon 228 ejúsdem, y procedió de mala fe, al seguir utilizando la expresión “GERMANA” pese a los continuos requerimientos efectuados2.

3.3. Trámite Procesal.

El Despacho por medio de auto del 24 de agosto de 2021, admitió la demanda en principio presentada y ordenó su traslado al extremo pasivo3. Sin notificarse esta decisión, tal escrito fue objeto de reforma, previa subsanación se aceptó la modificación a través de proveído del 23 de noviembre de 20214.

Enterada la convocada, a través de apoderado judicial, se pronunció frente a los hechos, con oposición a las pretensiones y desplegó las excepciones de fondo tituladas “…Prescripción ordinaria de la acción por infracción a la propiedad Industrial …”,

2 Folios 3 al 27 ibídem. 3 Archivo AUTO no. 101544 ADMITE DEMANDA, ubicado en la carpeta 19 AUTO no. 101544 ADMITE DEMANDA. 4 Archivo AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA, ubicado en la carpeta 29 AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA.Verbal 001 2021 67693 02

ADMITE DEMANDA. 4 Archivo AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA, ubicado en la carpeta 29 AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA.Verbal 001 2021 67693 02 7 “…Coexistencia de signos …”, “.. .Falta de demostración de la notoriedad de la marca registrada ...” e “…Inexistencia de la alegada infracción marcaria …”, “… Expresiones de carácter genérico y descriptivo …” y “…Falta De Demostración De Los Perjuicios Alegados…”5.

Descorridas las defensas6, llevó a cabo las etapas reguladas en los artículos 3727 y 373 del Código General del Proceso. En la última emitió sentencia, la cual negó las pretensiones de la dema nda, declaró no probados los enervantes de falta de demostración de la notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaría, expresiones de carácter genérico y descriptivo, falta de demostración de perjuicios alegados, así como las de prescripción y coexistencia de los signos. Ordenó el levantamiento de medidas cautelares. Condenó en costas a la actora.

Inconforme, interpuso recurso de apelación, concedido en el acto8.

Mediante proveído de 4 de julio de 2022 se corrigió el ordinal segundo de la parte resolutiva del veredicto para declarar probados los enervantes de falta de demostración de notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaría, expresiones de carácter genérico y descriptivo y falta de demostración de perjuicios alegados9.

enervantes de falta de demostración de notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaría, expresiones de carácter genérico y descriptivo y falta de demostración de perjuicios alegados9.

5 Folios 63 al 82 de los archivos CONTESTACIÓN DEMANDA, ubicado en la carpeta 35

CONTESTACIÓN DEMAMDA archivo CONTESTACIÓN DEMANDADA (NOTIFIC ACIÓN CDTA CONCLUYENTE), ubicado en la carpeta 44CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA

(NOTIFICACIÓN CDTA CONCLUYENTE), 6 Archivo TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO, ubicado en la carpeta 36 TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO. 7 Archivo ACTA DE AUDIENCIA NO. 2669 28 -11-22, ubicado en la carpeta 54 AUDIENCIA NO. 2669 28-11-22. 8 Archivo ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 DE 2023, ubicado en el archivo 77-VIDEO Y ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 de 2023. 9 Archivo AUTO 69758-POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN, ubicado en la carpeta 82AUTO 69758-POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN.Verbal 001 2021 67693 02 8

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El funcionario, luego de enunciar que se encuentran presentes los presupuestos procesales, y no se estructura invalidez que nulite lo actuado, precisó que no se configura la prescripción de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, porque si bien el

presupuestos procesales, y no se estructura invalidez que nulite lo actuado, precisó que no se configura la prescripción de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, porque si bien el conocimiento de tal acto, lo tuvo la demandante el 21 de marzo de 2019, tal como fue aceptado en el escrito medi ante el que se descorrieron las excepciones y el pronunciamiento del hecho 2.8. del libelo, lo cierto es que el término de dos años estatuido en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 para que opere el aludido fenómeno decadente, se suspendió entre el 14 mayo y 12 de julio de 2019, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial, entre el 17 de marzo al 30 abril de 2020 y a partir del 1º mayo al 30 de junio del mismo año, con ocasión de la emergencia sanitaria, por lo que la presentación de la demanda el 26 de julio de 2021, tuvo la entidad de interrumpir el aludido lapso.

Acorde al precepto 238 ibídem la promotora cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el presente asunto, en la medida que las documentales adosadas respaldan que ella tiene la titularidad de marca “ÓPTICA ALEMANA” de las clases 44 y 9, hasta el 18 de julio de 2026.

No se probó la notoriedad del signo Óptica Alemana, como debió hacerse, conforme la IP20 de 2022, en la medida que los escritos adosados –y no los videos - solo respaldan las exigencias de los literales a), b), c) y f) del canon 228 ejúsdem, que dan cuenta que

hacerse, conforme la IP20 de 2022, en la medida que los escritos adosados –y no los videos - solo respaldan las exigencias de los literales a), b), c) y f) del canon 228 ejúsdem, que dan cuenta que posee una visibilidad y reconocimiento en el mercado nacional por su trayectoria, más no las exigencias contenidas en los restantes literales, dentro de los que se encuentran el valor contable del signo y de la publicidad, también contemplados en el l iteral e) del artículo 155 ibídem.

El 24 de abril de 2019, la demandada ante el requerimiento; consideróVerbal 001 2021 67693 02 9 no haber vulnerado ningún signo para modificar la expresión germana, aunado, aquella desde abril de 2019 a junio 2022, usó las expresiones Óptica Ger mana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus para reconocer tres establecimientos de comercio en esta ciudad; el primer nombre para identificar su página web, así como los servicios prestados; además, que la gestora no justificó inasistencia a la audiencia regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso.

Para analizar la infracción alegada primero se debe determinar cuál es el elemento preponderante y luego cotejar los signos mixtos frente a signos de la misma naturaleza y nominativos, conforme se hizo en las decisiones 17IP-2013 y 218IP-2019, con este fin destacó que el elemento preponderante es nominativo, ya la actora utiliza la denominación Óptica Alemana y el demandado, por su parte, Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus para

elemento preponderante es nominativo, ya la actora utiliza la denominación Óptica Alemana y el demandado, por su parte, Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus para identificar los servicios de oftalmología, optometría y laboratorio óptico de la clase 44 y la comercialización de productos ópticos de clase 9 de la clasificación internacional de NIZA.

Con el fin de realizar el cotejo debe analizarse el signo denominativo preponderante, sin descomponer su unidad fonética, teniendo en cuenta las letras y sílabas que ofrezcan función diferenciadora, los lexemas, fonemas, conforme se hizo en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 172IP2021, 44IP-2021 y 165IP-2021.

A tono con ello, el signo Óptica Alemana empleado por la actora, comprende dos palabras, la segunda es la que produce el impacto en el consumidor, pues la primera describe el servicio prestado; y, en los signos Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus, de usanza de la intimada, igualmente el vocablo inicial es descriptivo, por lo tanto, solo las expresiones restantes serán objeto de cotejo; sin embargo, aunque los términos “Germana” y “Alemana” se alegan equivalente, no pude desconocerse que varían en losVerbal 001 2021 67693 02 10 lexemas “Ger” y “Ale”, circunstancias que diluyen la similitud fonética y gramatical, de tales “…silabas tónicas…”, a lo que se suma el hecho que las expresiones “Visión” y “ Visión Plus” generan una diferencia

10 lexemas “Ger” y “Ale”, circunstancias que diluyen la similitud fonética y gramatical, de tales “…silabas tónicas…”, a lo que se suma el hecho que las expresiones “Visión” y “ Visión Plus” generan una diferencia entre los signos analizados, razones por las cuales, contrario a lo estimado cuando se proveyó sobre las cautelares, no existe riesgo de confusión entre estos -literal e) del artículo 155 ejúsdem-.

No se probó la coexistencia de los signos, alegada por la convocada, pues lo atinente al uso de la denominación “ Óptica Comercial Alemana” es un aspecto que quedó zanjado desde el año 2017. En todo caso ninguna evidencia refrenda un primer uso, el registro marcario, el uso personal, ostensible, y público de dicho nombre comercial, sin que se pueda tener por acreditado, con el simple registro de un establecimiento de comercio con tal denominación.

Para proveer sobre los perjuicios no es dable confundir la infracción del derecho con las consecuencias de ello, pues aquella consecuencia del daño es lo indemnizable, acorde con lo previsto en el artículo 243 ibídem, cuya prueba le corresponde a quien lo alega, en cambio la demostración de su cuantía podrá acogerse al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

No se acreditó la clientela perdida y la cantidad de traslado a la demandada, por lo que no es pertinente acceder a los detrimentos regulados en el literal a) del canon 243 ibídem; y, aunque las indemnizaciones reguladas en el literal c) de la misma norma no son acumulables, tampoco demostró el pago de licencias contractuales que se deba reconocer.

regulados en el literal a) del canon 243 ibídem; y, aunque las indemnizaciones reguladas en el literal c) de la misma norma no son acumulables, tampoco demostró el pago de licencias contractuales que se deba reconocer.

Declaró avantes, con estribo en lo antecedente, las excepciones de falta de demostración de la notoriedad de la marca regist rada, inexistencia de la infracción marcaria, expresiones de carácter genérico y descriptivo y falta de demostración de los perjuicios alegados; no demostrados los enervantes de prescripción y coexistencia de los signos; e impuso el pago de las costas a laVerbal 001 2021 67693 02 11 actora10.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

5.1. El abogado que representa los intereses de la activante, como sustento de la solicitud revocatoria, cuestionó que el a quo no encontrara relevancia de la similitud entre las marcas confrontadas “OPTICA ALEMANA ” y “ OPTICA GERMANA ”, tomadas en su conjunto, evocan la misma idea que impide al consumidor distinguir una de otra, conforme lo han sostenido la doctrina de Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La comparación ideológica y conceptual es de aplicación preferente sobre los otros como sería el análisis en plano fonético o visual o gráfico, ya que pueden ser consideradas confundibles denominaciones que, aunque gramatical o fonéticamente no sean similares, induzcan en error al público consumidor dada su identidad conceptual, como ocurre con las expresiones “ALEMANA” y

gráfico, ya que pueden ser consideradas confundibles denominaciones que, aunque gramatical o fonéticamente no sean similares, induzcan en error al público consumidor dada su identidad conceptual, como ocurre con las expresiones “ALEMANA” y “GERMANA” que son sinónimas.

Cuando en el cotejo de marcas mixtas en las cuales predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, deben aplicarse las reglas y criterios establecidos para la comparación de signos denominativos, de manera que deben analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual u ideológica.

Los elementos gráficos incluidos en las marcas en comparación refuerzan el grado de similitud existente, debido a la identidad ideológica de los signos, pues las marcas incorporan los mismos colores alusivos al concepto que caracteriza -Alemania-, también letra

10 Minuto 00:36 a 34:18 hora del archivo 21167694—0013400003, ubicado 77-VIDEO Y ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 DE 2023.Verbal 001 2021 67693 02 12 y fuente usada por la demandada en sus enseñas comerciales - ÓPTICA GERMANA VISION Y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSSse asemeja a la marca registrada “ OPTICA ALEMANA”, comparten una estructura gráfica similar, al componerse de palabras representadas en una única línea, en letras mayúsculas de color negro, resaltadas por un elemento longitudinal en su parte superior o inferior con los colores negro-rojo-amarillo.

Existe semejanza gráfica entre los signos de las Ópticas Germana y

negro, resaltadas por un elemento longitudinal en su parte superior o inferior con los colores negro-rojo-amarillo.

Existe semejanza gráfica entre los signos de las Ópticas Germana y Alemana dado que tienen una estructura parecida, al incluir un elemento gráfico en el lado izquierdo, dos palabras lineales en el lado derecho, y los colores negro, rojo y amarillo.

Se debe reparar en las reglas segunda y tercera del cotejo de marcas, esto es, emplear el método del cotejo sucesivo; analizar un signo y después el otro, enfatizar las semejanzas y no las diferencias, ya que en estas se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Hay identidad conceptual evidente y similitudes a nivel gráfi co, entre los “ALE” y “GERM”, contrario a lo estimado por la Superintendencia, pues un consumidor de atención media puede confundir un establecimiento de Óptima Germana con uno de Óptica Alemana, quien tiene más de cien años en el mercado, por un recuerdo de los colores de esta marca y la referencia conceptual a tal país.

El Funcionario omitió la aplicación del principio de interdependencia de factores al momento de determinar la existencia o no del riesgo de confusión, según el cual entre mayor sea la sim ilitud entre los productos y servicios que identifican los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre ellos, lo cual no ocurre en el presente caso, aunque los signos además de ser altamente similares identifican servicios absolutamente idénticos -ópticas y optometrías-.

Los elementos adicionales “VISION” y “PLUSS” no otorganVerbal 001 2021 67693 02 13

caso, aunque los signos además de ser altamente similares identifican servicios absolutamente idénticos -ópticas y optometrías-.

Los elementos adicionales “VISION” y “PLUSS” no otorganVerbal 001 2021 67693 02 13 distintividad a los signos infractores, en tanto la primera describe de manera directa las características y la finalidad de los servicios destinados a mejorar la visi ón de los pacientes, la segunda es descriptiva y de uso común, se utiliza para indicar superioridad en la calidad de un producto o servicio, además la S final no marca una diferenciación.

Los criterios establecidos por el artículo 228 de la Decisión 486 d e 2000 no son taxativos sino enunciativos, y no se tiene que cumplir con cada uno de ellos para que una marca sea considerada notoria, debido a que dicha norma contempla la expresión “entre otros” , la cual permite inferir que no son los únicos que se pued en considerar; no obstante, las pruebas aportadas con el escrito de la demanda respaldan el carácter notorio de la marca “ÓPTICA ALEMANA”, y los requisitos literales a), b), c), d), e) y k) enunciados en la aludida disposición.

Por tener la sociedad deman dante un activo formado, no es posible incluirlo en la contabilidad de la empresa -literal g-, de conformidad con la norma tributaria y NIIF aplicable en Colombia. Aunado, su modelo de negocio no corresponde al de franquicia o licencia -literal h-, sino que los establecimientos de comercio son propios y administrados de forma directa.

La primera instancia desconoció lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenido en la Interpretación Prejudicial 490que los establecimientos de comercio son propios y administrados de forma directa.

La primera instancia desconoció lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenido en la Interpretación Prejudicial 490IP-2019, en cuanto a que la presentación de la solicitud de la cautelar interrumpe el plazo de prescripción de la acción por infracción, si este aún no ha vencido, pero siempre y cuando tal escrito, conforme al artículo 248 de la Decisión Comunitaria, se presente dentro de los diez días siguientes a la práctica de la medida.

El sistema de protección de prerrogativas e indemnización en materia de derechos intelectuales, cuenta con dos parámetros mínimosVerbal 001 2021 67693 02 14 generales que orientan la materia y deben considerarse por parte del juez al momento de ordenar el respectivo resarcimiento, a saber: (i) la reparación integral; y, (ii) asegurar que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas, así como que con la aprobación de la Ley 1648 de 2013 y del Decreto 2264 de 2014 se introduce en Colombia el sistema de la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria.

Declarada la memorada infracción, surge en su autor la obligación por parte del infractor de indemnizar al titular de la marca, quien , de acogerse al sistema de indemnización preestablecida, conllevará a determinar la tasación de los perjuicios dentro del parámetro establecido por el artículo 2º del Decreto 2264 de 2014 y no de acuerdo con lo dispuesto en el canon 243 de la Decisión 486 de 2000.

La actora sufrió distintos tipos de detrimentos causados por la

establecido por el artículo 2º del Decreto 2264 de 2014 y no de acuerdo con lo dispuesto en el canon 243 de la Decisión 486 de 2000.

La actora sufrió distintos tipos de detrimentos causados por la afectación a su derecho de exclusividad, pérdida del carácter distintivo de la marca, depreciación del prestigio asociado a la misma, y afectación económica derivada de la confusión g enerada en el consumidor sobre el origen empresarial de los servicios.

Aunque el daño emergente es difícil de medir, lo respalda la certificación expedida por la revisora fiscal sobre gastos de publicidad enfocados a mantener la recordación de la marca “OPTICA ALEMANA” ante el consumidor, igualmente en esta estirpe de daño debe tasarse el tiempo invertido por todo el equipo de la sociedad demandante durante los años en que se ha perpetuado la infracción en la reacción al problema, los requerimientos, los estudios y las reuniones realizadas.

A pesar de no saberse cuál va a ser el impacto definitivo en los recursos de la compañía para moderar los perjuicios causados por la conculcación de derechos aducida, el memorado detrimento debe estimarse por cada re gistro infringido con base en las anotacionesVerbal 001 2021 67693 02 15 efectuadas en la demanda.

El Juzgador exigió la demostración del perjuicio en aplicación al artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, cuando el Decreto 2264 de 2014 busca garantizar el principio de reparación integral en eventos en que su prueba es imposible. Debió decretar pruebas de oficio para esclarecer el resarcimiento deprecado11.

2014 busca garantizar el principio de reparación integral en eventos en que su prueba es imposible. Debió decretar pruebas de oficio para esclarecer el resarcimiento deprecado11.

5.2. El mandatario judicial de la demandada replicó que los signos utilizados por los extremos de la litis no presentan riesgo de confusión, la promotora no acreditó los factores establecidos para considerar una marca notoria, ni la existencia de los perjuicios alegados, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el Funcionario de primer grado.

La identidad ideológica no es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que deben tenerse en cuenta factores relevantes com