TSDJ BOG SC - 110013199001201605602 02-(02-05-2019)

Fl.51

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Magistrado ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA Proceso No. 110013199001201605602 02

Clase: VERBAL

Demandante: COONORTE LTDA.

Demandado: ASOCIACIÓN MUTUALISTA ASOCIADOS

DE COONORTE.

Como se anunció en la audiencia celebrada el 30 de abril de los corrientes, se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 25 de mayo de 2017 proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES

1. La Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. Coonorte Ltda. instauró demanda verbal por infracción de su derecho de propiedad industrial contra la Asociación Mutualista Asociados de Coonorte – Amacoonorte, para que se le prohíba la “utilización de la marca [notoria y mixta] Coonorte”, por ser la demandante la titular de los “derechos de propiedad intelectual para utilizar de manera exclusiva y excluyente los signos distintivos consistentes en la denominación ‘ COONORTE’ y en las representaciones gráficas correspondientes”

(folio 82, cdno. 1). Para sustentar sus pretensiones, la parte actora relató que es una

empresa asociativa de economía solidaria fundada el 22 de agosto de 1964, dedicada al servicio de transporte de pasajeros mediante agenciasSentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

Clase: Verbal – Competencia Desleal.

52 ubicadas en más de 40 municipios de los departamentos de Córdoba, Boyacá, Tolima y Caldas; en razón a su reconocimiento, decidió registrar la denominación y los símbolos distintivos de “COONORTE” como marcas mixtas en la Superintendencia de Industria y Comercio, quien accedió a ello mediante las Resoluciones Nos. 1371 de 21 de enero de 2010 ( COONORTE) y 29193 de 30 de mayo de 2011 ( COONORTE UNA EMPRESA RESPONSABLE), para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”, servicio de la clase 39 de la Edición 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual, tiene los derechos de propiedad intelectual para utilizar de manera exclusiva y excluyente los signos distintivos consistentes en esa denominación y en las representaciones gráficas correspondientes. Además del servicio de transporte público y en consonancia con los principios y normas del cooperativismo, ha ofrecido a lo largo del tiempo el servicio de créditos para la reposición de equipos como lo ordena el artículo 7° de la Ley 105 de 1993, con el fin de que sus asociados puedan renovar el parque automotor, garantizados con contratos de prenda sin tenencia sobre los vehículos de servicio públicos afiliados a la Cooperativa. El 19 de mayo de 2011 1 se creó la “Asociación Mutualista Asociados de COONORTE - AMACOONORTE, la cual emplea en su denominación la marca denominativa “COONORTE”, y desde sus

públicos afiliados a la Cooperativa. El 19 de mayo de 2011 1 se creó la “Asociación Mutualista Asociados de COONORTE - AMACOONORTE, la cual emplea en su denominación la marca denominativa “COONORTE”, y desde sus inicios ha ofrecido servicios coincidentes con los de la demandante. La expresión “COONORTE” es una marca registrada y su uso, por parte de la demandada, quien presta servicios semejantes a los que tradicionalmente brinda la demandante, “constituye una utilización indebida y fraudulenta de dicho signo distintivo, no sólo por el aprovechamiento del prestigio ajeno que ello implica, sino porque ha generado confusión entre los usuarios de los mismos, pues, incluso, la correspondencia dirigida a la demandada la han enviado a las dependencias de la demandante, con lo cual se demuestra que existe una asimilación errónea y generalizada entre estas dos organizaciones solidarias y que AMA COONORTE ha venido abusivamente usufructuando el prestigio consolidado, con el correr de los años, por la Cooperativa”. (folio 78).

1 Once días atrás a que le fuera concedido el segundo registro a la demandante de la marca mixta Coonorte Una Empresa Responsable; fl. 11, cdno. 1.Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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53 La demandada incursionó en el otorgamiento de préstamos mediante contratos de mutuo para la renovación del parque automotor, con garantía sin tenencia sobre vehículos afiliados a

COONORTE, con tasas de interés inferiores a las de la demandante, con lo cual evita que los propietarios de los rodantes acudan a COONORTE y sí a la demandada. En los certificados de existencia y representación legal de COONORTE y AMACOONORTE, conjuntamente con las respectivas cartas de aceptación de cargos en el Consejo de Administración de la primera, algunos directivos de la segunda pertenecen o han pertenecido a “los órganos de dirección de Coonorte, circunstancia ésta que hizo posible su acceso a cierta información privilegiada” (folio 80).

2. Notificado la demandada se opuso a las pretensiones, aceptó como ciertos total o con alcance parcial algunos hechos relacionados con el objeto social de las aquí comprometidas y negó otros; excepcionó: “No hay indebida utilización de marca, se trata de la condición de asociados de COONORTE, que es requisito de la esencia para pertenecer a la asociación mutual AMACOONORTE” (folio 185); “buena fe” (folio 187); “inexistencia de obligatoriedad a no utilizar el nombre de asociación mutualista asociados de Coonorte ‘AMACOONORTE’, pues está legalmente autorizada”, “abuso del derecho” (folio 188); en subsidio, la oficiosa.

Para el efecto, afirmó que nunca ha utilizado las marcas COONORTE y COONORTE UNA EMPRESA RESPONSABLE, ni ha aplicado, colocado “marca” o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la misma

para “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, etc.” (folio 187). El objeto de sus asociados es brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y a satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social, lo que supone la buena fe y libertad económica, sin que pueda ser cercenada por otra obligación de economía solidaria (folio 187).

3. La sentencia del a quo.

La primera instancia negó las pretensiones, primer lugar, porque al comparar o cotejar la marca del demandante que es “COONORTESentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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54 UNA EMPRESA RESPONSABLE”, frente a la expresión “Asociación Mutualista de Asociados de Coonorte”, se observa que la demandada tan solo reproduce una pequeña parte, mas no toda el texto ni la gráfica y, además, acompañado de la frase “Asociación Mutualista de Asociados”, por demás predominante, lo que permite diferenciar al consumidor; es decir, sólo hace uso de la “palabra Coonorte”, con lo cual queda a salvo la parte nominativa que son la palabras “una empresa responsable” y la gráfica del signo (folio 214, cdno. 1). En segundo orden, sostuvo que eran los propios asociados de la demandante quienes habían creado a AMACOONORTE, según la testimonial recaudada, y por esta razón no era posible crear una confusión, menos a nivel marcario entre COONORTE Y AMACOONORTE, ni riesgo de asociación, lo que igualmente sirvió

para desestimar la tacha formulada frente a algunos testigos.

4. El recurso de apelación.

Inconforme con lo decidido, la demandante impugnó la decisión y en los siguientes términos expuso sus reparos concretos: a) El a quo desconoció la marca y expresión principal “COONORTE”, registrada por la Cooperativa Norteña de Transportadores Limitada”, que en los términos de la Resolución No. 1371 del 21 de enero de 2010 le otorga la titularidad exclusiva y excluyente de propiedad industrial de la expresión o palabra “COONORTE”, así como el derecho a defender su uso indebido, fraudulento y sin autorización por parte de terceros (folio 215 cdno. 1). b) Allegó la Resolución No. 29193 del 30 de mayo de 2011 proferida por la Superintendencia de Puertos por medio de la cual le concedió el registro de la marca mixta “COONORTE UNA EMPRESA RESPONSABLE”, para la clase 39 de la clasificación internacional de Niza, con una vigencia de diez años, contados desde el 30 de mayo de 2011, hasta el 30 de mayo de 2021. c) La denominación Coonorte no es una palabra genérica, como sí lo son “empresa responsable”, por lo que la segunda puede ser utilizada por terceros, pero no la primera, por ser denominación principal.Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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55 d) La expresión o denominación “Coonorte” es una marca notoria y es registrada por la demandante que lleva 52 años; ha

adquirido prestigio, procede su protección y es prohibido su uso total o parcial. e) El solo hecho de haberse conformado la demandada con un grupo mínimo de asociados (70 de 200), no permite que una decisión marcaría hubiere sido autorizada por el consejo de administración de la demandante. f) Existe “competencia desleal” por la utilización de la evocada marca, porque los servicios que presta Coonorte los prestan ahora quienes tuvieron de primera mano información confidencial y preferencial. CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se hallan reunidos en este asunto, la actuación se desarrolló con normalidad y no observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, razón por la cual se decidirá la apelación en los términos y con las limitaciones que establecen los artículos 322 (numeral 3°), 327 (inciso final) y 328 (inciso primero) del C.G.P. y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia2 . Ya en el asunto puesto a consideración de la colegiatura, se observa que el recurrente abandonó la sustentación de los dos últimos reparos concretos relativos a: (i) que al haberse conformado la demandada con un grupo mínimo de asociados (70 de 200), no permite que una decisión marcaría hubiere sido autorizada por el consejo de administración de la demandante, y (ii) que existe “competencia desleal” por la utilización de la evocada marca, porque los servicios que presta Coonorte los prestan ahora quienes tuvieron de primera mano

información confidencial y preferencial, de suerte que dichos tópicos no se estudiarán, dadas las limitaciones que prevé el citado artículo 328. En cuanto a los demás “reparos concretos”, los que fueron sustentados ante este Tribunal, una vez analizado el material probatorio existente en la actuación se llega a la conclusión, como se

2 “El apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P . C., y 328 del C. G. del P .).” (CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente SC10223-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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56 dijo al anunciar el sentido del fallo, que no lograron derruir los argumentos de la sentencia recurrida, en cuanto consideró que no hubo infracción de las marcas: a) COONORTE y b) COONORTE UNA EMPRESA RESPONSABLE, razón por la cual se confirmará, con soporte en los argumentos que se indican a continuación: Con el fin de abordar el estudio del asunto planteado, conviene memorar que el Régimen Comunitario consagra la acción por

infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y, por lo tanto, se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155, ídem, según el cual: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión ; (…)f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca , o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”. De acuerdo con la interpretación prejudicial (393-IP-2017) de 14 de diciembre de 2018 –que en forma obligatoria ordenó esta

Corporación-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina circunscribió su estudio a la alegada infracción de derechos de propiedad industrial sobre un nombre comercial, por el uso no autorizado en el mercado de la marca notoria COONORTE (mixta) por parte de la demandada. Para calificar la conducta contenida en el literal d) del citado artículo 155, el referido Organismo señaló que la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado conSentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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57 la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, y precisó los siguientes elementos: “ a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo ‘usar' . Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo

tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.” En el caso que se analiza, aunque la demandante sostiene que su oponente, desde su constitución, 19 de mayo de 2011, “emplea en su denominación –AMA COONORTEla marca denominativa ‘COONORTE’ y, desde sus inicios, ha ofrecido servicios coincidentes con los ofrecidos por COONORTE Ltda.”, vale decir, “préstamos dinerarios a sus asociados, con el fin de que renueven su parque automotriz, garantizando el pago de los créditos correspondientes mediante contratos de prenda sin tenencia, celebrados obre vehículos de servicio público afiliados a la Cooperativa y de propiedad de los asociados beneficiarios de los empréstitos” (fl. 64, cdno. 1), lo cierto es que no demostró que su oponente hubiere usado publicidad alguna en “etiquetas, envases, embalajes u otros materiales” para identificar su servicio (ahorro a asociados y ex-asociados de la demandante), sin que ninguna gestión probatoria desarrollara en ese sentido. Ahora bien, adujo el recurrente que la denominación Coonorte

“etiquetas, envases, embalajes u otros materiales” para identificar su servicio (ahorro a asociados y ex-asociados de la demandante), sin que ninguna gestión probatoria desarrollara en ese sentido. Ahora bien, adujo el recurrente que la denominación Coonorte no es una palabra genérica, como sí lo son “empresa responsable”, porSentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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58 lo que la segunda puede ser utilizada por terceros, pero no la primera, por ser denominación principal. Sin embargo, tal suerte de argumento no está llamado a prosperar, porque el demandante tampoco demostró, como era de su incumbencia en los términos del artículo 167 del CGP, que la demandada, más allá de anunciarse al público como Asociación Mutualista Asociados de Coonorte – Amacoonorte, utilizara en el comercio un signo que condujera a los reseñados riesgos de confusión o asociación. En efecto, a lo sumo el signo mixto y denominativo empleado por la demandada en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas ha de ser la enseña “ ASOCIACIÓN MUTUALISTA ASOCIADOS DE COONORTE – AMACOONORTE”, sin que pueda obviarse que el signo registrado por la demandante mediante la Resolución No. 1371 de 21 de enero de 2010 ante la SIC (fl. 13), permite diferenciarlo al tener el siguiente gráfico: Y más adelante, la demandante registró su segundo signo mixto y

denominativo mediante la Resolución No. 29193 de 30 de mayo de 2011 ante la SIC (fl. 11), con los siguientes elementos gráficos, entre los que se destaca la brújula que sustituye la tercera letra “O”, seguida del elemento nominativo UNA EMPRESA RESPONSABLE, así:Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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59 De manera que comparados los signos ( arbitrarios3 ) registrados por la demandante con el que utiliza la asociación demandada, no existe forma de considerar que hubo infracción a la propiedad industrial, por estar conformados por palabras pronunciables, con expresiones acústicas o fonéticas distintas, con la formación de más letras, lo que impide considerar la posibilidad de diluirse su fuerza distintiva. Téngase en cuenta que los referidos elementos son distinguibles de sus imágenes –pues, se itera, de la demandada se desconoce en el expediente sus gráficos y tamaño, color, diseño u otras características-, en tanto de su oponente (recurrente) prevalecen los colores negro, verde, amarillo y rojo, elementos preponderantes en los aludidos signos mixtos y, en consecuencia, no puede hablarse de un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, con prescindencia de que la marca del extremo actor pudiere ser notoriamente conocida (literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000), razón por la cual no prospera el reparo concreto formulado por el recurrente en tal sentido. No se olvide que tal como lo sostuvo el Tribunal Andino en este proceso, para la configuración de la reseñada infracción, debe acreditarse el “uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de

sentido. No se olvide que tal como lo sostuvo el Tribunal Andino en este proceso, para la configuración de la reseñada infracción, debe acreditarse el “uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva , su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta ”, vicisitudes que no se dio a la tarea demostrar la demandante, ni siquiera a través de los testimonios que trajo al proceso. De ahí que el “derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado”, según tuvo oportunidad de resaltarlo el reseñado organismo, en tanto la “ exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa ”, a tono con lo expuesto en los artículos 157 a 159 de la citada norma, cuyas “limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público ”, lo que impide acoger el motivo de disenso fundado en tener la demandante

3 Según la subdivisión que acá hizo el Tribunal Andino en su interpretación 393-IP-2017, por no manifestar connotación conceptual que evoque ciertas cualidades o funciones de la publicidad identificada por el signo.Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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60 titularidad exclusiva y excluyente de propiedad industrial de la expresión o palabra “COONORTE”. Puestas de este modo las cosas, no queda camino distinto que confirmar la sentencia de primer grado, con la consecuente condena en

60 titularidad exclusiva y excluyente de propiedad industrial de la expresión o palabra “COONORTE”. Puestas de este modo las cosas, no queda camino distinto que confirmar la sentencia de primer grado, con la consecuente condena en costas a cargo de la parte recurrente, por habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación. (numeral 1°, artículo 365 del CGP). En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Séptima Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Confirmar la sentencia de 25 de mayo de 2017 proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. Condenar en costas de la apelación a la parte demandante. Como agencias en derecho en esta instancia, el Magistrado Sustanciador fija la suma de $750.000,oo. La primera instancia procederá a realizar la liquidación correspondiente (artículo 366 CGP). Tercero. Por intermedio de la secretaría, oportunamente devuélvase el proceso a la oficina de origen. Los Magistrados,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

(Rad. No. 110013199001201605602 02) (Ausente por razones justificadas).

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

(Rad. No. 110013199001201605602 02)

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

(Rad. No. 110013199001201605602 02)Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

(Rad. No. 110013199001201605602 02)

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

(Rad. No. 110013199001201605602 02)Sentencia en el proceso No. 110013199001201605602 02

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