TSDJ BOG SC - 110013199001201806397 02-(04-06-2020)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinte (2020).

Proceso n.° 110013199001201806397 02

Clase: VERBAL – PROPIEDAD INDUSTRIAL –

INFRACCIÓN MARCARIA.

Demandante: TOTALPLAY S.A.S.

Demandados: AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.,

TV AZTECA SAB DE CV Y TOTAL PLAY

TELECOMUNICACIONES S.A. DE CV.

Sentencia discutida y aprobada en sala n.° 13 de 20 de abril del año en curso.

Con fundamento en el artículo 14, inciso 2° del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, el Tribunal emite sentencia escrita con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo de 17 de diciembre de 2019 proferid o por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual le negó sus pretensiones.

ANTECEDENTES

1. En el libelo subsanado1, TotalPlay S.A.S., amparada en el derecho que le dispensó el registro de la marca nominativa “ TOTALPLAY” para distinguir “productos y/o servicios comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 24 de la Edición número 10 de la Clasificación Internacional de Niza”2, demandó a Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., Tv Azteca SAB de CV y Total Play

Edición número 10 de la Clasificación Internacional de Niza”2, demandó a Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., Tv Azteca SAB de CV y Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV., las dos últimas constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas.

1 Fl. 105, cdno. 3. 2 Aún cuando en el recurso de apelación formulado por la demandante contra el fallo de primer nivel, la recurrente enfatizó tener también el título de marca registrada TOTALPLAY nominativa para la clase 25 de Niza, bajo el n.º 467274 (fl. 36, cdno. 20), en este asunto la convocante dejó claro que medió una conciliación el 30 de noviembre de 2016 que involucró esa puntual clasificación, mas no las clases 3, 9, 18 y 24 (fl. 40, cdno. 20).Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

Clase: Verbal-Infracción Marcaria.

“Primera. Que las sociedades demandadas han cometido actos de infracción marcaria contra la sociedad TOTALPLAY S.A.S.”

Segunda. Que las… demandadas han incluido publicidad engañosa en sus sistemas de facturación generando en el consumidor confusión y asociación con los derechos marcarios de la sociedad TOTALPLAY S.A.S.”

“Tercero. Condenar a la [parte] demandada a indemnizar en favor de la… demandante por los perjuicios causados y que en lo sucesivo le siga causando con los actos de infracción marcaria”.

Cuarta. En “consecuencia, se condene a las demandadas a no fabricar,

la… demandante por los perjuicios causados y que en lo sucesivo le siga causando con los actos de infracción marcaria”.

Cuarta. En “consecuencia, se condene a las demandadas a no fabricar, usar, promocionar, publicitar, obsequiar o vender los productos relacionados de forma directa o indirecta y accesorios con la marca TOTALPLAY y que causen confusión o asociación con la marca TOTALPLAY en las clases 3, 9, 18 y 24 de Niza.

Quinta. Prohibir a las [demandadas] el uso del signo distintivo TOTALPLAY en conjunto con los productos pertenecientes a las clases de Niza número [s] 9, 3, 18 y 24, en especial, [o]rdenadores, portátiles, laptop, USB, celulares, teléfonos, [c]hips informáticos en sus facturas, software, hardware en sus facturas, oficios, circulares, brochure, catálogos o publicidad digital que hagan llegar a sus clientes en Colombia” (fl. 109, cdno. 3).

2. Para sustentar sus pretensiones, la sociedad actora sostuvo ser titular de la marca nominativa TOTALPLAY, con certificado de registro n.º 566737 concedida para las clases 3, 9, 18 y 24 de la clasificación internacional de Niza (cuyo registro obtuvo el 16 de junio de 20173) de la marca “TOTALPLAY” de forma exclusiva para Estados Unidos de Norteamérica (fl. 6, cdno. 1); el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones MINTIC ha promovido la infracción a sus derechos de propiedad industrial en el territorio colombiano, al difundir una noticia el 25 de julio de 2017 , en el siguiente sentido : “Más araucanos con

y Comunicaciones MINTIC ha promovido la infracción a sus derechos de propiedad industrial en el territorio colombiano, al difundir una noticia el 25 de julio de 2017 , en el siguiente sentido : “Más araucanos con computador e internet gracias al MinTIC y TotalPlay”, lo que genera “confusión y asociación” (fl. 6, ib.) en los consumidores, toda vez que en dicha misiva en manera alguna se aclara que los computadores no son marca “TotalPlay”, de suerte que las personas pueden llegar a creer erróneamente que es así, cuando ello no corresponde con la realidad.

Aseveró que han sido incoadas en su contra dos acciones de protección al consumidor de efectividad de la garantía por las señoras

3 Fl. 14 y ss., cdno. 1.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

Clase: Verbal-Infracción Marcaria.

Martha Yaneth Bueno Ariza (rad. n.° 18-1928059), residente en el Tolima e Hilda Cleofe Remicio Otavo (rad. n.° 18 -182390), domiciliada en Santander, en c uyos escenarios las demandantes han señalado haber presentado fallas en el servicio prestado por las personas jurídicas que integran al Grupo Salinas, a saber: Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., Tv Azteca SAB de CV y Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV., lo que le ha representado tener que “contratar abogado e incurrir en todo tipo de gastos” (fl. 210, cdno. 1).

Añadió que Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. incorpora en sus facturas la expresión “Total Play” con fotografías de computadores,

todo tipo de gastos” (fl. 210, cdno. 1).

Añadió que Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. incorpora en sus facturas la expresión “Total Play” con fotografías de computadores, ordenadores portátiles y celulares, vicisitudes que, en su sentir, inducen a error a los consumidores, porque asocian que la prestadora del servicio es la demandante, mas no su opositora.

Las reseñadas situaciones le han generado pérdidas tanto negociales con posibles franquiciantes, como con clientes con los que tenía la expectativa de comercializar manufactura y suministro, aunado a que la alegada infracción por cuenta de su contraparte, le ha afectado su reputación gravemente.

3. Admitida la demanda por auto del 4 de septiembre de 2018 4, se notificaron las demandadas Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., Tv Azteca SAB de CV y Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV., a través del mismo apoderado judicial5, quienes se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y formularon las defensas que denominaron 6: “cosa

4 Fl. 210, cdno. 3. 5 Fl. 93 y ss., cdno. 5. 6 Como excepción previa formularon “cláusula compromisoria”, con fundamento en que las partes, mediante el “Acuerdo conciliatorio” que celebraron el 30 de noviembre de 2016, convinieron que sus diferencias fueran dilucidadas por un “ Tribunal de Arbitramento ”, es decir, s e pactó que la demandante aceptaba sin reserva que TV Azteca h iciera uso de su marca Total Play para distinguir servicios de telecomunicaciones. Al punto, debe decirse que si bien por auto de 18 de diciembre de 2018 se declaró

aceptaba sin reserva que TV Azteca h iciera uso de su marca Total Play para distinguir servicios de telecomunicaciones. Al punto, debe decirse que si bien por auto de 18 de diciembre de 2018 se declaró probada la e xcepción previa de “ compromiso arbitral ” propuesta por el extremo pasivo y, en consecuencia, declaró la terminación del proceso, soportada en que en ese negocio jurídico se estipuló que cualquier controversia derivada del uso de la marca «TOTALPLAY», sería dirimida en esos términos, decisión en torno a la cual, quien aquí funge como ponente, el 29 de enero de 2019 consideró que no resultaba dable resolver el fondo la apelación en torno a la polémica planteada por la demandante, en virtud del “principio kompetenz-kompetenz”, en tanto eran los árbitros los llamados a establecer lo referente a la “eficacia o la existencia del pacto arbitral ”; sin embargo, mediante fallo de 14 de febrero de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (STC1669-2019) concedió la protección suplicada por TotalPlay S.A.S. (aquí demandante), en lo medular, por cuanto el ad quem debió abordar los “temas propuestos por la «recurrente» en la alzada”, en esencia, “porque el que los «árbitros» deban «resolver» acerca de su propia «competencia» en el evento en que se les asigna el conocimiento de una pugna, no implica que cuando en un «proceso» se alegue la «excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria » sean aquellos, con exclusión de los «jueces», los que establezcan si están facultados o no para avocar el asunto, si en cuenta se tiene que la consecuencia natural de la formulación

alegue la «excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria » sean aquellos, con exclusión de los «jueces», los que establezcan si están facultados o no para avocar el asunto, si en cuenta se tiene que la consecuencia natural de la formulación de ese mecanismo de «defensa» es que el fallador defina si «existe un acuerdo» entre las «partes» dirigido a que la composición del litigio se surta ante un «Tribunal de arbitramento».” Así, concedida la referida tutela, este despacho, por auto de ponente de 4 de marzo de 2019, analizados los argumentos del apelante le halló la razón y revocó el auto del a quo (en tanto la cláusula compromisoria contenida en la cláusula cuarta de la convención de 30Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

Clase: Verbal-Infracción Marcaria.

juzgada”, “carencia de legitimación en la causa” y “conducta de los demandados no constituye infracción marcaria” (fls. 96-101, cdno. 5).

Como excepción previa formularon “cláusula compromi soria”, con fundamento en que las partes mediante el “Acuerdo conciliatorio ” que celebraron el 30 de noviembre de 2016, convinieron que esas diferencias fueran dilucidadas por un “Tribunal de Arbitramento”, es decir, se pactó que la demandante acepta sin reserva que TV Azteca haga uso de su marca Total Play para distinguir servicios de telecomunicaciones.

Las restantes defensas , tras sostener que las dos demandas de efectividad de la garantía contra la aquí accionante fueron redactadas en la misma forma y, por ende, por la misma persona, pese a que los usuarios

Total Play para distinguir servicios de telecomunicaciones.

Las restantes defensas , tras sostener que las dos demandas de efectividad de la garantía contra la aquí accionante fueron redactadas en la misma forma y, por ende, por la misma persona, pese a que los usuarios (actores) residan en municipios diferentes; además, se cuestionó en torno a si en las respuestas a los consumidores respondió Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., no era verosímil que estos indican en sus libelos que el prestador fue Total Play S.A.S. (demandante).

Las demandadas negaron haber usado la marca “Total Play” de la demandante para las clases en que esta sociedad tiene registrada su marca; antes bien, el uso de la expresión “Total Play” por parte de Azteca Comunicaciones Colombia S.A. S., obedece a un uso legítimo, porque tv Azteca Sab de CV es titular de la marca mixta registrada para las clases 16, 35, 38 y 41 de la Clasificación de Niza, versión 11.

Por último, s eñaló que desconocía si en realidad la demandante negoció el otorgamiento de su parte respecto a las franquicias o negocios de asociación para manufactura y suministro, y que en caso de que dichos negocios hubieren fracasado, ello obedeciera al uso de la marca Total Play para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación de Niza, por parte de alguna de las demandadas.

Con motivo de las imágenes descargadas de internet por la demandante7, negaron comercializar o explotar la “marca TOTAL PLAY relacionada con computadores o teléfonos celulares en el territorio colombiano”8.

Con motivo de las imágenes descargadas de internet por la demandante7, negaron comercializar o explotar la “marca TOTAL PLAY relacionada con computadores o teléfonos celulares en el territorio colombiano”8.

de noviembre de 2016 involucró el alegado uso irregular de la pluricitada marca sí, para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (productos: prendas de vestir), mas no para la clase 9 (productos: computadores y celulares) que fue la invocada como fundamento de las pretensiones), para en su lugar continuar con el proceso. 7 Fls. 18-20, cdno. 11. 8 Fls. 85 y 86, cdno. 11.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

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4. La sentencia del a quo.

La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio culminó la primera instancia mediante sentencia proferida el 17 de diciembre de 2019, a través de la cual declaró probadas las excepciones de “carencia de legitimación en la causa” respecto de Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV. y la “conducta de los demandados no constituye infracción marcaria” formuladas por las demás, para negar las pretensiones a la demandante y condenarla en costas.

Lo anterior, luego de analizar la legitimación que regula el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 y precisar cuáles eran los derechos de propiedad industrial de la demandante, esto es, respecto de la marca concedida para las clases 3, 9, 18 y 24 de la Clasificación Internacional de

238 de la Decisión 486 de 2000 y precisar cuáles eran los derechos de propiedad industrial de la demandante, esto es, respecto de la marca concedida para las clases 3, 9, 18 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza, para concluir en que Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV no estaba llamada a resistir las pretensiones, por no probarse que tenía actividad comercial alguna en Colombia, ni menos aún su infracción, máxime cuando tampoco se acreditó alguna subordinación de su parte respecto de las demás sociedades demandadas.

En torn o a las otras dos demandadas, esto es, Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. y Tv Azteca SAB de CV, si bien la primera instancia encontró su participación en el mercado colombiano por la documental allegada (facturas y respuestas a requerimientos de usuarios), luego de analizar el literal d), artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, concluyó que, respecto de la primera, no se acreditó el uso de la expresión: TOTALPLAY (fl. 233, vto., cdno. 19).

Después consideró que si bien existía similitud (ortográfica y fonética) o identidad de los signos en conflicto al predominar el signo nominativo, no se daba el riesgo de confusión o asociación, porque: a) Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. usa su marca para identificar el servicio de telecomunicaciones – internet que ofrece en el mercado, mas no los productos de la demandante; b) en la acción de protección al consumidor incoada por la señora Remicio Otavo, ésta tuvo claro quién fue su prestador de servicio de internet, es decir, Azteca Comunicaciones

mas no los productos de la demandante; b) en la acción de protección al consumidor incoada por la señora Remicio Otavo, ésta tuvo claro quién fue su prestador de servicio de internet, es decir, Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. , al punto que a ella fue a quien le remitió su inconformidad, lo que también ocurrió con la otra accionante Bueno Ariza, identificación precisa que impedía hablar de confusión, y c) las imágenes que como prueba allegó la demandante (por virtud de la prueba oficiosa) no permiten colegir su fuente como para relacionarlas con el extremo pasivo, ni de las pantallas de los equipos tecnológicos era dable colegir el origen de su imagen.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

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Agregó que Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., en sus facturas, usó el signo mixto que le fue concedido para la clase 38 de Niza, es decir, para el servicio de comunicaciones, actividad puntual respecto de la cual ha recibido esencialmente reclamaciones, lo que impedía considerar que la aludida marca abarcara los productos y servicios de la nominativa que registró la demandante para las clases 3, 9, 18 y 24 de Niza.

5. El recurso de apelación.

La demandante, inconforme con la decisión , la recurrió, para el efecto alegó, en lo medular, que:

(i) el a quo incurrió en algunas imprecisiones en los antecedentes de su fallo; (ii) insistió en que la infracción fue cometida por su opositor, si se analizaba la expresión y fotografías contenidas en la factura que Azteca

(i) el a quo incurrió en algunas imprecisiones en los antecedentes de su fallo; (ii) insistió en que la infracción fue cometida por su opositor, si se analizaba la expresión y fotografías contenidas en la factura que Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. le entrega a s us clientes; (iii) la demandante es titular de los derechos marcarios del signo distintivo o marca TOTALPLAY nominativa para la clase 9 de Niza alusiva a ordenadores o computadores, celulares, teléfonos, etc., luego conexidad sí existe; (iv) está probado que la parte actora es titular de 3 marcas (y no 2 como lo sostuvo el a quo) y un nombre comercial; (v) el representante legal de la demandante en su interrogatorio dio cuenta que Tv Azteca SAB de CV y Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV constituyeron la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia para desarrollar el contrato de fibra, para cuyo efecto crearon a Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. para operar las redes instaladas, por lo que se trata de un grupo empresarial (Salinas de México) llamado a resistir sus pretensiones, quienes a través de sus páginas web prestan sus servicios de carriers y otros de telecomunicaciones; (vi) no se valoraron las pruebas de manera correcta, al punto que se sostuvo que Total Play Azteca Telecomunicaciones era una sociedad, cuando en realidad es un nombre utilizado por quienes han formulado sus denuncias; (vii) de haberse estudiado bien las pruebas, se habría colegido la similitud de identidad de los signos en conflicto; (viii) ante identidad de marcas que presentan conexidad, para que el contrato de licencia de uso de las mismas (a que hizo alusión el representante legal de

habría colegido la similitud de identidad de los signos en conflicto; (viii) ante identidad de marcas que presentan conexidad, para que el contrato de licencia de uso de las mismas (a que hizo alusión el representante legal de las demandadas) sea oponible a terceros, ese convenio debió registrarse ante la SIC, lo que robustece la infracción.

Reanudada la actu ación una vez se emitió la interpretación prejudicial por parte del TJCA9, se corrió el respectivo traslado de la misma

9 La cual se puso en conocimiento de las partes, con inclusión del Ministerio Público, a quien se le remitió copia íntegra del proceso por haberlo así solicitado.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

Clase: Verbal-Infracción Marcaria.

como para la sustentación de los reparos concretos que regula el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, oportunidad esta última de la cual solo hizo uso la demandante.

El 15 de abril de 2021, el Ministerio Público rindió su concepto. En esencia sostuvo que respetaba la autonomía funcional, pero también que la primera instancia no se detuvo en la existencia de las dos acciones de protección al consumidor, de los “otros frentes en los que la conducta infractora pudo haberse expresado”, “del necesario análisis de los distintos elementos o ingredientes de dicha conducta, y de la evaluación crítica de otros medios de prueba que eventualmente acreditarían su ocurrencia”, por ejemplo, “si los registros, incluyendo la actividad de comunicaciones, acreditados por la demandada, eran o no anteriores a las actividades reprochadas como infracción marcaria (el apelante aduce que tal registro fue posterior)”.

comunicaciones, acreditados por la demandada, eran o no anteriores a las actividades reprochadas como infracción marcaria (el apelante aduce que tal registro fue posterior)”.

CONSIDERACIONES

1. La Sala encuentra que la actuación se ha desarrollado normalmente, no hay causal de nulidad que se tenga que declarar, se cumple con los presupuestos procesales y el Tribunal es competente para decidir el recurso de apelac ión en los términos y con las limitaciones que establece el artículo 328 del C.G.P y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia10.

2. Sea lo primero señalar que, aunque el expediente es voluminoso , ello ha tenido lugar porque al mismo han ingresado en buena parte los mismos memoriales que han circulado por diferentes organismos gubernamentales, lo que sirve al propósito de precisar que solo lo planteado en la demanda y su subsanación, que fue de lo que se defendió el extremo pasivo, ha de girar los contornos del contradictorio, sin que por esa razón pueda el Tribunal abordar hechos nuevos.

Lo anterior, porque tal como lo ha considerado esta Sala, cuando en la demanda y en la fijación del objeto del litigio no se hace una determinada alegación, no es “posible su introducción en este momento procesal, pues no constituye una oportunidad para resolver por primera vez embates que debieron plantearse al momento de ejercitar el derecho de acción, dado que los hechos vertidos en la demanda constituyen el derrotero que marca el camino que deben enfrentar los demandados, sin que pueda sorprendérseles con la aducción de unos fundamentos fácticos nuevos que

que los hechos vertidos en la demanda constituyen el derrotero que marca el camino que deben enfrentar los demandados, sin que pueda sorprendérseles con la aducción de unos fundamentos fácticos nuevos que

10 “el apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben en mendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P . C., y 328 del C. G. del P .).” (CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente SC102 23-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

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no tuvieron oportunidad de replicar”. (TSB, S. Civ. Sentencia de 6 de julio de 2018, exp. n.° 201700024 01. M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora).

3. Desde esta perspectiva, l os problemas jurídicos que la Sala debe resolver, se circunscribe n a establecer, en primer lugar, el tema de la legitimación en la causa por pasiva; en segundo orden, y con apoyo en la interpretación prejudicial realizada en este asunto por el TJCA 11, si la demandante logró demostrar, como lo exige el artículo 167 del CGP, que su contraparte infringió sus derechos de propiedad industrial (artículos 238 a 244 de la Decisión 486 de 2000) mediante la presunta promoción, publicidad y entrega de computadores e internet con la denominación TOTALPLAY, la cual sería confundible o asociable con sus marcas

a 244 de la Decisión 486 de 2000) mediante la presunta promoción, publicidad y entrega de computadores e internet con la denominación TOTALPLAY, la cual sería confundible o asociable con sus marcas TOTALPLAY (denominativas y mixta) y nombre comercial TOTALPLAY (denominativo ); en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento de los ambicionados perjuicios. La respuesta en negativa, lo que impone la confirmación del fallo apelado, como se expone a continuación:

4. En cuanto a que la primera instancia se equivocó en los “antecedentes” del fallo, de un lado, al evocar como marca nominativa Total Play S.A.S., cuando esta corresponde a su razón social; de otro, que dio a entender que la alegada infracción la ha causado el MinTic, pero dejó de lado el grupo empresarial demandado y, además, obvió precisar que en las facturas no solo se menciona la expresión TOTALPLAY, sino que también traen consigo imágenes de computadores, ordenadores portátiles y celulares, debe decirse que lo medular es enfilar la argumentación contra la ratio decidendi, entendida como la “regla que aplica el juez en el caso concreto ” que “se determina a través del problema jurídico” y se analiza “en relación con los hechos del caso concreto ”12. No en vano la jurisprudencia ha exigido que el apelante formule los cargos con cretos, y cuestione las “ razones de la decisión o de los segmentos específicos [de las consideraciones] que deben enmendarse”13.

5. Respecto a que en este asunto se debate la marca TOTALPLAY para las clases 3, 9, 18 y 24 de la clasificación internacional de Niza, mas

decisión o de los segmentos específicos [de las consideraciones] que deben enmendarse”13.

5. Respecto a que en este asunto se debate la marca TOTALPLAY para las clases 3, 9, 18 y 24 de la clasificación internacional de Niza, mas no la clase 25 que fue objeto de conciliación el 30 de noviembre de 2016, ese tema tampoco fue objeto de pronunciamiento en el fallo apelado -y no tendría por qué serlo-, porque así lo consideró la Sala de Casación Civil de

11 141-IP-2020, en la cual el TJCA únicamente interpretó los artículos 155 y 192 de la Decisión 486 de 2000. 12 Corte Constitucional en las sentencias, T-170 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt, 15 de abril de 2015; T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda, 6 de abril de 2006, T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, 17 de abril de 2013 13 CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente SC10223-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

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la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela (STC1669-2019), al igual que el Tribunal en el auto revocatorio de segundo grado de 4 de marzo de 2019 y hasta en la primera instancia a la hora de fijar el litigio (min. 1:48:57), lo que releva a la Sala de ahondar sobre el particular. Por esa misma razón, inocuo resultaba que la primera instancia trajera a cuento que la recurrente

y hasta en la primera instancia a la hora de fijar el litigio (min. 1:48:57), lo que releva a la Sala de ahondar sobre el particular. Por esa misma razón, inocuo resultaba que la primera instancia trajera a cuento que la recurrente también era titular de la marca nominativa TOTALPLAY para la clase 25, como lo echa de menos la recurrente.

6. De la legitimación en la causa por pasiva.

En el caso en estudio, la demanda nte le endilga a su contraparte el uso irregular de la marca TOTALPLAY (nominativa) para distinguir los productos “comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 24 de la Edición número 10 de la Clasificación Internacional de Niza”, cuyo registro le fue concedido por 10 años mediante Resolución n.° 35801 del 16 de junio de 2017 por el Director de Signos Distintivos de la SIC, por cuanto su contraparte se ha dedicado a : i) “promocionar en conjunto con el MINTIC la entrega de computadores e internet a los colombianos gracias a ‘MINTIC y TOTALPLAY’ ”, y ii) “incluir publicidad engañosa en las facturas de servicios que reparten entre sus suscriptores incluyendo computadores, ordenadores portátiles, equipos de comunicación e informáticos… en conjunto con el signo distintivo TOTALPLAY, generando demandas de protección al consumidor contra Totalplay S.A.S. por servicios prestados por las empresas demandadas”.

Respecto a la primera protesta, la demandante, con miras a establecer si el uso de la marca TOTALPLAY por parte de sus opositoras es irregular, se apoyó en el siguiente protocolo de transferencia de hipertextos (http) publicado el 25 de julio de 2017 (39 días después de haber obtenido el

si el uso de la marca TOTALPLAY por parte de sus opositoras es irregular, se apoyó en el siguiente protocolo de transferencia de hipertextos (http) publicado el 25 de julio de 2017 (39 días después de haber obtenido el registro14 de la marca para distinguir sus productos comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 24 de la 10ª Edición de la Clasificación de Niza ): “https://extra.com.co/noticias/ciencia/tecnolog%C3%ADa/mas-araucanos-concomputador-e-internet-gracias-al-mintic-y-329415”, en el cual se anunció: “Más araucanos con computador e Internet gracias al MinTIC y TotalPlay”, misma publicación en la que aparece, entre otras cosas, que “(…) Habitantes de Viviendas de Interés Prioritario se conectan, se apropian y disfrutan de las TIC gracias al proyecto Conexiones Digitales, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Azteca Comunicaciones Colombia [S.A.S.]; garantizando oportunidades de educación, entretenimiento y empleo para las comunidades de diferentes zonas del departamento de Arauca ”15. (Se resalta).

Y en cuanto al segundo reproche, la demandante aportó, entre otras

14 n.° 566737 15 Fl. 6, vto. del cdno. 1.Sentencia dentro del proceso No. 110013199001201806397 02

Clase: Verbal-Infracción Marcaria.

cosas, unas facturas de servicios dentro conexiones digitales que contienen imágenes de computadores, ordenadores portátiles y celulares, y las respuestas de Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. a las reclamaciones

cosas, unas facturas de servicios dentro conexiones digitales que contienen imágenes de computadores, ordenadores portátiles y celulares, y las respuestas de Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. a las reclamaciones formuladas por las usuarias Martha Yaneth Bueno Ariza e Hilda Cleofe Remicio Otavo, a la postre demandantes en las acciones de protección al consumidor para la efectividad de la garantía (radicados 18-1928059 y 18182390).

Así, las referidas pruebas dan cuenta que tanto en la publicación por la internet, como de las facturas de servicios, reclamaciones de usuar ias y demandas de efectividad de la garantía, solo aparece anunciada Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., operador por suscripción16, pero como el representante legal de las demandadas sostuvo en su declaración de parte que Tv Azteca SAB de CV y Total Play Telecomunic