TSDJ BOG SC - 110013199001201926880 01-(09-12-2020)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No. 110013199001201926880 01

Clase: VERBAL – ACCIÓN POR INFRACCIÓN Y POR

COMPETENCIA DESLEAL

Demandante: CINCO CUATES S.A.S.

Demandado: CLEMENTE MESINAS CRUZ, CLETUS CATERING

COLOMBIA S.A.S. y LA LUPITA DE CLETUS

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra el auto n.° 116068 de 13 de noviembre de 2019 proferido por el Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso de la referencia (repartido al suscrito m agistrado el 3 de los corrientes mes y año), mediante el cual desestimó su solicitud cautelar, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, la solicitud de una medida cautelar en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, presupone que el solicitante acredite: a) su legitimación para actuar; b) la existencia del derecho infringido; c) la relación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia; d) cuando la cautela se invoque respecto de productos infractores determinados, el peticionario deberá suministrar información necesaria y una

razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia; d) cuando la cautela se invoque respecto de productos infractores determinados, el peticionario deberá suministrar información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa, a fin de identificar los productos presuntamente infractores.

En punto al primero de tales presupuestos, que entraña lo medular de la censura, debe decirse que, conforme al artículo 154 ibídem, “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.Proceso No. 110013199001201926880 01

Clase: Verbal - apelación de auto que negó el decreto de medidas cautelares.

2 Con todo, para el buen suceso de la medida cautelar, se requiere que quien la solicite, acredite ser el actual titular del signo distintivo cuya protección pretende, para l o cual, como lo dejó entrever el juzgador de primer grado, no resulta de mayor utilidad el certificado de registro de la marca, dado que dicho documento, per se, no permite inferir certeza acerca del estado actual de los signos distintivos, menos aún si se tiene en cuenta su fecha de expedición , que data de años anteriores a aquella en que se presentó la petición cautelar; y es que en dicho interregno, vale decir, desde el momento del otorgamiento del registro marcario hasta la época de presentación de la solicitud cautelar, bien pudo tener lugar, por vía de ejemplo, la transferencia del dominio de la marca, o, en general, pudo haberse presentado cualquier otra modificación que alterara la titularidad del signo.

En un asunto de análogo tenor, este Tribunal precisó:

dominio de la marca, o, en general, pudo haberse presentado cualquier otra modificación que alterara la titularidad del signo.

En un asunto de análogo tenor, este Tribunal precisó:

“(…) verificada la documental acopiada a la solicitud cautelar, se puede constatar que, en efecto, la emisión de las aludidas certificaciones data de 2016, 2017 y 2018, contingencia que no permite evidenciar que la demandante sea la actual titular de los signos distintivos objeto de la presunta infracción, porqu e, ciertamente, en dicho interregno bien pudo alterarse la propiedad de las marcas, circunstancia que pone en vilo su legitimación en la causa, más cuando, de conformidad con los artículos 161 a 164 de la Decisión 486 de 2000, el titular puede transferir e l “registro” de la marca que le haya sido concedido o que se encuentre en trámite de “registro”, mediante la inscripción ante la oficina nacional competente, así como conceder licencia de uso a uno o más terceros para la explotación del signo respectivo; de ahí la importancia de la inmediatez de la certificación, dado que, a riesgo de fatigar, la situación jurídica del derecho reconocido puede alterarse con el pasar de los días.

Aquí es bueno aclarar que una cosa es el “certificado de registro”, que da cuenta del acto administrativo mediante el cual se concedió el “registro” marcario y su vigencia, y otra bien distinta es la “certificación” que emite la autoridad encargada de administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial1 y que reflej a la actual titularidad del signo distintivo (que como viene de verse, puede alterarse

bien distinta es la “certificación” que emite la autoridad encargada de administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial1 y que reflej a la actual titularidad del signo distintivo (que como viene de verse, puede alterarse

1 Que para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el numeral 57 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011.Proceso No. 110013199001201926880 01

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3 con el paso del tiempo), a semejanza de lo que ocurre con el folio de matrícula para el caso de los bienes inmuebles (…)”2.

Desde esa perspectiva, concuerda el susc rito magistrado con el fallador de primer nivel , en cuanto a que, por lo menos en esta fase temprana del proceso, no se halla acreditada, con un amplio grado de certeza, la legitimación de la compañía peticionaria de las medidas cautelares, en cuanto atañe a las marcas mixtas “LA LUPITA CHILITA RESTORÁN” , identificadas con los certificados de registro n.os 606589 y 606587, por cuanto no se aportó con la solicitud cautelar, una certificación emit ida por la autoridad encargada de administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial, que refleje la situación actual de los aludidos signos distintivos.

Debe tenerse en cuenta que las medidas precautorias deben decretarse tan solo si el juzgador cuenta “con unos elementos de juicio iniciales y con fundamento en la demanda que los reviste de aparente

la situación actual de los aludidos signos distintivos.

Debe tenerse en cuenta que las medidas precautorias deben decretarse tan solo si el juzgador cuenta “con unos elementos de juicio iniciales y con fundamento en la demanda que los reviste de aparente seriedad y verosimilitud”3, sin que el carácter sumario de la probanza que debe aportarse en estos casos , permita eludir su contundencia, puesto que “la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la part e contra quien se quiere hacer valer”4.

Ni qu é decir que respecto del signo mixto “LA LUPITA CHILITA, devoción por la comida mexicana ”, identificado con el certificado de registro n.° 419029, su titular es la compañía “Milagrosa de Guadalupe S.A.S.”, quien no funge como parte demandante en este asunto, situación que puso de presente el fallador de primer nivel, pero que no le mereció reparo alguno a la recurrente.

Ahora bien, aunque concomitantemente con la interposición del recurso de apelación, la demandante reformó la demanda, con miras a colmar el requisito en comento , para lo cual adujo que “se solicitó el viernes 15 de noviembre, en la oficina virtual de propiedad industrial, el certificado de marca de cada signo distintivo, con el fin de sustituir la demanda allegando las pruebas de los certificados de las marcas de mi representado (…) únic amente se pueden allegar

viernes 15 de noviembre, en la oficina virtual de propiedad industrial, el certificado de marca de cada signo distintivo, con el fin de sustituir la demanda allegando las pruebas de los certificados de las marcas de mi representado (…) únic amente se pueden allegar

2 Tribunal Superior de Bogotá, auto de 22 de agosto de 2019, rad. 201937014 01, proceso de Banco Caja Social S.A. contra Bavaria S.A. M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 2004. 4 Ib. Sentencia C-523 de 2009.Proceso No. 110013199001201926880 01

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4 los certificados una vez sean entregados por la Superintendencia de Industria y Comercio (se demoran 10 días hábiles), a la fecha nos han entregado uno, que se anexa con el presente recurso”5, lo cierto es que la probanza allegada con la formulación de la alzada (la certificación expedida por la SIC respecto a uno de los signos distintivos) no puede ser examinada en esta instancia , si se repara en que no es la oportunidad para aportar pruebas; en efecto, según lo regula el ya citado artículo 247 de la Decisión 486, “una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. (…)”.

En este punto es útil recordar que “para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al

presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. (…)”.

En este punto es útil recordar que “para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código” (art. 173 del CGP), disposición que, en armonía con la norma comunitaria (derecho imperativo derivado), impone que los medios de convicción se aporten junto con la solicitud cautelar, pues de otra forma se privaría al funcionario de primer grado de emitir un pronunciamiento respecto a la procedencia de las cautelas deprecadas, para reservar su estudio al ad quem, proceder inaceptable , “debiendo recordarse que por principio probatorio y así disponerlo el art. 164 ídem, ‘toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’…”. (CSJ. STC8928-2019/de 8 de julio, exp: 2019-00825-01; se subraya y resalta).

Ahora bien, lo dicho en precedencia no impide, por supuesto, que en oportunidad posterior se solicite un nuevo decreto cautelar , con base en la s pruebas que el apelante adujo incorporar a su demandada reformada, pues, de acuerdo con el inciso final del artículo 245 de la Decisión 486, “l as medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio”.

2. Por igual, el decreto cautelar peticionado respecto del acto desleal de confusión, tampoco está llamad o a prosperar, por lo

siguiente:

inicio”.

2. Por igual, el decreto cautelar peticionado respecto del acto desleal de confusión, tampoco está llamad o a prosperar, por lo

siguiente:

5 De hecho, la recurrente manifestó: “para subsanar el aporte de las certificaciones sobre las marcas alegadas…, se procederá a sustituir la demanda para allegar las pruebas de las marcas con número de certificado 606589, 606587, 419029, con el fin de probar la titularidad de mi representada sobre dichos signos”Proceso No. 110013199001201926880 01

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5 De un lado, porque la conducta desleal se cimienta en la similitud de los signos distintivos de los que es titular la demandante, con aquel que utiliza el demandado, “que llevan al consumidor a atribuirle un mismo origen empresarial”; sin embargo, se itera, en esta temprana fase del proceso no se encuentra acreditad a, con suficiente grado de certeza, la situación actual de los aludidos signos distintivos.

De otro, porque el argumento enarbolado por la recurrente para rebatir las conclusiones del juzgador de primer grado, según el cual “el análisis que efectúa la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la diferenciación de precios, la ubicación y deco ración del establecimiento de mi representado y el de La Lupita de Cletus , están basados en diferencias sobre nichos de mercado, y no de una confusión de un origen empresarial que puede explotar varios nichos de mercado” , se soportó en varios medios de per suasión “que van a ser aportados al

Lupita de Cletus , están basados en diferencias sobre nichos de mercado, y no de una confusión de un origen empresarial que puede explotar varios nichos de mercado” , se soportó en varios medios de per suasión “que van a ser aportados al proceso con la sustitución de la demanda”, lo que permite evidenciar su carácter extemporáneo, dado que no se adjuntaron a la solicitud cautelar.

En verdad , pruebas tales como : a) el correo electrónico que Érica Andrea Páez Rodríguez, de RCN radio, envió a Santiago Jaramillo; b) la entrevista efectuada al vicepresidente de “Hamburguesas El Corral”, Fernando Sánchez; c) la nota periodística de Portafolio sobre el empresario Andrés Jaramillo de “Andrés Carne de Res”, con las que la apelante quiso acreditar que “existen servicios de restaurantes que buscan cubrir dos tipos de clientes, nichos de negocios, precios y ambientes a través de una estrategia de atracción diferente, pero con c aracterísticas similares como el tipo de comida”, son probanzas todas que se allegaron tan solo con la interposición del remedio vertical y con la reforma a la demanda, circunstancia que, como quedó visto líneas atrás, impide efectuar un pronunciamiento al respecto en esta instancia, dado su carácter tardío.

No obstante que se impone confirmar el auto censurado, se debe recordar “que la decisión sobre el decreto de una medida cautelar no debe ser vista como un pronunciamiento anticipado sobre lo que pudiera constituir el tema de fondo a dirimir con el proferimiento de la correspondiente sentencia, sino apenas como una dilucidación, en los albores del proceso, sobre la viabilidad de la protección provisional de

debe ser vista como un pronunciamiento anticipado sobre lo que pudiera constituir el tema de fondo a dirimir con el proferimiento de la correspondiente sentencia, sino apenas como una dilucidación, en los albores del proceso, sobre la viabilidad de la protección provisional de los derechos del demandante para la eventuali dad en que saliere victorioso”6.

6 Tribunal Superior de Bogotá, auto de 16 de junio de 2017, exp. 201760128 01, M.P. Óscar Fernando Yaya Peña.Proceso No. 110013199001201926880 01

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6 En conclusión, se confirmará el auto apelado y no se impondrá condenar en costas, dado que no se hallan causadas (num . 8, art. 365 CGP).

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado sustanciador,

RESUELVE

Primero. Confirmar el auto n.° 116068 de 13 de noviembre de 2019 proferido por el Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo dicho.

Segundo. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas (num. 8, art. 365, CGP).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL

DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE

BOGOTA D.C.,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL

DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE

BOGOTA D.C.,

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