TSDJ BOG SC - 29-200900584 01-(01-02-2012)

Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D.C.

SALA CIVIL DE DECISION

Bogotá D.C. Primero (1º.) de febrero del año dos mil doce (2012)

Referencia: MEDIDAS CAUTELARES

Demandante: TAMPICO BEVERAGES INC

Demandado: PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA MAGISTRADO SUSTANCIADOR: Alvaro Fernando García Restrepo Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido el día 27 de octubre de 2009 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se decretó la práctica de las medidas cautelares solicitadas por la parte actora.

ANTECEDENTES La sociedad actora, TAMPICO BEVERAGES INC, quien dijo reconocerse por la denominación TAMPICO, por intermedio de mandatario judicial demandó ante los Juzgados Civiles de Circuito de Bogotá, laMedidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 2 imposición de medidas cautelares de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la ley 256 de 1996 en contra de PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. indicando que los demandados incurrieron en actos de competencia desleal. En el libelo demandatorio, la actora solicitó como medidas cautelares sin oír a la parte contraria las siguientes:

• Que se prohíba a la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. también conocida como ALQUERIA, el uso de la etiqueta

En el libelo demandatorio, la actora solicitó como medidas cautelares sin oír a la parte contraria las siguientes:

• Que se prohíba a la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. también conocida como ALQUERIA, el uso de la etiqueta mixta similar a la que usa la empresa TAMPICO BEVERAGES, INC, conocida como TAMPICO, para distinguir los jugos que comercializa, denominados TANGELO. - Que se prohíba a ALQUERIA, promocionar, hacer propaganda o publicidad escrita, o promover por cualquier medio los jugos Tangelo, con la etiqueta Mixta cuya descripción aparece en los hechos y se aporta en copia como anexo.

• Para evitar que ALQUERIA continúe ofreciendo y vendiendo los jugos TANGELO con la etiqueta mixta similar a la de TAMPICO, se ordene el decomiso de todos los jugos que porten la etiqueta mixta a que se refiere la demanda, existentes tanto en los almacenes de cadena como en las tiendas de Bogotá, así como el material publicitario referido a ellos.

• Ordenar a ALQUERÍA la cesación de los actos de competencia desleal de confusión, desviación de la clientela, de engaño y de explotación de la reputación de TAMPICO, en los cuales ha incurrido desde el 1o. de febrero de 2009 y que se prueban con los testimonios que se allegan.Medidas Cautelares 29-200900584 01

Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A.

3 - Que se ordene a ALQUERIA que emita un comunicado dirigido a los almacenes de grandes superficies o de cadena y las tiendas de la ciudad de Bogotá, en donde informe que el producto jugo Tangelo no es el mismo jugo Tampico, que Tampico no ha sido descontinuado del mercado, que el jugo Tampico continúa en el mercado nacional y que la sociedad Tampico continúa en el mercado nacional. - Que se ordene a ALQUERIA prestar la caución a que se refiere el artículo 568 del código de comercio, con el propósito de que se abstenga de seguir incurriendo en la realización de los actos de competencia desleal que se denuncian. Como fundamento de sus pretensiones expuso los siguientes HECHOS: TAMPICO BEVERAGES INC, antes MARBO INC, es una sociedad constituida bajo las leyes del estado de Illinois de los Estados Unidos de América. TAMPICO participa en el mercado colombiano desde hace 15 años aproximadamente vendiendo y comercializando bebidas refrescantes “citrus punch” con sabores a frutas, con vitamina A y alto contenido de vitamina C, consumibles en cualquier momento, a través de los licenciatarios de la marca TAMPICO, quienes se encargan de procesar, vender y distribuir el producto de acuerdo a la zona para la cual fue otorgada la licencia de la marca. El contrato de licencia de la marca TAMPICO consiste en que le otorga al licenciatario el derecho, licencia y privilegio de usar la marca únicamente sobre y en relación con la producción, procesamiento, empaque,Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 4 almacenamiento, distribución y venta de productos TAMPICO según las definiciones, términos y limitaciones contenidas en el contrato de licencia de

Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 4 almacenamiento, distribución y venta de productos TAMPICO según las definiciones, términos y limitaciones contenidas en el contrato de licencia de marca. En el contrato se establece que el licenciatario no tendrá ningún derecho a usar o disfrutar de la marca, luego de la terminación o vencimiento del contrato, como se puede leer en el contrato suscrito entre TAMPICO y

PRODUCTOS NATURALES DE LASABANA S.A. (La Alquería).

Los licenciatarios de la marca TAMPICO en Colombia han comercializado los productos TAMPICO de manera pública , permanente e ininterrumpida, han honrado el nombre de la marca hasta llevar los jugos TAMPICO a los consumidores con una inmejorable calidad, tanto en la presentación del producto como en la prestación del servicio tienda a tienda y en los almacenes de grandes superficies. Lo anterior ha llevado a que los productos TAMPICO hayan obtenido un gran reconocimiento en el mercado colombiano, especialmente en el público consumidor de jugos. El día 1º de febrero de 2001, TAMPICO celebró contrato de licencia de la marca con la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. – ALQUERIA, para comercializar el producto en el Departamento de Cundinamarca, el cual terminó el día 1º de febrero de 2009. Durante el transcurso del contrato, ALQUERIA procesó, empacó, etiquetó, distribuyó y vendió jugos TAMPICO; en fin, comercializó los productos usando la marca TAMPICO, para lo cual estaba debidamente autorizado por ser licenciatario.

Una de las varias etiquetas que portaban los jugos que procesaba y comercializaba ALQUERIA en calidad de licenciataria de la marca TAMPICO, le fue entregada en el año 2004, precisamente para identificar los jugos TAMPICO. En ella aparecen detalladas las características específicas de los elementos gráficos que conforman la etiqueta, para lo cual solicitaba yMedidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 5 recibía la aprobación de TAMPICO. Lo mismo ocurría con el resto de licenciatarios de los jugos de la marca. ALQUERIA, a la vez que era licenciatario de la marca TAMPICO, comercializaba por su parte los jugos TANGELO en departamentos diferentes a Cundinamarca. Para comercializar el jugo TANGELO en el año 2006, ALQUERIA usaba una etiqueta totalmente diferente a la que hoy está usando. Se trataba de una etiqueta mixta caracterizada por tener un fondo verde y una naranja partida por la mitad ubicada en posición diferente a la que hoy en día exhibe. A partir del 1º de febrero de 2009, fecha en la que se terminó el contrato de licencia de marca entre TAMPICO y ALQUERIA, esta última ha realizado actos de competencia desleal en el mercado colombiano, pues se ha hecho evidente el uso de una etiqueta similar a la que venía usando TAMPICO en sus jugos desde el 2004, la cual hoy en día está siendo estampada y usada para distinguir los jugos TANGELO que ALQUERIA comercializa.

Pero además de producir y comercializar una etiqueta similar, ALQUERIA se ha dedicado desde el 1º de febrero, a través de su fuerza de ventas a reproducir tienda a tienda en Bogotá la siguiente falsa información: “El jugo TAMPICO se acabó” El jugo TAMPICO lo descontinuaron del mercado” “El jugo que se llamaba TAMPICO ahora se llama TANGELO” “El jugo TANGELO es el mismo jugo TAMPICO” Así ALQUERIA ha incurrido en los sigueitnes actos específicos de competencia desleal: ACTOS DE CONFUSION: El uso desleal de una etiqueta para identificar los jugos TANGELO, similar a la que usa TAMPICO en sus jugos, la cual generaMedidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 6 confusión en el consumidor. Para el efecto se comparan las etiquetas y se explican los conceptos de confusión ideológica y confusión visual.

ACTOS DE DESVIACION DE CLIENTELA: No solo en la utilización de la etiqueta para generar confusión sino también con las afirmaciones falsas que ha hecho con el fin de desviar la clientela y obtener la venta de sus jugos.

ACTOS DE ENGAÑO: Por difundir aseveraciones falsas respecto a los jugos Tampico valiéndose de su fuerza de ventas.

ACTOS DE EXPLOTACION DE LA REPUTACION AJENA: Aprovechando el posicionamiento de la firma Tampico con más de quince años en el mercado, logrando coartar la libertad de elección de los consumidores aprovechándose en beneficio propio de la reputación adquirida por la marca TAMPICO. ACTUACION PREVIA Mediante providencia del 9 de octubre de 2009, el juzgador, con

consumidores aprovechándose en beneficio propio de la reputación adquirida por la marca TAMPICO. ACTUACION PREVIA Mediante providencia del 9 de octubre de 2009, el juzgador, con fundamento en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, ordenó a la demandante prestar caución por la suma de $150’000.000,oo EL AUTO APELADO Prestada la caución por la parte actora, procedió el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá a decretar las medidas cautelares reclamadas mediante auto del día 27 de octubre de 2009. (folio 195)Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 7 LA IMPUGNACION Contra la referida providencia, la parte contra quien se piden las medidas interpuso el recurso de apelación con el fin de que se revoque en su totalidad, y en consecuencia, se niegue el decreto de las cautelas. Argumentó el recurrente, que no se da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, por cuanto advierte, que Alquería ha incurrido en actos de competencia desleal al emplear unas características similares que generan confusión, engaño y desviación de la clientela, pero que la misma recae sobre una etiqueta que no es utilizada desde noviembre de 2008. Que la etiqueta sobre la cual recae la demanda, además de no ser usada desde el 2008 por TAMPICO, no tiene en el mercado similares o parecidas que confundan la marca TANGELO, como lo demuestran con la diligencia de testimonio especial llevada a cabo con acompañamiento de notario. Que además, la utilización de la etiqueta a que se refiere la solicitante

que confundan la marca TANGELO, como lo demuestran con la diligencia de testimonio especial llevada a cabo con acompañamiento de notario. Que además, la utilización de la etiqueta a que se refiere la solicitante de las medidas, fue prohibida de conformidad con la resolución del INVIMA No. 2008-012220 de mayo 13 en la que se dio un plazo máximo de utilización hasta noviembre de 2008. Que la nueva imagen de Tampico difiere de la utilizada por Tangelo. Que lo anterior fue discutido ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo argumentos similares, los que fueron declarados infundados de conformidad con la Resolución No. 47502 del 24 de noviembre de 2008. Que la etiqueta de Tangelo es una marca registrada y por lo tanto la ley le concede el uso legítimo en el mercado.Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 8 Que en consecuencia, no se da el requisito para el decreto de la medida cautelar como es que esté comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se trata en esta oportunidad de establecer bajo la revisión del auto apelado, si se ha decidido por el a-quo en forma legal sobre el decreto de las cautelas reclamadas en la demanda, lo cual conduciría a que la providencia censurada se mantuviera en la forma y términos en que se produjo, o que por

el contrario se imponga su revocatoria. Sea lo primero establecer que al caso le es aplicable el artículo 568 del Código de Comercio, pues si bien esta norma alude a las medidas cautelares que puede solicitar el titular de una patente o de una licencia, por remisión del artículo 31 de la ley 256 de 1996 es aplicable lo relativo a las cautelas en las acciones por competencia desleal. Ahora bien, unido a lo señalado en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, se establece que “comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes”.Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 9 “Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud…”. El artículo 568 del estatuto mercantil prevé que el interesado deberá acompañar a la solicitud de la cautela, “los elementos que acrediten sumariamente la existencia de la usurpación, señalará en su petición la manera como pretende evitar la realización de tales hechos, y prestará la caución que se le señale para garantizar la indemnización de los perjuicios

que se puedan causar al presunto usurpador o a terceros...”. Lo anterior se complementa con el artículo 246 de la Decisión 486, conforme al cual, una medida cautelar sólo se ordenará “cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”. En el primero de los requisitos exigidos por el artículo 568 del código de comercio, no se hace necesario un grado de eficacia certero ni que exista una prueba de tal entidad en la que aparezca la existencia de la usurpación, solo se necesita que la misma sea simplemente creíble o de tal inminencia que se hagan necesarias las cautelas reclamadas. Es decir, que no se hace necesario que el juez a quien se piden las cautelas entre en el fondo del problema analizando certeramente si la competencia desleal se configura o no, porque esa valoración corresponde al proceso mismo que debe rituarse para desmotar la existencia de la competencia desleal. Para el caso, es claro que los actores señalaron que su interés no es hacer valer derechos relacionados con infracciones a la marca que utiliza suMedidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 10 poderdante para distinguir los productos en el mercado sino hacer cesar los actos de competencia desleal. Por eso, aunque inicialmente se había tenido en cuenta en este Tribunal lo acaecido respecto a los registros de marcas y sus oposiciones y que fuera decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio en Resoluciones de segunda instancia números 47502 de 24 de noviembre de 12008 (folios 323 a 326) que confirmó la No 27763 de 31 de julio de 2008, cuya copia no fue

decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio en Resoluciones de segunda instancia números 47502 de 24 de noviembre de 12008 (folios 323 a 326) que confirmó la No 27763 de 31 de julio de 2008, cuya copia no fue allegada, pero de la primera se colige que se refiere a la oposición al registro de la marca mixta TANGELO CITRUS PUNCH adelantado por las sociedades Tampico Beverages Inc y Kraft Foods Holdings Inc. Que concluyó con el registro de la marca, lo cual fue confirmado en segunda instancia. Igualmente se aportó copia de la Resolución número 50842 que declaró infundada la oposición de Productos Lacteos Andina S.A. al registro de la marca TAMPICO CITRUS PUNCH, en la cual se analizan los signos que confirman la marca para concluir que resulta infundada la oposición. De esta forma se concluye que las dos firmas tienen su registro de marca, pero lo alegado es el uso de las etiquetas para confundir a los consumidores, de lo cual se advierte que no se entrará al análisis completo sobre la existencia de elementos que puedan llevar a la real confusión pretendida porque no es objeto de esta providencia. Basta afirmar que la ley 256 de 1996 en su artículo 31 solamente exige la inminencia de los actos de competencia desleal y no su comprobación absoluta, aunque podría partirse con mayor razón de una comprobación plena , pero en todo caso, las medidas se toman bajo la responsabilidad del solicitante, las cuales deben tomarse de conformidad con los establecido en el artículo 568 del código de comercio y en los artículos 678 a 691 del código de procedimiento civil, es decir, que se deben tomar previa prueba sumaria de la existencia de los hechos constitutivosMedidas Cautelares 29-200900584 01

en los artículos 678 a 691 del código de procedimiento civil, es decir, que se deben tomar previa prueba sumaria de la existencia de los hechos constitutivosMedidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 11 de la competencia desleal, prueba que de acuerdo con la jurisprudencia ya decantada suficientemente, no son de menor categoría como pruebas, pero se constituyen mediante medios no controvertidos. Sin embargo, debe tenerse claro que no es la prueba total de la existencia de la competencia desleal sino también la de “su inminencia”. Por eso, aunque ya ante la Superintendencia de Industria y Comercio se discutió y decidió sobre “ las semejanzas de las marcas en conflicto y la identidad de los productos confunden al público consumidor.. , esto es sobre el riesgo de la confusión de las marcas, las que han sido debidamente autorizadas a los demandados, lo que alega la parte actora es que con el uso de ellas se presente una competencia desleal, por lo que y solicita las medidas cautelares. Partiendo de lo antes dicho, no puede decirse que con el solo uso de las etiquetas que lleva cada producto se pueda observar de manera clara una actuación desleal, máxime si partimos de que ambas marcas han sido registradas con todas sus partes como de naturaleza mixta, es decir, autorizándolas para usar tanto su nombre como los signos distintivos, y por tal razón resultarían improcedentes las medidas solicitadas tendientes a impedir a la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. también

conocida como LA ALQUERIA, el uso de la etiqueta para distribuir sus productos, sin que esta decisión implique un estudio de fondo del asunto, lo cual será objeto de otros proceso, así como tampoco se considera procedente la orden a dicha sociedad sobre el retiro de su publicidad y la prohibición de la distribución de sus productos con la etiqueta criticada. Sin embargo, como existe prueba sumaria que da cuenta de otros usos y actos de parte de la sociedad demandada que sí pueden constituir competencia desleal en las modalidades de: ACTOS DE DESVIACION DE CLIENTELA ;Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 12 ACTOS DE ENGAÑO y ACTOS DE EXPLOTACION DE LA REPUTACION AJENA, no solo en la utilización de la etiqueta para generar confusión sino también con las afirmaciones falsas que ha hecho con el fin de desviar la clientela y obtener la venta de sus jugos, si resulta procedente la medida tomada por el juzgado.

Al respecto, cabe señalar que se allegaron varias declaraciones extraproceso que dan cuenta de la existencia de actos constitutivos de las modalidades de competencia desleal señaladas, y que a pesar de no estar plenamente probados los hechos, si dan cuenta de su existencia y que con ellos existe la inminencia de una vulneración de los derechos de la actora a que se respete su actividad comercial. Es cierto que esas declaraciones han sido criticadas por la cautelada, pero sus ataques no alcanzan a hacerles perder el valor que se requiere para que se tengan en cuenta en este caso, pues si bien

algunos provienen de empleados de la actora, sus dichos son claros y aparecen como fruto del conocimiento directo adquirido precisamente por esa calidad y por su vinculación con el mercado, lo que permite que en lugar de rechazarlos se les tenga en cuenta, pero además, no todos provienen de empleados sino que se tiene la declaración del señor EDILBERTO FIGUEROA SUPELANO y EDGAR CAMILO GUTIERREZ RODRIGUEZ, de los cuales no se encuentra una relación directa con la empresa solicitante de las medidas y sus dichos son claros y contundentes a la hora de narrar los hechos que a la postre podrían constituir la competencia desleal en las modalidades mencionadas. Además, aunque es cierto que muchas de las preguntas presentadas a los declarantes podrían rechazarse por inducir las respuestas y porque se refieren solamente a conceptos o apreciaciones de los deponentes, sin embargo, existen suficientes preguntas que no podrían ser objeto de rechazo, y que al contrario dan cuenta razonada de su conocimiento de los hechos, los cuales sirven para sustentar válidamente la petición de medidas cautelares.Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 13 En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto, considera esta sala que no todas las medidas cautelares decretadas podrían mantenerse, pero sí algunas de ellas, advirtiendo que solamente habrá una definición sobre la existencia de la competencia desleal al final de un proceso de plena prueba

donde se demuestre plenamente su contendido, y que ahora solamente se pretende evitar la causación de posibles perjuicios a los actores, estando los que se causen a la demandada con estas medidas, garantizados con la caución que se presentó al juzgado y que fuera probada por éste. Como conclusión de lo dicho, se revocarán los numerales 1 y 2 de la providencia apelada y se confirmará lo demás. Sin costas en esta instancia. DECISION En mérito de todo lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C., en Sala Civil de Decisión, RESUELVE REVOCAR los numerales 1 y 2 del auto recurrido por la parte demandada, proferido el 27 de octubre del año 2009 por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C. y CONFIRMARLO en lo demás.Medidas Cautelares 29-200900584 01 Tampico Beverages INC contra Productos Naturales de la Sabana S.A. 14 Sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO

Magistrado MARTA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado Magistrada Proyecto discutido y aprobado en sala civil de decisión del día 1º. de febrero del año 2012