CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2010-00351-00-2018

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Se cuenta a partir del día siguiente al de la notificación del acto En relación con el aspecto relativo al fenómeno jurídico de haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada, no le asiste razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución nro. 11853 de 26 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificada al representante de la parte demandante el 24 de marzo de 2010, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia, vale decir, el 25 de marzo de 2010 y debió vencer el 25 de julio de 2010, pero como quiera que ese día fue domingo, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 26 de julio de 2010, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal. De acuerdo con lo expuesto, como la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 9 de julio de 2010, según consta a folio 36 del cuaderno principal, se hizo, en consecuencia, en legal forma, según lo dispuesto en el ya enunciado artículo 136.

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Del correspondiente a la marca ETEK / USO REAL Y EFECTIVO DE LA

MARCA – Prueba [L]os documentos antes enunciados [facturas cambiarias] no demuestran el uso de la marca “ETEK” por su titular, la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, o por un licenciatario de ésta, ni por otra persona autorizada por ella, pues no se allegó prueba alguna de un contrato de licencia, o que indicara una relación o vínculo económico de la persona autorizada con la sociedad titular del signo para usarlo, esto es, de la sociedad ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA con la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION. En otras palabras, dichas facturas no están llamadas a demostrar el uso real y efectivo de la referida marca, habida cuenta que no fueron expedidas por el titular del signo y no está probado que la sociedad ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, quien las expidió, haya sido autorizada por la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION para usar la marca “ETEK”, conforme lo exigen las normas comunitarias, cuyo alcance precisó el Tribunal. […] los documentos antes relacionados, allegados por el tercero interesado en las resultas del proceso, tampoco demuestran un uso real y efectivo de la marca “ETEK” por su titular, la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. […] En este orden de ideas, las pruebas aportadas no demuestran el uso real y efectivo de la marca “ETEK”, en tanto no acreditan que los servicios se encontraban disponibles en el mercado bajo esa denominación, en las

cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Por consiguiente, a juicio de la Sala, no se probó el uso real y efectivo de la marca nominativa “ETEK”, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para distinguir los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Improcedencia / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Finalidad / CONEXIÓN COMPETITIVA – Existencia entre servicios que tienen una naturaleza y finalidad similar / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto de la marca ETEK [N]o era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca denominativa “ETEK” registro, cuyo titular es la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, para distinguir los productos de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenada por la SIC. Cabe mencionar que si se permitiese la cancelación parcial por no uso del registro de la marca “ETEK”, en el sentido de excluir de su cobertura los servicios de “construcción, información en materia de construcción y otras actividades similares”, conforme lo ordenó la SIC a través de los actos acusados, “se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso”, dado que dicha figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida, esto es, “evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia”, como lo puso de presente el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial, rendida en este proceso. Ello, en razón de que existe conexión competitiva entre los servicios respecto de los cuales la SIC sí había declarado la cancelación parcial de la marca “ETEK” y los servicios no cancelados , en tanto los mismos tienen una naturaleza y finalidad similar, al pertenecer al mismo género de servicios como lo es el de la construcción y de otras actividades similares; al ser complementarios y tener un uso conjunto, dado que pueden ser utilizados por los mismos consumidores de manera conjunta; y compartir usualmente los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Como consecuencia habrá de declararse la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la División de Signos Distintivos de la SIC, cancelar la inscripción del certificado de registro nro. 308.168, correspondiente a la marca “ETEK”, cuyo titular es la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 2 / CÓDIGO DE RÉGIMEN POLÍTICO Y MUNICIPAL – ARTÍCULO 62 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00351-00

Actor: O-TEK INTERNACIONAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: LA SOCIEDAD ETEK INTERNATIONAL CORPORATION NO PROBÓ EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA NOMINATIVA “ETEK”, EN

LOS 3 AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE

CANCELACIÓN, PARA DISTINGUIR LOS SERVICIOS DE LA CLASE 37

INTERNACIONAL.

La sociedad O-TEK INTERNATIONAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones nros. 53544 de 26 de octubre de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”, y 64276 de 14 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 11853 de 26 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que se declare la cancelación total por falta de uso del registro de la marca “ETEK”, en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo establecido en el artículo 165, inciso tercero, de la Decisión 486 de 2000, de la

CAN. 3ª. De forma subsidiaria a la petición anterior y como consecuencia de la nulidad de las Resoluciones demandadas, y en tanto no sea procedente la cancelación total del registro por falta de uso, se ordene a título de restablecimiento del derecho, la cancelación parcial del registro de la marca “ETEK”, en la Clase 37 Internacional, en el sentido de especificar que la marca ampara única y exclusivamente servicios “de instalación, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos”, de conformidad con lo establecido en la citada norma. 4ª. Como consecuencia de ello, se ordene mediante oficio a la SIC, por medio de su Secretaría, cancelar o limitar su cobertura, según sea el caso, del registro de la marca “ETEK”, Clase 37, en los términos señalados en las peticiones 2 y 3. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 3 de abril de 2009, la actora solicitó a la SIC la cancelación por no uso del registro de la marca “ETEK” (denominativa), a nombre de la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION. 2º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución nro. 53544 de 26 de octubre de 2009, declaró la cancelación parcial por no uso de la marca denominativa “ETEK”, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes servicios: “construcción, información en materia de construcción, y otras actividades similares”, comprendidos en la Clase 37 Internacional. 3°: La sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de

apelación contra dicho acto administrativo. 4º: La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución nro. 64276 de 14 de diciembre de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y a través de la Resolución nro. 11853 de 26 de febrero de 2010, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que, la SIC incurrió en un error de derecho en la aplicación del inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, al expedir los actos acusados. Advirtió que, no se demostró en forma suficiente, real y seria el uso de la marca denominativa “ETEK”, para los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, pues se presentaron únicamente cinco (5) facturas, expedidas por ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, la cual es una persona jurídica diferente a la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, con domicilio en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, que no es la actual titular del registro marcario, ni se demostró que existiera autorización o licencia para el uso de la marca. Explicó que, en el expediente nunca se acreditó relación alguna entre esas dos sociedades, que permita afirmar que las pruebas de uso debieron ser avaladas como provenientes del titular de la marca. Agregó que, las pruebas aportadas demuestran el uso de la razón social “ETEK”, pero no el uso de la marca en la cantidad y el modo que corresponde y por parte

de su titular. Alegó que, no se puede probar el uso serio, real y efectivo de una marca de servicios, que identifique las actividades de la Clase 37 Internacional, con el uso de un nombre comercial. Son cosas diferentes. Argumentó que, en las facturas aportadas aparece la expresión “ETEK” como parte del nombre comercial de la compañía ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, pero dichos documentos no permiten afirmar con certeza que los consumidores puedan entender que los servicios que están adquiriendo se identifican con la marca “ETEK”. Estimó que, no se acreditó el uso de la marca denominativa “ETEK”, en la cantidad y modo que normalmente se comercializan dichos servicios, pues cinco (5) ventas destinados a una sola empresa, esto es, EPM TELECOMUNICACIONES S.A., durante tres (3) años de comercialización de unos servicios, no puede ser tenida como muestra de un uso serio real y efectivo de una marca como la antes citada, que distingue servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son ampliamente demandados en el mercado. Indicó que, la SIC concluyó que la referida marca se ha usado para la comercialización de actividades relacionadas con “servicios de mantenimiento correctivo para equipos HDSL”. Sostuvo que, la mencionada entidad demandada mantuvo el registro de la marca “ETEK” para ciertos servicios que difieren de los referidos “servicios de mantenimiento correctivo para equipos HDSL”, los cuales son demandados de forma masiva en el comercio, en la medida en que son actividades que requieren todas aquellas personas que poseen esta clase de equipos, siendo éstas, un

número plural y bastante significativo de la población, dado que el acceso al uso de esta clase de tecnología es cada vez mayor y generalizado en la comunidad. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Adujo que, al emitirse las Resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Indicó que, se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al trámite administrativo previsto en la misma, por lo cual se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Expresó que, las actuaciones administrativas surtidas son producto de una valoración objetiva del material probatorio allegado por la actora, en donde se pudo evidenciar que el titular de la marca demostró el uso efectivo del signo. Manifestó que, las facturas aportadas son aptas para demostrar el uso serio, real, efectivo y de buena fe de la marca denominativa “ETEK” en relación con los servicios que ampara. Señaló que, la cantidad en la que fue comercializada la marca ($47.136.131) corresponde a un volumen de ventas significativo e importante, si se tiene en cuenta el tipo de servicios de mantenimiento de equipos de alta tecnología, dirigido a un tipo de consumidor que posee conocimientos y necesidades específicas, como lo demuestran las facturas aportadas, dirigidas a la sociedad

EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Agregó que, la modalidad de comercialización utilizada da cuenta de la habitual y periódica venta de los servicios mencionados. Propuso la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, teniendo en cuenta que la Resolución nro. 11853 de 26 de febrero de 2010 quedó ejecutoriada el 24 de marzo de 2010. II.1.2.- La sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Expresó que, la ausencia de registro de una licencia de uso de la marca nada tiene que ver con la acreditación del uso efectivo de la misma en el mercado. La ausencia de este registro se relaciona con la oponibilidad de la calidad de licenciatario ante terceros, pero no es razón para descalificar el uso real de una marca. Señaló que, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN habla de licenciatarios o de personas autorizadas. Los primeros deben estar registrados como tales en la Oficina de Marcas y los segundos son personas autorizadas, que carecen de dicho registro, pero cuentan con la aprobación oral o escrita de su titular. Indicó que, de conformidad con lo anterior, la sociedad INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA es simplemente una persona autorizada por ETEK para el uso de su marca y, por lo tanto, la actividad de dicha sociedad es perfectamente válida en este proceso.

Aclaró que, no se presentó acreditación sobre la autorización del uso de la marca, ya que esto no lo exige la norma comunitaria, de conformidad con lo expresado por la propia SIC, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Alegó que, lo único que se necesita en estos casos es que el titular de la marca aporte las pruebas de uso, expedidas por dicho tercero, pues se sobreentiende que entre ellos mediaba una autorización de uso de la marca. Adujo que, la Decisión 486 de 2000, de la CAN no establece los requisitos para que la autorización del uso de la marca se repute válida, ni tampoco los parámetros de acreditación dentro del trámite de cancelación por no uso. Estimó que, la expresión “ETEK” se usa en las facturas como marca y no como razón social, puesto que se incluye de manera referencial, en el momento en que se ofrece o se presta el servicio respectivo, por tratarse de actividades inmateriales y no bienes tangibles. Sostuvo que, los servicios de mantenimiento correctivo de equipos HDSL, amparados por la marca denominativa “ETEK”, no son de consumo masivo. Es una tecnología empleada a nivel empresarial, no privado. Anotó que, los equipos HDSL no son frecuentes, porque no siempre es la opción elegida por los empresarios, ya que la tecnología les ofrece diferentes opciones para satisfacer sus necesidades operacionales y de costos. Manifestó que, los montos facturados y que constituyen prueba dentro del trámite administrativo de cancelación de marca por no uso son usuales para el servicio de mantenimiento correctivos de equipos de HDSL, porque no se trata de servicios consumidos de manera masiva, además de que no son servicios que se requieran

con una periodicidad determinada por los usuarios de este tipo de equipos. Que, el servicio de mantenimiento correctivo de equipos HDSL no tiene una demanda extraordinaria como la actora supone. Sostuvo que, el objeto de la prueba no es demostrar el éxito de la actividad comercial del titular de la marca, ni sus volúmenes de ventas, sino el uso real y efectivo de la marca. Y que los volúmenes en las facturas admitidas como prueba por la SIC dan fe de las ventas admisibles para su servicio especializado, como el que ofrece ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. en el mercado colombiano. Consideró que, las pruebas aportadas al proceso demuestran el uso serio, real y efectivo de la marca denominativa “ETEK”, de conformidad con los servicios mencionados, los cuales no son de consumo masivo y se vendieron en la cantidad correspondiente. Indicó que, para determinar la cancelación parcial por no uso, la SIC hizo un análisis de conexión competitiva para identificar los servicios objeto de la cancelación. Esto es coherente con la finalidad del trámite administrativo de la cancelación por no uso, de depurar el registro de la propiedad industrial sin dar lugar al registro posterior de marcas destinadas a distinguir servicios también similares a aquellos cubiertos por otra marca ya registrada y similar. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las súplicas de la demanda, por haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Señaló que, el titular de la marca “ETEK”, esto es, la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION, con domicilio en la ciudad de Miami, Florida,

Estados Unidos de América, único legitimado para probar el uso real y efectivo del mencionado signo distintivo, le correspondía, además de probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario, acreditar la prueba del registro del contrato de licencia a la sociedad INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, así como su registro en la oficina nacional competente, cuestión que no ocurrió, como lo aceptan la SIC y el apoderado de ETEK INTERNATIONAL

CORPORATION.

Que, la sociedad INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA estaba en la obligación de aportar la prueba de la relación o vínculo económico con el autorizado, prueba que tampoco fue aportada al plenario, conforme lo acepta la SIC y el tercero con interés en las resultas del proceso. Agregó que, el titular de la marca “ETEK” (nominativa) no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca. Adujo que, el titular de la marca “ETEK” intentó acreditar el uso real y efectivo de la marca con copia de cinco (5) facturas cambiarias de compraventa por servicios prestados a EPM Telecomunicaciones, las cuales han sido expedidas por la sociedad ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP. SUCURSAL COLOMBIA, frente a las cuales no se encuentra acreditado un contrato de licencia con su correspondiente registro, conforme lo exige el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN o una autorización para el uso de la marca, tal y como se expuso en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. Concluyó que, la actora logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual debe declararse la nulidad y, a título de

restablecimiento del derecho, ordenar la cancelación total por falta de uso del registro de la marca “ETEK”, para la Clase 37 Internacional. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “[…] El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y, en principio, registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Es muy importante tener en cuenta la previsión contenida en el literal h) del artículo 1 de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la 1 Proceso 20-IP-2013. cual se adecuaron determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, tal y como se estableció en la presente providencia. Para el caso particular, si la República de Colombia hizo uso de la facultad contenida en el mencionado artículo en concordancia con las condiciones previstas en el artículo 3 de la misma normativa, la obligatoriedad del registro de contrato de licencia deberá establecerse

en relación con las disposiciones del derecho interno. De todas maneras, el Tribunal advierte que el contrato de licencia, en ningún caso, puede contener cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina en concordancia con lo previsto en el mencionado artículo 163; tampoco puede contener estipulaciones que generen error en el público consumidor. La Oficina Nacional Competente, en su caso, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina (artículo 163) y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Si de conformidad con la Decisión 689 no se establece como obligatorio el registro del contrato de licencia, una vez que se esgrima dicho contrato ante la autoridad nacional competente para probar el uso real y efectivo de la marca, ésta deberá determinar su eficacia analizando si dicho acuerdo no vulnera las normas comunitarias andinas, y sobre todo, si no genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además, si fuese obligatorio el registro de la marca, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero

autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios. No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro. El Tribunal advierte que la licencia de la marca puede estar incluida en otro tipo contractual como la distribución con licencia y la franquicia. En estos casos dichos acuerdos de voluntades deben ser inscritos en oficina de registro marcario para que la licencia de la marca surta efectos frente a terceros y ante la propia administración. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio de uso real y efectivo establece que una marca es usada si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferentes. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga

efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario establecido se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica el uso de la marca en el mercado. El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma

comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para la cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento transparente del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso. Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase del nomenclator no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El juez consultante debe establecer la conexión competitiva entre los servicios que se mantuvieron bajo la cobertura de la marca denominativa ETEK, para así determinar si eran susceptibles de cancelación de conformidad con lo establecido en la presente providencia. La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa ETEK es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con

todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. Debe analizar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, en especial las cinco (5) facturas presentadas, para establecer correctamente la prueba del uso para la marca denominativa ETEK. […]” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. En relación con el aspecto relativo al fenómeno jurídico de haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada, no le asiste