SIC - Concepto-11030674

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-030674- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 4

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita información relacionada con el \”cambio de clase de una marca registrada\”, documentación que se requiere y costo del trámite.

Sobre el particular, es preciso aclararle que \"el cambio de clase de una marca registrada\” no es procedente a la luz de lo establecido en las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia, en materia de propiedad industrial. Una vez concedida una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es susceptible de modificación alguna, como tampoco admite cambio de la clase en la que se indican los productos y/o servicios para los cuales se registró, por lo tanto, es necesario presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el procedimiento de registro de una marca. A continuación, le indicamos las normas relevantes al tema de su consulta, con el fin de que usted proceda de la manera que estime conducente.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta

Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, (...), de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. 3.1. Modificaciones a la solicitud de registro El artículo 143 de la Decisión 486 de 2000, dispone que: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.(...). "Así mismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo

144. "En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. \”(…) En tal virtud, la disposición precitada establece solamente la posibilidad de invocar la modificación de una solicitud de registro marcario en la medida que se encuentre en trámite y para cambiar aspectos secundarios y no cuando se trate del registro de una marca que haya sido concedida.

Frente al tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 039-IP2009, ha señalado: "En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. \”AI respecto, este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: "Los

aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece (...)". (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO) \”. (Resaltado y subrayado fuera del texto) En consecuencia, las modificaciones a una marca concedida no son procedentes, por lo que si desea proteger su marca para distinguir otros productos comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza, los cuales difieren de la marca previamente registrada, resultará necesario cumplir para ello con el lleno de los requisitos legalmente establecidos en los artículos 134 y 135 de la normativa en mención y surtir el trámite de registro pertinente, ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia. Sin perjuicio de lo expuesto, usted podrá encontrar los documentos y requisitos necesarios para presentar una solicitud de registro, en nuestra página Web www.sic.gov.co /Trámites y servicios/, /Propiedad Industrial/. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General\” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA