SIC - Concepto-11046510

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-046510--00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número indicado en el asunto, en los siguientes términos: 1 Objeto de la consulta En su escrito solicita información relacionada con los conceptos de marca, nombre y enseña comercial, apropiación de términos genéricos. Los documentos legales que se debe anexar para invocar la Ley 905 de 2004 para aplicar los descuentos en una solicitud de registro de marca y cada cuánto debe cancelar después de haber obtenido el registro de una marca y a cuáles entidades. Adicionalmente, consulta en qué clase se debe encuadrar los productos tales como \”Discos Abrasivos para corte y pulido, Ruedas de esmeril para pulir, Copas de esmeril para brillar. Los anteriores productos se producen con Oxido Aluminio, Carburo Silicio, etc., como productos abrasivos. (...)\” Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos aclarar los conceptos de los diferentes signos distintivos por usted aludidos y, de manera general, nos referimos a las expresiones o términos genéricos, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio para que presente la solicitud que estime pertinente. En segundo término, le informamos cuáles son los documentos, el trámite y los costos necesarios para efectos de presentar el registro de una marca ante esta

Entidad, como sigue: 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, le corresponde a la Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial, se encuentran señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, ... \” (Subrayado fuera del texto), así como \”decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales ... \”. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, Modificado por el Decreto 1687 de 2010. 3.1. Marca de productos o de servicios 3.1.1. Concepto De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de ia

Comisión de la Comunidad Andina, "constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. \”Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. Las palabras o combinación de palabras; b. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c. Los sonidos y los olores; d. Las letras y los números; e. Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f. La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, g. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". En consecuencia, es pertinente tener en cuenta que la función principal de las marcas es identificar los productos y servicios en el mercado, así como su origen empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP2003, ha señalado que: La marca "(...) sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del Producto o servicio. "La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de

confusión o error, tornando así transparente el mercado". 3.1.2 Análisis de registrabilidad Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta el respectivo examen de registrabilidad del signo solicitado para determinar si el mismo reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca, establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; así mismo, con el objeto de determinar si el signo esta incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad supranacional, en particular, en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, caso en el cual, la solicitud se negará. 3.1.3 Causales absolutas de irregistrabilidad de un signo Puede registrarse como marca (sea de tipo nominativo -compuesta de palabras-, figurativa (conformada por una figura, logo o etiqueta) o mixta (aquella que contiene elementos denominativos, palabras y dibujos o logos), cualquier signo, siempre y cuando no esté comprendido en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, en el cual se consagra las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, que son inherentes al signo mismo. "Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en forma o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una

ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) Contengan una denominación protegida para vinos y bebidas espirituosas; I) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se

aplique; m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o Denominaciones de cualquier organización internacional; n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los países miembros; o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o, p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".(Negrilla fuera del texto) 3.1.4. Trámite de registro de una marca La solicitud de registro de una marca en cualquiera de sus tipos arriba mencionados (nominativa, figurativa o mixta) debe allegar los documentos y cumplir con los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486

de 2000. Los documentos que se deben presentar con el petitorio, son: • Petitorio Diligenciar y radicar -en línea-, el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (PI01-F01). Puede descargarse por nuestra página de internet: www.sic.gov.co, en la pestaña ubicada al lado izquierdo de la pantalla en \”lnformación General\”, \”Formatos\” y \”Propiedad Industrial\” y Signos Distintivos. • Poder A efectos de solicitar el registro de un signo podrá si lo considera conveniente, contratar un apoderado. En el evento que no desee presentar la solicitud mediante apoderado no deberá indicar nada en el formulario. • Certificado de existencia y representación legal Si quien solicita el registro de una marca, es una persona jurídica, debe presentar el certificado de existencia y representación legal. • Tasas El valor de una solicitud del registro de marca para el año 2011 es de $692.000, para el servicio -en línea-. Para las demás solicitudes, el valor es de $728.000, de conformidad con lo establecido por la Resolución 72897 del 24 de diciembre de 2010. "Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001", la cual para su información puede ser consultada en nuestra página de internet www.sic.gov.co, ingresando por la pestaña \”Normatividad\” y \”Resoluciones\”. A fin de cancelar el valor correspondiente, debe consignar dicha suma en el Banco de Bogotá, cuenta corriente nacional No. 062754387, Código Rentístico 01, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este punto, frente a sus interrogantes relativos a los documentos que se deben anexar para efectos de obtener descuentos en la solicitud de registro de marca, el artículo 5 de la Resolución precitada 72897 de 2010, establece que: \”las tasa correspondiente a solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y lemas comerciales presentados por micro-empresas, tendrán una reducción del 25%, aplicable sobre la tasa descrita en el numeral 1.1.2.1.1 y 1.1.2.1.2 o respecto de la del numeral 1.1.2.1.3. \”Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como microempresa aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 De 2004 y las normas que la modifiquen. Asimismo, su calidad deberá ser acreditada en los términos descritos en el artículo 3 de esta resolución\” En este orden, para acreditar la calidad de micro-empresario, el artículo 3 de la Resolución de tarifas señala: \"(...) \”... se considerarán como micro; pequeña y mediana empresa (mipyme), aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen. Tal calidad deberá ser acreditada, en la solicitud (...) mediante copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o, en su defecto, con cualquier otra prueba documental idónea, donde conste que se cumple con los parámetros requeridos, así como el certificado de cámara de comercio respectivo. \”Cuando el solicitante sea persona natural o mipyme, para que opere la reducción de tasas, deberá afirmar, bajo juramento, que se considera

prestado con la sola presentación de la solicitud o petición de examen (...) según sea el caso, su carencia de medios económicos\”. De igual forma, frente a su pregunta, \"...qué valor o impuesto se debe pagar posterior de haber obtenido la marca y cada cuanto se debe pagar y a qué entidades?, de conformidad con lo previsto en la Resolución que fija las tasas en materia de propiedad industrial, e registro de una marca, tendrá una duración de de diez (10) años, contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años, (Artículo 152 de la Decisión 486), para lo cual deberá cancelar el valor correspondiente al año en que se vaya a efectuar dicha actuación, seis meses antes del vencimiento del registro, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.1.5. Trámite del registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: • Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 ibídem. •Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En El evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de sesenta días para que los subsane. • Una vez reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145, se ordena la publicación en la gaceta de la propiedad industrial. • Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, los interesados

pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones, artículo 146 Ibídem. • Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad, artículo 150. • El artículo 150 de la citada decisión establece que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, debe decidir teniendo en cuenta si se hubiesen presentado o no oposiciones, mediante resolución en la que se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro de la marca solicitada. Finalmente, si desea obtener información detallada sobre lo manifestado en precedencia, usted podrá llamar a la Línea Gratuita Nacional al número 01 80009 10165, al Cali Center al teléfono número 651 32 40, de lunes a viernes desde las 7:00 horas a las 16:30 horas. También, puede consultar las \”GUIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL\” que se encuentran en nuestra página de internet, ubicadas al lado izquierdo de la pantalla. 3.1.6. Clasificación Internacional de Niza De conformidad con lo establecido en la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza, la clase 7 comprende los siguientes productos: \”Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres)... \”. La nota explicativa de la mencionada clasificación señala: "La clase 7 comprende esencialmente máquinas, máquinas-herramienta y

motores. "Esta clase comprende principalmente: “(…) - Las máquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza. \”(…)\”. La clase 8 señala: \”herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, máquinas de afeitar\”. La nota explicativa de la clase octava contiene: \”La clase 8 comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones. Esta clase comprende principalmente: • La cuchillería, los tenedores y las cucharas de metales preciosos. • Las maquinillas de afeitar, las máquinas de barbero (instrumentos de mano) y los cortauñas, eléctricos Esta clase no comprende, en particular: • Algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos). • Las herramientas e instrumentos accionados por un motor (el. 7). • La cuchillería quirúrgica (el. 10). • Los corta-papeles (c. 16). • Las armas de esgrima (el. 28) \” No obstante, sugerimos consultar la página de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, www.wipo.int, clik en "SERVICIOS"; luego "CLASIFICACIONES INTERNACIONALES"; donde encontrará la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza y así, podrá servirse, además, del listado alfabético de productos que allí aparece, a fin de tener mayores elementos de juicio para determinar la (s) clase (s) que comprende los productos a distinguir

Con la marca. No sobra advertir que estos criterios se señalan a manera de información general y sin perjuicio del análisis de registrabilidad que debe efectuar la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con respecto a cada solicitud particular de registro de marca. 3.1.6. Términos genéricos Acerca de la utilización de expresiones o términos genéricos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 33-IP-95, con respecto a la marca PAN PAN PAN PAN, sostuvo: \”Al aceptar la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, lo hace siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca; esto es, debe entenderse en la mayoría de los casos, que una expresión marcaria compuesta de diferentes palabras genéricas puede ser registrada si se reúnen las siguientes condiciones: que en su conjunto ella tenga distinta significación, y represente una expresión distinta del género o cualidad esencial del producto que protege. Si, por ejemplo, se pretende inscribir como marca las palabras \”mesa, mesa, mesa\” para muebles, la distintividad del signo frente al producto que protege (muebles) no desvanece el carácter de genérico o descriptivo, y no representa idea distinta que la del mueble \”mesa\”.\” El mismo Tribunal, se ha pronunciado en el Proceso 11-IP-98, marca PAVCO NUCLEO CELULAR: \”Los signos genéricos son vetados para su registro como marca tanto por la doctrina como por la legislación, por cuanto al tener una o

varias características y propiedades comunes, no pueden registrarse como marca ya que tendrían conexión directa con el producto o servicio que se pretende distinguir. Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos así puedan se susceptibles de apropiación constituyéndose en derecho exclusivo de un individuo, limitando en su uso a otros comerciantes o productores. "Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse". En tal virtud, a la hora de escoger una expresión o nombre como marca para distinguir los productos referenciados en la consulta, resulta pertinente tener en consideración lo manifestado por el mencionado Tribunal, es decir, frente a la irregistrabilidad de esta clase de signos.

4. Nombre y enseña comercial El artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, ha previsto que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una

actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. "Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. "Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".(Subrayado fuera del texto) En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y que, aún cuando éste puede coincidir con la razón social -la cual se inscribe en la cámara de comercio- éstos son independientes aún cuando pueden coexistir. Por otra parte, la enseña comercial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 5 del Código de Comercio, se define como el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento. Es preciso advertir que, tal como lo establece el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, el derecho sobre el nombre y la enseña comercial, se adquiere mediante el uso que de él se haga en el comercio (Código de Comercio artículos 603 y siguientes). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga ni derecho de prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene "(...) carácter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre o enseña y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros".

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 2000, \”Por el cual se reglamenta la decisión 486 de 2000V, artículo 17. En este sentido, el depósito del nombre o la enseña comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea el único. Tal y como lo establece la Decisión 486 de 2000 en su artículo 193, el titular de un nombre o enseña comercial puede solicitar su depósito ante esta Superintendencia, el cual tendrá carácter declarativo. 4.1. Diferencias entre el depósito del nombre comercial, depósito de la enseña comercial y el registro de una marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-IP-97, marca MANUELITA, ha indicado: "La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. "Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene por su uso. Y sobre la extensión, las marcas tienen un ámbito de protección en el país con relación a las clases en que fueron registradas; las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva. (Bertone y Cabanellas. Editorial Heliasta SRL, 1989). "Además, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios. "El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es

facultativo. "Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros. Sin embargo será protegido sin necesidad de registro". Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. En la pestaña \”lnformación General\” y \”Doctrina\”, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA