SIC - Concepto-11053082

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-053082- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y trasladada a esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos: 1 Objeto de la consulta En su escrito solicita se le informe si en Colombia se reconoce el trámite de una marca notoria y en caso afirmativo cuáles son los requisitos y costos. Al respecto le informamos lo siguiente: 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial Las funciones específicas de esta Entidad en relación con la propiedad industrial se encuentran las señaladas en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, y en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de Signos Distintivos, tiene a su cargo "Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010. 3 Marca notoria – concepto

Al tenor de lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido: "el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por “el cual se hubiese hecho conocido". El concepto de los signos notoriamente conocidos ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varios pronunciamientos, entre los cuales destacamos la siguiente interpretación prejudicial número 26-IP-2003, marca SMART GAMES, donde se manifestó: "Este Tribunal de Justicia ha calificado como notoria, la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Proceso N° 07-IP-96. G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997. Marca:

REMAVENCA)".

Por su parte, la doctrina ha desarrollado conceptos acerca de la marca notoria como el expresado por el profesor Manuel Areán Lalin, {"La Protección de la marca por los Tribunales de Justicia, Andina, 1993", página 268, citado por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 20-IP-97), quien ha definido la marca notoria como "la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada". Nótese, que el conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria

es superior al que tienen de una marca común, pues la marca notoria ha tenido una intensa difusión de uso dentro del mercado, los consumidores la recuerdan por su amplia difusión, publicidad y antigüedad, entre otros criterios a adoptar. En este orden, en relación con su interrogante, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio reconoce la notoriedad de una marca en concreto cuando se establece en la correspondiente actuación administrativa que es conocida por un grupo considerable de personas, usuarios o consumidores a quienes se dirige el producto o servicio, así mismo, se considera que una marca puede llegar a ser notoria cuando cuenta con condiciones de calidad, publicidad, reputación y good will en el sector pertinente y allegado las pruebas que le sean pertinentes. 3.1. Reconocimiento de notoriedad de un signo distintivo Según el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, debe invocarse dentro del trámite de registro marcario, invocando la causal prevista en el literal h) del artículo 136 de la citada decisión, dentro del término de la interposición de la oposición, es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Igualmente, de conformidad con el artículo 235 de la normatividad andina, el interesado en solicitar la declaratoria de la notoriedad de su marca puede adelantar una acción de cancelación de la marca ya registrada, con base en la existencia de su marca notoria. En efecto, en el citado artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 se dispone que: "Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los

artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". Así las cosas, para efectos de obtener el reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, será necesario bien formular la oposición o bien solicitar la Cancelación respectiva, teniendo ambas como fundamento la notoriedad del signo correspondiente, la cual debe ser debidamente probada. En apoyo de lo precitado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 23-IP-96, ha sostenido: "El Tribunal en varios fallos ha insistido en que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (Procesos 5-IP-94, G.O. N° 177 de 20 de abril de 1995; 8-IP-95, G.O. N° 231 de 17 de octubre de 1996 y 17-IP-96, G.O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). "La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple

afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser el resultado de la etapa administrativo-judicial cuando en el trámite del proceso se aporta las pruebas necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de notoria". De acuerdo con lo anterior, el artículo 224 de la Decisión 486, prevé una definición de signo distintivo notoriamente conocido, de tal forma que podemos colegir las siguientes características: • Ahora bien, conforme con el artículo 224 de la citada decisión, para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. \” Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores". En los términos del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, ” Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se ha hecho conocido\”. Igualmente, de la definición en mención señalamos que la marca debe haber

ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros (los Países Miembros de la Comunidad Andina son: Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) y haberse ganado por cualquier medio. Finalmente, frente a su pregunta acerca de los costos, el valor de la \” invocación de notoriedad dentro del trámite de una oposición es de $412.000,00, conforme a lo establecido por la Resolución 72897 de 2010. "Por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001". Adicionalmente, le informamos que los requisitos de los diferentes trámites de propiedad industrial puede encontrarlos en nuestra página web www.sic.gov.co, en la pestaña ubicada al lado izquierdo de la pantalla \”GUIAS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL\".

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA