SIC - Concepto-11160078

: 1 Industria y Comercio

. SUPERINTENDENCIA

5 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá DC, RAD: 11-160078- -00002-0000 Fecha: 2011-12-29 09:35:51

DEP: 10 OFICINAJURIDICA 10 TRA: 113DP-CONSULTAS — — EVE: SIN EVENTO

ACT: 440 RESPUESTA Follos: 1

Doctor

VICTOR HUGO RUEDA MUñOZ

victruem@gmail.com Asunto: Radicacion: 11-160078- -00002-0000

Tramite: 113

Evento: 0

Actuacion: 440

Folios: 1

Estimado(a) Doctor: Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita información relacionada con el Vuso de logos de marcas de automóviles (...\". Por lo que pregunta so la Entidad regula esto, se hace directamente con cada empresa o si no tiene restricción de uso".

Sobre el particular le manifestamos que no le es posible a la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de un concepto pronunciarse sobre situaciones particulares. Sin embargo, a continuación le suministramos la normatividad pertinente en relación con el tema de su consulta, con el fin de brindarle mayores elementosde juicio al respecto.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia,

en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal.

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el

A contefasvort iandriqu e el múmera de Seds Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,57 y 10 redicación consignado ene l sicker Sedo CAN: Av. Cra 50 No, 27-55 int 2 PX: 5870000

Fax: 250 52 20 - 382 26 95. Linea 9800-910 185

Web: wwwsic.gov.co e-mail info@sic.gov.co

Bagots D.C. - Colombia Continuación radicado No: 11-160078- -00002-0000 Página: 2 SUPERINTENDEN Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes:

"1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depásito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. Y...) V'6. Llevar el registro de los signos distintivos". Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. Consulta de signos distintivos Antes de utilizar una marca en el comercio se recomienda que consulte si ella está previamente registrada o solicitada ante esta Entidad, para lo cual puede ingresar a nuestra página de Internet www.sic.gov.co y por la pestaña “TRAMITES Y SERVICIOS”, “Propiedad Industrial”, pulsar en “Consulta de Marcas, Lemas, Nombres y Enseñas comerciales”, clic en la casilla “Denominación”, escoger “Igual que” o “Empieza por", allí podrá digitar el nombre de la marca, o el de su interés y al final pulsar en “Enviar Consulta”, pudiendo de esta manera acceder a la información pública sobre las marcas registradas y/o solicitadas en la Superintendencia de Industria y Comercio y así no llegar a vulnerar los derechos de terceros. En consecuencia, quién pretenda usar una marca que se encuentre “registrada y/o

solicitada", no puede inducir al público a confusión o error respecto del origen empresarial como de los productos o servicios ofrecidos en el tráfico mercantil, toda vez que dicha circunstancia eventualmente traería consecuencias de tipo legal y penal (según lo previsto en el artículo 306 del Código Penal, Modificado por la Ley 1032 de 2006), en el sentido de que podrían vulnerarse derechos de los titulares del respectivo registro marcario, del cual más adelante nos referiremos en este escrito.

4. Derechos conferidos por el registro de una marca Por mandato constitucional, artículo 61: “El Estado protegerá la propiedad intalectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Una de las ramas de la Al contestar favor indique el número de Sade Centro: Carra 13 No. 27-00 Pisos 2,5. 7y 10 radicación consignado en el sticker Seda CAN: Av. Cra 50 No. 27-55nl . 2 PBX. 5870000

Fox: 350 52 20 - 3822 6 95. Lines 9800-910 165

Web: wwwsie gov.co e-mait infogosv co

Bogotá D.C. - Colombia E ) [Ee Contin na uac ci ió ó n radi: cado No: :1 11 1- - 160078- — -00002-0000 PágPiágninaa:: 3 Industriai y Come SUFERINTENDENCI propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos, las marcas. En este orden, de acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión

de la Comunidad Andina, “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-98, sostuvo: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de Su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”. En consecuencia, el uso de una marca confundiblemente semejante con una marca registrada vulnera el derecho al uso exclusivo de ésta última, de modo que el titular del registro marcario está legitimado para ejercer las acciones previstas en la legislación comunitaria interna, a las cuales nos referiremos más adelante, con el objeto de impedir la violación de sus derechos. 4.1. Limitaciones a los derechos conferidos por la marca El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dispone que, “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios

para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Al contestar favor Indiquee l número de Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5.7 y 10 radicación consignado en el sticker Sede CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5570000

Fax: 350 52 20 - 382 26 85. Línea 9800-910 165

Wal: wwwsio.gow.co o-mail: nfof@sic. ov.co.

Booolá D.C. - Colombia a " e Continuación radicado No: 11-160078- -00002-0000 Página: 4 Industria y Come: o SUPERINTENDENCIA “e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida

respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; “f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” (Subrayado fuera de texto) Como se observa, el artículo 155 de la Decisión 486 establece los actos que el titular de un registro marcario puede impedir, claro está, en tanto éste no los haya autorizado. Por su parte, el artículo 157 de la norma en mención, trata el tema relativo al uso del nombre y el anuncio de productos legítimamente marcado, que a la letra dispone: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. “El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la

marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. (Subrayado fuera de texto) Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia, en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso 69-IP-2000, en la que explica el alcance del artículo 105 de la Decisión 344, ahora reiterado por el artículo 157 de la Decisión 486 referido en precedencia, señaló lo siguiente: “(...) entre las excepciones al derecho de uso exclusivo, particular importancia reviste el primer inciso del artículo 105 de la Decisión 344, el cual permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular, realicen ciertos actos con respecto a la utilización del signo registrado "siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca” y además “siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los Al contestar lavar indique el número da Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 radicación consignado an el ticker Sede CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5670000

Fax: 350 52 20— 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www sic gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia Continuación radicado No: 11-160078- -00002-0000 Pagina: 5 Ind ria y C me SUPERINTEN productos o servicios”. (-) “Considera al respecto el Tribunal que el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a Vpropósitos de identificación o de información", debido a que, en términos generales, es permitido que terceros usen cualquier indicación ciertal", siempre que ta! uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca. () “En este sentido, los usos sin autorización del titular a los que se refiere el primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344 no podrán constituir un aprovechamiento de la marca registrada ni tampoco podrán tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información. “La manifestación de la buena fe también debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado, de manera que no se presente como un uso Va título de marca\". Asi, la referencia a la marca ajena deberá efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios”. (Subrayado fuera de texto) La citada interpretación prejudicial resulta aplicable a la norma en estudio, esto es, al artículo 157 de la Decisión 486 en tanto aquella se refiere a la norma que, en vigencia de la Decisión 344, reguló en igual sentido el asunto bajo estudio.

Conforme a lo anterior, para efectos de la utilización de una marca registrada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios, así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando. En efecto, es preciso reiterar que el uso debe ser de buena fe, con fines meramente informativos e incapaz de inducir a error, por lo que debe ser claro en el mensaje que se pretende llevar a los consumidores para que éste refleje la realidad con respecto a lo que se anuncia o presenta al público, de modo que a primera vista se intuya o infiera el objeto de dicho anuncio alusivo a un derecho ajeno, para que su utilización no se traduzca en una explotación indebida de la reputación ajena del signo distintivo.

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Para su información, pasamos a exponerle las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo -marcapara defender sus derechos de propiedad industrial. a) Acciones administrativas Al contestar favor indique el númerod e Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Pisos 2. 5.7 y 10 radicación consignado en el sticker Sade CAN: Av. Cra 50 No, 27-55 int. 2 PBX: 5870000

Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Linea 9800-910 185

Web: wwwsic.gov.co email: info@sic.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia Contiin uació10n radii cado No: 111 60078- - --000000002-2 -0000 Págáiginnaa:: 6 Industriay ComercioSUPERINTENDENCIA Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-. b) Acciones judiciales - acciones civiles a Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, articulo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual “El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante”. La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual “La persona que piense

que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno”. Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas - Actos de imitación: “La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena”.(Ley 256 de 1996, Al contfeavosr tindaiqure el número de Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10 racicación consigenn eal dstiocke r SedFoex : C3AN: 5Av. 020C -5r 590a8 22 No2.6 .025. 7Lin-ienst .5 825 0PB0 X-: 951870106 050 0

Web: wnw.ticgov.oo email: noi gov.05

Boge D.C. Colombia Continuación radicado No: 11-160078- -00002-0000 Página: 7 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA artículo 14). - Actos de descrédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones

incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.(Ley 256 de 1996, artículo 12) - Actos de confusión: “Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.(Ley 256 de 1996, artículo 10) - Explotación de la reputación ajena. El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.(Ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. “Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales” de la siguiente manera: “El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales

vigentes. {...)".(Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. De conformidad con lo expuesto y en ejercicio del Vius prohibendi\", es preciso tener en cuenta que, el titular de un registro de marca puede oponerse al uso o registro de un signo similarmente confundible en Colombia, para distinguir productos o servicios relacionados, ejerciendo las acciones arriba precitadas.

6. Licencia de uso de marca Finalmente, para su información cabe traer a colación el artículo 162 de la Decisión 486

de 2000, que señala: « “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Al contestar favor indique el número de Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 radicación consigraedn oe l sticker SeFdaex : CA3N50: 5A2v . 20C ra3$08 2No.. 20527. - 5L5i neinst . 28 8P0B0X-;0 105 87106050 0

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.0v.00

Bagot 0.C. - Colombia Continuación radicado No: 11-160078- -00002-0000 Página: 8 VDeberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros1 " VA efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. \"Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” (Subrayado

fuera de texto) De la lectura del artículo 162 de la Decisión 486 se infiere que la calidad de licenciatario y los derechos que la misma confiere nacen del contrato que contenga una cláusula de licencia de marca (en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual), para efectos de la utilización de una marca previamente registrada y/o solicitada (por el licenciante). Se debe precisar que la inscripción de la licencia de uso de una marca se sujetará a la vigencia del registro de la marca o a la que expresamente se fije en el contrato, sin que sobrepase el término de duración del registro de la marca. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www. sic.gov.co. Atentamente, ¡AM ANTONIO BURGOS DURANGO Jefe Asesor de la Oficina Jurídica Al contestar favor Indique el número de Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5. 7y 10 radicación consignado en el sticker Seda CAN: Av. Cra 50 No, 27-55 Int, 2 PBX: 5870000

Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Linea 9600-910 165

Vb: www sic.00v.co e-mail infogbsic.gov co Bogotá D.C. - Colombia