SIC - Concepto-11164812

Indusy tCromieraci o

SUPERINTENDENCIA

B áD.C SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ogota D.C., RAD: 11-154812- -00001-0000 Fecha; 2011-12-23 09:43:39]

DEP: 10 OFICINAJURIDICA

10 TRA: 113 DP.CONSULTAS EVE: SIN EVENTO

ACT: 440 RESPUESTA Fatios: 1

Señor

GOMEZ CACERES WILSON

contadormaxi@gmail.com Asunto: Radicacion: 11-164812- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuacion: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: ' Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito relata unos hechos relacionados con la utilización de un nombre comercial que presuntamente presenta homonimia.

Sobre el particular, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que no le es posible a la Superintendencia de' Industria y Comercio por medio de un concepto pronunciarse sobre situaciones particulares como las descritas en su comunciación. Sin embargo, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con la razón social de una sociedad, el control de homonimia efectuado por las cámaras de comercio y la protección de los signos distintivos, -entre ellos; -la marca, los nombres y las enseñas comerciales-, en materia de propiedad industrial, con el fin con el

fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto para que proceda de la forma que estime pertinente2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, corresponde a esta Entidad, entre ofras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desteal. Al contestar favor indiquee l número de Sede Centro: Carrero 13 Mo. 27.00 Pisos 2,5, 7 y 10 radicación consignado en el sticker Sede CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5870000

Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www 5c. 0ov.cO_o-malk info@sic.gov.co

Begot D.C. - Colombia BT Continuación radicado No: | 1-164812- -00001-0000 Página: 2 Industria y Comer

SUPERINTENDEN

3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial En efecto, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010, en su artículo 1, numeral 34, la Superintendencia de Industria y

Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: “1.Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas Comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. WC...) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos". t Lo anterior, según lo establecido en el Decreto 3523 de 2009, artículo 12, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia. tiene a su cargo en materia de propiedad industrial, decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en Colombia 3.1. Razón social De conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio, “La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresara: V1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia; V2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado

como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que gula este código; - “CY De acuerdo con los apartes de la norma arriba transcrita, resulta claro que las personas jurídicas, deben contar con un elemento identificador que es la “razón social”, la cual las Al contestar favor indique el número de Sede Centro. Carters 13No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 radicación consignado en el sticker Sedn CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PEX: 5870000 Fix 350 52 20 - 382 26 95, Linoa 9800-810 165

Web: vera ue gou.co e-mark Intogesic.gov.co Bogotá 0.C. - Colombia bath . AL 5 . ávina: . 4 .

Continuación radicado No: 11-164812- -00001-0000 Página: 3 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA individualiza como sujetos de derecha, capaces de adguirir derechos y contraer obligaciones. 3.2. Control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio sobre el nombre de los comerciantes y los establecimientos de comercio El artículo 35 del Código de Comercio establece que: “Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. “En los casos de homonimia de personas natura'es podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar la confusión”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 9 del Decreto 898 de 2002 determina que: “En la aplicación del contro! de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado”. En este sentido, la función de las camaras de comercio respecto de la aplicación del artículo 35 del Código de Comercio, es la de verificar que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro ya inscrito en el registro mercantil, entendiendo le palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual. (Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. Mismo: 1. “Idéntico, no otro. 2. “Exactamente igual”). En conclusión, las cámaras de comercio en Colombia deben abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el nombre. 3.3. Nombre y enseña comercial Frente al nombre comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 de 2090 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha previsto que: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o aun establecimiento mercantil. “Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede

constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas 0 sociedades mercantiles. Al contestar favor indiquee l número de Sede Centre, Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2,5, 7 y 10 radicación consignado en el slicker Sede CAN. Av. Cra 50 Na. 27-55 int. 2 PBX: 5870000

Fax: 250 52 20 - 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: wa. sir gavco e-mail: infogbsic.gov.co

Bogctá D.C. - Colombia.

E Continuación radicado No: 11164812- -00001-0000 Página: 4 industria >y Comerciory SUPERINTENDENCIA “Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

En virtud de la citada disposición, es claro que la función del nombre comercial es identificar una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil del comerciante y que, aún cuando éste puede coincidir con la razón social —la cual se inscribe como se dijo, en la cámara de comercio- éstos son independientes aun cuando pueden coexistir. Ahora bien, tal como lo establece la Decisión 486 de 2000 en su artículo 191, el derecho sobre el nombre comercial, se adquiere mediante el uso que de él se haga en el comercio, (Código de Comercio, artículos 603 y siguientes). Por tanto, el depósito que se efectúe ante la Superintendencia de Incustria y Comercio no otorga ni derecho de

prelación ni derechos de exclusividad que permitan a su titular actuar contra terceros en tanto dicho depósito tiene “(...) carácter declarative: respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros”. (Decreto 2591 de 2000, artículo 17, reglamentario de la decisión 486 de 2000). En este sentido, el depósito del nombre comercial conlleva una presunción sobre la fecha en que se llevó a cabo el primer uso, constituyendo un medio de prueba del uso, sin que ello signifique que sea el único. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-1P-97, señaló que: “El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del mismo, teniendo en cuenta que no cualquier uso es suficiente para que se configure este derecho de exclusiva. Así las cosas se requiere que el uso sea persoral, público, ostensible y continúo. Se necesitan pruebas tendientes a demostrar la continidad del uso de! nombre comercial, que reflejen un período de tiempo suficiente pare que sea conocido nor el público. El uso del nombre comercial debe probarse en la observación o en el proceso de nulidad". De acuerdo con lo anterior, el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales se adquiere por el primer uso que de éstos se haga en el comercio, de tal manera que tanto su inscripción en el registro mercantil como su depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio constituyen únicamente pruzñas de su uso, las cuales deberán ser acreditadas ante las autoridades jurisdiccionales competentes encargadas de dirimir los

conflictos suscitados en torno a los signos distintivos y. determinar, con base en las pruebas suministradas. quién tiene meior derecho sobre aquellos. Tal y como se establece en el articulo 17 del Codigo de Procedimiento Civil. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3° par. 1° VLos jueces civiles de circuito especializados [de Bogotá] conocerán, además en primera instancia. de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres: comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa”.

4. Conflictos entre marcas y nombres comerciales

Al contestar favor indigue el número de Sede Centio Carrera 13 No. 27.00 Pisos 2, 5,7 y 10 redicación consignado en el sticker 1 56 No 27.55 int. 2 PBX; 5870000 1226 95. Line 800-910 165

Web: wwe gov.co e-mail infos. gov.co Fagott 9.0. - Colombia Contiinnuuaacicóin ón radiradi cado No: 1 11-11164-811624-8 1200001--060001-00000 00 PáPágginai: na 5 Industriae y Comercioi SUPERINTENDENCIA Para estos efectos, resulta pertinente, traer a co'ación lo establecidu en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, cuando define que una marca es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el marcado. (...”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 154 de la citada Decisión 486, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante Ia respectiva oficina nacional competente”. En este caso, en Colombia 5 es la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de lo previsio en el Decreto 3523 de 2009, madificado por el Decreto 1687 de 2010. Por lo tanto, sólo el registro otorga a su titular e! derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, en otras palabras, e! derecho 2 usarlo únicamente por él o por terceros por él autorizados y el derecho 2 impedir su .iso o el uso de signos similarmente confundibles por parte de terceros no autorizados. Con respecto a los conflictos suscitados entre los diferentes signos distintivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proczso 03-IP-98, ha manifestado que, el nombre comercial para ser oponible exitesamente ante una marca solicitada o registrada “(...) debe haber sido usado con anterioridad a lá solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del ¡nombre comercial bu sido nosterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debs inducir al público 2 error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre Ins diferentes signos distintivos, las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente, allegando las pruebas suficientes, un mejor derecho sobra el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales equivale a demostrar el use con anterioridad bien al registro de una marca, bien al uso de un nombre comercial similar, En claro entonces que, en desarrollo del princip'o “primero en el tiempo primero en el derecho”, a fin de determinar a quien le asiste un mejor derecho en cuento a un signo distintivo, independientemente de la naturaleza del mismo, debe analizarse previamente quien adquirió primero el derecho en cuestión que será decidida por parte de la autoridad nacional competente, de conformidad con el prorad:miento previsto para tal fin.(Código de procedimiento Civil, articulo 17, arriba precitado)

5. Acciones legales contra la utilización de los signos distintivos Adicionalmente y para su información, le exponemos las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para deferder sus derechos de propiedad industrial. a) Acciones administrativas Al contester favor ndique el número de Seca Centro, Carrara 13 No, 27:00 Pisos2 , 5, 7 y 10 radicación consignado en al sticker Sega AN. fv, Cra 33 Vo, 27-55 inl. 2 PAX: 5870000

Fa. 350 62 20 - 332 26 95. Linea 9800-910 165 Viet. wire ai. gov C5 e-mail ino@sic.gov.co Bogotá D.C. - Colombia Contiinnuuaacciióón n radiradi cado NoSo: : 11-11164812- - - -00001--0N000 000 PáPgagiinna:a : 66 Industria . y C mercioi

SUPERINTENDENCIA Oposiciones de tercetos El titular de un signo distintivo, puede preseniar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000. Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo 32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-. b) Acciones judiciales - acciones civiles Acción por infracción de derechos La nomatividad andina, en su artículo 238 nstablece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propie dad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión: 186 de 2000, asi como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. Acción por competencia desleal 1 El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal, La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual “El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuen-ia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al

demandante”. La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual “La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de corrpetencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desteal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya oroducido daño alguno”. Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos cisiintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas - Actos de imitación: “La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebida de la reputación ajene".(Ley 256 de 1996, Al contestar tavor indique el número de Sade: Centro, Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10 radicación consignado en el sticker Sede CAN: Av. Cra 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5870000

Fax: 350 52 20 - 382 26 95. Linea 9800-910 165

Vet wnes sue.gov co e-mail: INO@sic.gov.co

Engot 0 C. - Colombia A ion radi - [1-164812r Página: 7 —. .

Continuación radicado No: 11-164812- -00001-0000 Página: 7 Industria y Comercio

>UFERINTENDENCIA”" artículo 14). ' - Actos de descrédito. La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.(Ley 256 de 196, artícuio 12) - Actos de confusión: “Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercentiles o el establecimiento ajenos”.(Ley 256 de 1996, artículo 10) - Explotación de la reputación ajena. El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercia! ¢ profesional adquirida por otro en el mercado.(lbidem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cc) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. “Se tipifica el delito de “Usurpacion de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: “El que, fraudulentamente, utilice nombre comerci !, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, | usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto

sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarro'o de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet wwwsic.gov.co. En la pestaña "Inforreción General" y \"Doctrina\", encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Atentamente, TONIO BURGOS DURANGO defe.Acesordeda-Oficina Juridica Sede Convo, Carrere 12 No, 27-00 Pisos2 , 5.7 y 10 radicación consignado en el sticker 218 50 No. 27-55 int. 2 PBX: 5870000 AN: “0-362 26.95. Linea 9800-910 165 . mame iC. qou.eo e-mail: info@sic.gov.ca " Bogaié D.C. - Colombia