SIC - Concepto-11168393

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 11-168393- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta En su escrito solicita se le informe \”si los emblemas (escudo) de una institución educativa tienen algún tipo de protección, civil o penal, o por el contrario cualquier persona o establecimiento puede utilizarlos. Esto porque en Darien, cualquier persona puede estampar el escudo en una camisa\”.

Sobre el particular, en primer lugar, le manifestamos que no es posible para la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de un concepto pronunciarse respecto de situaciones particulares. Sin embargo, a efectos de darle una respuesta lo más completa posible, a continuación, le suministramos la información que consideramos pertinente en relación con el tema por usted expuesto, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos

relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor y competencia desleal. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De conformidad con lo establecido en el Decreto 4886 de 2011, en su artículo 1, numeral 57, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma"; siendo función, entre otras, de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, las siguientes: "1 .Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. \"2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. \” (…) \"6. Llevar el registro de los signos distintivos\”. De conformidad con lo previsto en el Decreto 4886 de 2011, artículo 19, numerales 1, 2 y 6, respectivamente. En tal virtud, esta Superintendencia tiene a su cargo decidir las solicitudes de registro de marca y las demás que se relacionen con el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, así como llevar el registro de los diferentes signos distintivos existentes, en materia de propiedad industrial. 3.1. La marca - concepto El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, define que se entiende por marca: "Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos

susceptibles de representación gráfica. (…)\” A renglón seguido, la citada normativa determina: "Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c. los sonidos y los olores; d. las letras y los números; e. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f. la forma de los productos, sus envases o envolturas; g. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". De conformidad con lo expuesto, tal y como lo ha explicado la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 41-IP2000 "En atención a la naturaleza o estructura del signo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa, gráfica o mixta. La marca denominativa está compuesta por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable, tenga o no significado. También existen marcas gráficas (signos visuales) y las mixtas (gráficas y denominativas) y las llamadas marcas "tridimensionales" como la marca -envase". Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 11-IP97 de 11 de marzo de 1998, refiriéndose a la definición de marca, señaló: "La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca diciendo: 'Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de

otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa' OMPI V'EI papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores\”, Ginebra 1983, pág. 13). "De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo". 3.2. Alcance del registro de una marca El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, prevé que "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 7-IP98, expresó que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular".(Subrayado fuera del texto) En tal virtud, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, en Colombia, sólo se

adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que para lo cual debe cumplir los requisitos previamente establecidos en la Decisión 486 de 2000, es decir, suficiente distintividad y no estar incurso en ninguna causal de irregistrabilidad. De igual forma, es preciso aclarar que el titular de una marca puede hacer uso de la misma, siempre y cuando con ese uso no vulnere derechos de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, vale indicar que, el uso exclusivo de una marca, consecuencia del registro de la misma, concede a su titular el derecho de disponer de su marca y de protegerla frente al uso abusivo que terceras personas hagan de signos iguales o similares al que ha sido objeto de registro y así, concordantemente, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en mención, señala el derecho que confiere al titular de una marca el registro de la misma, para impedir la realización, sin su consentimiento, entre otros, de los siguientes actos: \”a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar ai titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Es de aclarar que, así como el titular del registro de una marca está facultado para impedir la vulneración de los derechos que el mismo le confiere, su derecho, como todos los demás, se encuentra limitado por el derecho ajeno. De modo que, solamente el uso de la marca que se ajuste a los fines propios del derecho conferido mediante registro, en concordancia con lo dispuesto en el ordenamiento legal, puede ser objeto de protección. 3.3. Respuesta En atención a su pregunta, \”si los emblemas (escudo) de una institución educativa

tienen algún tipo de protección, civil o penal, o por el contrario cualquier persona o establecimiento puede utilizarlos\”, aclaramos que, en la medida que esté registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio a nombre de un tercero, no sería posible su utilización por cuanto hay un derecho adquirido sobre el mismo. No obstante, en el evento que se utilice una marca registrada y/o solicitada ajena, debe considerarse que las características de su uso deberán garantizar la imposibilidad de confusión o error por parte del público respecto del origen empresarial o procedencia de los productos o servicios (Decreto 3466 de 1982, artículos 14 y 31, en concordancia con la Circular Externa 10 de 2001 (Circular Única) de la Superintendencia de Industria y Comercio, título II, capítulo segundo, numeral 2.1. y 2.1.2.6), así como también respecto de la relación existente entre el titular de la marca y el tercero que la está usando. 3.4. Acciones legales de protección contra la utilización de los signos distintivos Adicionalmente y para su información, le exponemos las diferentes acciones con que cuenta el titular de un derecho sobre un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial, así. a) Acciones administrativas  Oposiciones de terceros El titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones dentro del trámite de registro de una marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000.  Protección al consumidor La presunta violación de los derechos sobre las marcas puede dar lugar a los procesos por violación de las normas sobre protección del consumidor previstas en el artículo

32 del Decreto-Ley 3466 de 1982 -Estatuto de Protección del Consumidor-, b) Acciones judiciales - acciones civiles  Acción por infracción de derechos La normatividad andina, en su artículo 238 establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados, artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción.  Acción por competencia desleal El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. La primera, es la acción declarativa y de condena. En virtud de la cual "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". La segunda, es acción preventiva o de prohibición. Por la cual "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno". Vale la pena mencionar que la ley señalada consagra como conductas anticompetitivas actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la

reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.  Actos de imitación: "La imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (...)”. (Ley 256 de 1996, artículo 14).  Actos de descrédito: La utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. (Ley 256 de 1996, artículo 12)  Actos de confusión: "Toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”. (Ley 256 de 1996, articulo)  Explotación de la reputación ajena: El aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. (...)\”. (ibídem, artículo 15) Es posible incoar las acciones arriba indicadas, ante el juez competente o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. c) Acciones penales En el artículo 306 del Código Penal. Modificado por la Ley 1032 de 2006. "Se tipifica el delito de "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores

de variedades vegetales" de la siguiente manera: \”EI que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”. (Subraya fuera del texto) La finalidad de la presente acción es condenar el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Si requiere mayor información sobré el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA