SIC - Concepto-12038416

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-038416- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta \”Mediante sus facultades jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio declara que una sociedad incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 al registrar una marca que no se encontraba registrada en Colombia, pero que pertenecía a un tercero que la tenía registrada en Estados Unidos.. \” y \”ordena a la demandada abstenerse de usar la marca, pero el registro continúa vigente dado que no es facultad jurisdiccional de la Superintendencia anular el registro\”, se pide respuesta al siguiente cuestionario: 1. \”Qué recursos o acciones tiene el actor para cancelar/anular el registro que se encuentra vigente a nombre de la demandada (el cual debe abstenerse de usar)\" 2. \”Procede una acción de cancelación por no uso? Y si procediera, el titular de la marca no podría defender su registro con fundamento en la decisión judicial que le ordena abstenerse de usarla (fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causal que exculpe el no uso)?\" 3. \”Procede una acción de nulidad con fundamento en la mala fe probada

durante el proceso de competencia desleal?\"

2. Materia de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, aclarando que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones) o dentro de una acción por competencia desleal.

Por lo anterior y en cumplimiento del principio de imparcialidad que debe orientar nuestra actuación y que nos impide brindarle la asesoría particular que demanda su comunicación, le manifestamos que nuestro concepto consistirá en informarlo sobre la normativa aplicable al tema de consulta, para que sirva de elemento de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir. 2.1. Normativa aplicable; en Colombia en materia de propiedad industrial En nuestro ordenamiento jurídico el tema de signos distintivos está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por los Decretos 2591 del 2000, 3081 del 2005,

4302 del 2008, 4966 de 2009, el Decreto 19 de 2012 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos, he aquí los generales: (i) el Convenio de Paris (aprobado por la Ley 178 de 1994); (ii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994); (iii) la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936), en los que se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual cada uno de los países contratantes debe otorgarles a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales; (iv) el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (aprobado por la Ley 1455 del 29 de junio de 2011), y (v) el Tratado sobre Derecho de Marcas TLT y su reglamento (aprobado por la Ley 1343 de 2009). Frente al tema específico de las acciones que proceden contra el registro de marcas en firme, se aplican el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 486 Andina. 2.2. Acciones procedentes contra el registro marcario en firme De conformidad con los artículos 165, 231 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina, contra el registro de una marca proceden las acciones de cancelación y nulidad. La cancelación, por falta de uso (a solicitud de persona interesada), por pérdida sobreviniente de distintividad de la marca (de oficio o a solicitud de cualquier persona) y por notoriedad (por el titular del signo distintivo notoriamente conocido). La nulidad absoluta (de oficio o a solicitud de cualquier persona en cualquier momento) y la nulidad relativa (de oficio o a solicitud de cualquier persona, dentro de los 5 años siguientes a la fecha de concesión del registro). Para ilustración sobre estas acciones le sugerimos consultar la sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, del 5 de marzo de 2009, dentro del proceso con radicación 11001-03-24-000-2007-00329-01, con ponencia del Consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y los fallos del Tribunal Andino de Justicia 4-IP-2006 y 110-IP-2010.

3. Respuesta al cuestionario 3.1 \”Qué recursos o acciones tiene el actor para cancelar/anular el registro que se encuentra vigente a nombre de la demandada (el cual debe abstenerse de usar)\" Respuesta: De acuerdo con los artículos 165, 231 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contra el registro de una marca proceden las acciones de cancelación, de nulidad absoluta y de nulidad relativa. 2. \”Procede una acción de cancelación por no uso? Y si procediera, el titular de la marca no podría defender su registro con fundamento en la decisión judicial que le ordena abstenerse de usarla (fuerza mayor o caso fortuito o

cualquier otra causal que exculpe el no uso)?\" Respuesta: La acción de cancelación por no uso procede en las condiciones previstas en los artículos 165 a 167 de la Decisión 486 Andina y de acuerdo con los criterios jurisprudenciales que los han desarrollado. En cuanto al alegato de la fuerza mayor o el caso fortuito por quien fue declarado incurso en actos de competencia desleal y, por ese motivo, obligado a no usar su marca, el juez tendría a cargo el análisis del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, en concordancia con el artículo 64 del Código Civil: imprevisibilidad e irresistibilidad, sobre la configuración de estos eximentes de responsabilidad y, teniendo la carga de la prueba quien alega este supuesto, quien pretenda liberarse de responsabilidad deberá acreditar que el hecho no se produjo por su propia contribución, es decir, que se tratas de un hecho extraño, imprevisible e irresistible(l). 3. \”Procede una acción de nulidad con fundamento en la mala fe probada durante el proceso de competencia desleal?\" Respuesta: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 Andina y con la interpretación prejudicial que del artículo hace el Tribunal Andino de Justicia en su fallo 110-IP-2010, la acción de nulidad relativa como sanción por la mala fe, procede contra el registro marcario obtenido vulnerando el principio general de la buena fe, elementales principios de comportamiento en la vida comercial o tendiendo a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca. Por lo tanto, consideramos que en la actuación en particular

será el escenario pertinente para establecer la mala fe a la que usted hace referencia. Toda la normatividad citada está a disposición del público en la página en Internet, www.sic.gov.co/normatividad. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Nota de referencia: (1) OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Sexta Edición. Editorial Temis, 1998.