SIC - Concepto-12057742

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-57742--1-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 8

Estimado(a) Doctor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta 1. "Se conceptúe sobre los derechos que al titular confiere el depósito de una enseña comercial y si estos son equivalentes a los que se otorgan para el titular del registro de una marca.". 2. "Se indique si en caso de que una enseña comercial depositada ante la Superintendencia por un tercero, reproduzca total o parcialmente una marca previamente registrada, el titular del derecho marcario estaría facultado para dar inicio a las acciones legales establecidas para la protección de su Propiedad Industria o, si por el contrario, al haberse depositado la enseña a pesar de haberlo sido por un tercero ajeno totalmente al propietario del registro de marca, aquel cuenta con derechos protegidos que deban ser debatidos mediante una acción de nulidad ante la autoridad judicial competente.".

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación administrativa, no nos es posible emitir el juicio de valor que nos pide sobre el caso que nos pone de presente, por cuanto nuestros conceptos únicamente deben contener pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan

las inquietudes de los distintos peticionarios y les permita tomar la decisión que se adapte a sus necesidades, a riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda actuación administrativa, así como la garantía constitucional del debido proceso, entre otras cosas, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal.

2. Materia de la consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Dentro de este marco de funciones procedemos a responder su consulta. 2.1 Constitución del derecho sobre nombre comercial, enseña comercial, y marca Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la

marca. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones "y compañía", "hermanos", "e hijos", u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección, refiriéndonos primero al nombre comercial y a la enseña comercial: 2.1.1 Nombre comercial y enseña comercial Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro o de depósito, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando

se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"( 2). El derecho exclusivo sobre nombres comerciales está previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina, así: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.". En virtud de ese derecho a usar de manera exclusiva el nombre comercial, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem. "El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.". El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio: "El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación.".

Ahora, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial serán también aplicables a la enseña comercial. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) v sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en gue se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Entonces, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás. En el certificado de depósito constarán los productos o servicios que el titular identifica en el mercado con el nombre comercial o la enseña comercial depositada, y esa será la cobertura que se certifique. En ese orden de ideas, los productos y servicios que cobija la certificación a que usted hace referencia, serán aquellos descritos en tales certificados, los cuales tienen cobertura a nivel nacional. 2.1.2 Marcas

Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;

sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial,

usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suvo. para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Pero, puntualicemos sobre cuáles son exactamente los derechos de propiedad industrial que pueden ejercerse sobre nombres comerciales y enseñas comerciales. En consecuencia, los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos como marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, le permiten a su titular, de acuerdo con el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, impedir la comercialización de productos o servicios con ese nombre, enseña o marca o con un signo distintivo similar hasta el punto de causar confusión al consumidor. Ahora, desde el punto de vista del derecho de los consumidores, lo protegido por estas normas es su libertad para decidir sobre los productos y servicios que quieren obtener, sin riesgo de incurrir en errores y confusiones al hacer su elección de consumo, lo que puede darse por la coexistencia de signos similares en el mercado. Veamos: 2.2 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos Respecto a los conflictos que se susciten entre los diferentes signos distintivosmarcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: "(...) [D]ebe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a

la concesión de los derechos marcarlos, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara." (6) De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente(7) un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó de la forma como la jurisprudencia lo ha definido y con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

3. Respuesta al cuestionario 3.1 "Se conceptúe sobre los derechos que al titular confiere el depósito de una enseña comercial y si estos son equivalentes a los que se otorgan para el titular del registro de una marca.".

Respuesta: El depósito de nombre comercial no confiere derecho alguno. Se trata de un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás. 2. "Se indique si en caso de que una enseña comercial depositada ante la Superintendencia por un tercero, reproduzca total o parcialmente una marca previamente registrada, el titular del derecho marcario estaría facultado para dar inicio a las acciones legales establecidas para la protección de su Propiedad Industria o, si por el contrario, al haberse depositado la enseña a

pesar de haberlo sido por un tercero ajeno totalmente al propietario del registro de marca, aquel cuenta con derechos protegidos que deban ser debatidos mediante una acción de nulidad ante la autoridad judicial competente.".

Respuesta: existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó de la forma como la jurisprudencia lo ha definido y con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416. (3) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)".(Negrilla fuera del texto) (4) Ibídem, artículo 154.

(5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.

(6) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 03-IP-98 (7) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos