SIC - Concepto-12068919

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-068919--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Luego de relatar que después de haber desarrollado un prototipo para reciclaje de aguas grises domésticas, se enteró de que el producto, con las mismas especificaciones, diseño y materiales, ya estaba patentado por una empresa canadiense que tiene representación en Colombia, pregunta: Y'me gustaría saber si al desarrollar mi prototipo tendría algún inconveniente de tipo legal ya que estoy seguro de que ese producto está patentado y no sé hasta dónde el TLC con Canadá, que ya entró en vigencia, también tuviese algún tipo de incidencia.\" Al respecto, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación administrativa, no nos es posible emitir el juicio de valor que nos pide sobre el caso que nos pone de presente, por cuanto nuestros conceptos únicamente Deben contener pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan las inquietudes de los distintos peticionarios y les permita tomar la decisión que se adapte a sus necesidades, a riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda actuación

administrativa, así como la garantía constitucional del debido proceso, entre otras cosas, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal. 2 Materia objeto de la consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Por lo tanto, le manifestamos que nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir.

3. Patentes de invención - requisitos de patentabilidad En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos está regulado por las

normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos para propiedad industrial, como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Para obtener una patente de invención se requiere que esta sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, conceptos éstos (requisitos de patentabilidad) desarrollados en los artículos 16 a 19 de la Decisión 486 Andina: \”Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de

prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o húbiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud ef) el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese siclo invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a. el inventor o su causahabiente; b. una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c. un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Artículo 18Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios\”.

4. Principios de independencia y territorialidad de las patentes En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por el cual se establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, "[l]as patentes

solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención én otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) |no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de Abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente.

5. Derechos que confiere la patente De conformidad con (o estipulado en los artículos 50 y siguientes de la Decisión 486, el derecho conferido por la patente otorga a su titular, durante 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho de exclusiva en relación

con el producto o procedimiento protegido y ia potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, alguno de los siguientes actos: \”a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta/vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento. \”. (Subrayas nuestras)

6. Medios para obtener la patente en varios países No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo producto o procedimiento en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2

fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuándo el solicitante pueda designar los países en los que requiere patentar su invención, momento a partir del cual se inicia la fase nacional y deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. La decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención. En nuestra página en Internet, www.sic.gov.co, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente mediante el sistema PCT, ubicada en la parte inferior de la ventana de inicio.

7. Medios legales de defensa contra la vulneración de derechos sobre patente En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el titular de una patente para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado. 7.1 Medios administrativos 7.1.1 Oposición dentro del trámite de solicitud de patente Quien tenga legítimo interés sobre una patente cuenta con el derecho a oponerse(1) ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, a la concesión jde patente de invención o de modelo de utilidad siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 38 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.1.2 Queja por actos de competencia desleal Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de

Industria y comercio y con fundamento en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 Andina y la Ley 256 de 1996, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación administrativa sobre la ejecución de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, eventualmente, sancione al infractor. Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un efecto significativo en el mercado. 7.2 Medios judiciales 7.2.1 Acciones civiles 7.2.1.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial(2), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama jurisdiccional (3) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados(4), así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. 7.2.1.2 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia sé le ordene al infractor remover los efectos

producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal. b) Acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno". Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juigados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", en virtud de lo cual es el demandante quien puede elegir entre la Superintendehcia de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que conocerá su caso, y una

vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el artículo 24 de la Ley 256 de 1996, cuandp las pretensiones sean de más de15 salarios mínimos legales, y el verbal sumario, cuando las pretensiones sean de 15 salarios mínimos legales o menos, i Por lo anterior, el proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001(5), bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. Actualmente, a pesar de contar sólo con la sede de Bogotá, en desarrollo de varios convenios la acción de competencia desleal puede radicarse en las sedes

de la Superintendencia de Sociedades en las ciudades de Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena, en la sede de la Cámara de Comercio de Manizales y en el Edificio Colseguros de Medellín. En Bogotá podrá radicar sus documentos en la carrera 13 27-00, piso 1 del Edificio Bochica, y en los Supercades de la carrera 30, calle 13, Américas y Suba. A las direcciones exactas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Lo más solicitado/Servicios de información al ciudadano. 7.2.2 Acción penal Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal(5) se tipifica el delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)"

8. Conclusión De acuerdo don todo lo anterior, le sugerimos revisar la información nacional e internacional sobre la patente referida en su consulta, para determinar si tiene o no protección en Colombia, caso en el cual podría estar incurso en alguna vulneración de derechos de propiedad industrial y normas de competencia desleal y, en consecuencia, estaría en riesgo de ser sujeto pasivo de las acciones

Procedentes que se explicaron. Para asegurarse de la novedad de su prototipo, que le permita tomar la decisión de patentarlo o no, ponemos a su disposición la información tecnológica a través de nuestra página en Internet, o, mediante una cita con un técnico de la Dirección de Nuevas Creaciones, a quien puede consultarle los aspectos técnicos de su caso. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.to o llamar a nuestro contact center 5920400 o 5870000 ext. 1190 u 1191.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 42 y siguientes. (2) Ibídem, artículo 258. \”Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos \” (3) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1o. Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa. (4) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 245. (14) LEY 640 DEL 2001, artículo 35. "Requisito de procedibilidad. En los asuntos

susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civiles, contenciosas administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (...)” : Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del Procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios". (5) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales". Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica