SIC - Concepto-12070673

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-070673- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Consulta \"Cuando no existe establecimiento de comercio puedo hablar del artículo 516 del Código de Comercio Si no es así, cómo aplica el artículo 516 del Código de Comercio. Quién reconoce la notoriedad de la marca?\" 2 Materia objeto de la consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la Propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. Específicamente en el tema de denominaciones de origen, en el artículo 18 de norma citada se le atribuyen al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial las funciones de (i) decidir las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen, (ii) decidir las solicitudes de delegación para autorizar ¡el uso de una denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen, y (¡ii) decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto

3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Dentro de este marco de funciones emitiremos nuestro concepto. 3 Respuesta al cuestionario 3.1 ¿Cuando no existe establecimiento de comercio puedo hablar del artículo 516 del Código de Comercio? Y si no es así, ¿cómo aplica esta norma?

Respuesta: El artículo 516 del Código de Comercio establece lo siguiente: \"Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: 1 La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 2 Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento; 3 Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares; 4 El mobiliario y las instalaciones; 5 Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario; 6 El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y 7 Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.\" Aplicando las reglas de interpretación de las normas establecidas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, según las cuales las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio¿ según el uso general de las mismas palabras, y cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto

de consultar su espíritu, consideramos que es bastante claro en la norma la condición de la existencia del establecimiento! de comercio para que sea aplicable el artículo 516 del Código de Comercio, en el que la materia que se regula es precisamente la integración del establecimiento' de comercio. Si no hay un establecimiento de comercio no hay objeto para la aplicación de esa norma. 3.2 ¿Quién reconoce la notoriedad de la marca? De acuerdo con lo señalado en la Decisión 486, corresponde a la oficina nacional competente, que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar fundada la oposición al registro de una marca, cuando se ha invocado como causal de irregistrabilidad la prevista en el artículo 136, literal h)(1); (ii) al cancelar el registro de una marca, por la comprobada notoriedad de un signo distintivo, en aplicación del artículo 235(2). También le corresponde a la autoridad nacional competente, que en el caso de Colombia es el Consejo de Estado(3), reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos eventos: (i) al declarar la nulidad del acto administrativo por el cual se concedió el registro de una marca contraviniendo las disposiciones de la normatividad andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486; y (ii) al fallar la acción especial consagrada en el artículo 231 de la misma Decisión 486, tendiente a prohibir el uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.govlco.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: "(...) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,! total o parcial, de un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que sean los productos o servicios a Ias que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".

La jurisprudencia de la Comunidad Andina, acepta que la notoriedad es un factor que debe tenerse en cuenta al momento de evaluar el riesgo de confusión entre dos signos, toda vez que leí mayor conocimiento de un signo entre el sector pertinente, origina que los elementos caracterizantes del mismo sean más recordados por el público consumidor. I Así, en el evento de solicitarse un registro de marca con algún grado de similitud con una marca notoria, dicha notoriedad es un factor que aumenta la posibilidad de confusión entre las mismas, siendo posible que se llegue a presentar riesgo de asociación, ya que aunque los signos pretendan distinguir productos o servicios sin mucha relación, el mayor

conocimiento del signo entre los consumidores respectivos puede llegar a causar confusión. También cabe resaltar, que la protección de una marca notoria conlleva a que se niegue la solicitud del registro de una marca similar a la notoria, para distinguir los productos o servicios en relación con los cuales no se presente riesgo de confusión o de asociación, si ese uso de ,1a marca puede ocasionar un aprovechamiento injusto del prestigio o del valor comercial o publicitario de aquella. (2) Ibídem, artículo 235: "Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en |os artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular [legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". (3) CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, artículo 128, modificado por el artículo 36, numeral 7 de la LEY 446 DE 1998. "Competencia del Consejo de Estado en única instancia. Él Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...) 7. De lop relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley". Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA