SIC - Concepto-12092967

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-092967- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 10

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Se quiere recibir asesoría sobre lo que puede hacer una empresa que tiene en trámite un registro de marca, pero otra empresa va a lanzar al mercado un producto que identificará con un signo similar al que se encuentra en solicitud de registro. Aclara que tanto la empresa que solicitó el registro de la marca como la otra trabajan con la misma sociedad.

2. Materia objeto de la consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos

de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Dentro de las funciones enunciadas no se encuentran las de dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial (fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal), ni ejercer control previo sobre asuntos de propiedad industrial, razón por la cual, nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir.

3. Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no

autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese

causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo -marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella: \”Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos;

siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. \”Articulo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. \”Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca

idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas\”. (Subrayas nuestras)

4. Uso de marcas no registradas En Colombia el uso de un signo distintivo para comercializar un producto o servicio es libre, es decir que no es necesario que para ello se deba contar con un registro o una solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la marca usada en esas condiciones no estará protegida por derechos de propiedad

industrial, según la disposición del artículo 154 de la Decisión 486 Andina, por la que se establece el sistema atributivo (no el declarativo) para la protección de marcas por la disciplina de la propiedad industrial, haciendo que la legitimidad para ejercer el derecho exclusivo para usar la marca en el comercio y para interponer las acciones pertinentes contra terceras personas que ejecuten actos que puedan afectar el derecho otorgado, se derive del registro del signo y no de su uso. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha ratificado reiteradas veces al decir: \”La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de una marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantía de protección contra usurpaciones o limitaciones que le afecten su derecho. (...) El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma y confiere a su titular la facultad de ejercer las medidas de protección pertinentes a la defensa de su derecho, con las precisiones señaladas en los artículos 96 y 97 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena\”. (Proceso 5IP-94 del 23 de febrero de 1995, marca Benetton) Ahora, el uso en el mercado de un signo confundible con otro, registrado o no, no sólo puede llegar a afectar el bien jurídico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien jurídico de la libre y leal competencia, que ocurre cuando los competidores se valen de medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni

en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece para conquistar la clientela, y aún puede vulnerar el derecho de los consumidores a tomar una decisión de consumo libre, sin confusiones sobre el origen empresarial del producto y con la información clara, completa y veraz sobre el producto. Es por esto que en la Ley 256 de 1996, se tienen por desleales las siguientes conductas, entre otras: Actos de confusión Los actos de confusión en la Ley 256 de 1996 son descritos en su artículo 10, así: "En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos." Teniendo en cuenta que la confusión no tiene definición legal, por lo que es necesario atender a su sentido natural y obvio en nuestro idioma castellano. El significado de la palabra confusión, es "acción y efecto de confundir", infinitivo que a su vez significa "mezclar, fundir cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse" o bien "perturbar, desordenar las cosas o los ánimos". Ahora, preciso el significado literal de la palabra, es posible enmarcar la confusión en el ámbito del derecho de la competencia como uno de los más antiguos y recurrentes instrumentos de algunos empresarios para acceder rápida y gratuitamente a un mercado mediante el aprovechamiento ilícito del éxito de otro que con esfuerzo ha logrado prestigio y la consecuente atracción de la clientela, mediante la presentación adecuada de las prestaciones ofrecidas (uso de signos distintivos), la calidad de sus

productos o servicios y la utilización eficaz de canales de comunicación entre él y los clientes (establecimientos de comercio, publicidad). De lo anterior emerge con claridad la importancia de los signos distintivos en el desarrollo de la actividad económica, pues es a través del uso de expresiones novedosas y originales que se logra la distinción entre un empresario y otro, y entre los productos y servicios en el universo de la oferta. Y el beneficio que conlleva esa diferenciación se surte en dos vías: en primer lugar, asegura la tutela del patrimonio empresarial y, en segundo lugar, protege al consumidor garantizándole el derecho que tiene a comparar y optar por la oferta que más satisfaga sus necesidades. La confusión puede generarse de manera directa e indirecta: la directa ocurre cuando el consumidor incurre en error frente a los productos o servicios; la indirecta se da cuando el consumidor yerra en cuanto a la procedencia empresarial de esos productos o servicios o establece una relación comercial inexistente entre empresas distintas.(7) Cuando en el artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal se indica que la conducta se realiza cuando tenga por objeto o como efecto crear confusión, significa que la valoración de la deslealtad del acto no está condicionada a la intención del actor ni a la producción de los efectos esperados por él, pues pretendiendo la ley prevenir el riesgo de confundir, basta la aptitud que tenga el acto para hacer que el público elija una cosa con la convicción de estar eligiendo otra, que le compre a una persona creyendo que es otra o que está actuando en nombre de otra, que compre en un establecimiento creyendo que es otro o que pertenece a otro, para que se cumplan

los ingredientes normativos del acto de confusión. Actos de engaño El artículo 11 de la Ley 256 de 1996, dispone lo siguiente: "En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994(4), se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos." Se tiene que dicha norma reprime el engaño, al considerar que éste se presenta cuando se realiza una conducta que por las circunstancias en que se lleva a cabo, es susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige el acto, siendo relevante destacar dentro de esta noción el concepto de error, el cual se define como un "concepto equivocado" que se forma una persona acerca de alguna cosa. Aplicando esta noción de engaño al tema publicitario, se tiene que existirá publicidad engañosa, cuando el mensaje que difunde un anunciante para dar a conocer a sus destinatarios su marca, su producto o su servicio, o para persuadirlos en su decisión

de compra, contiene elementos que son susceptibles de generar en los receptores del mismo un concepto equivocado de la realidad o del producto que se anuncia, o lo que es igual, cuando el mensaje publicitario es capaz de generar en los consumidores a los que se dirige, una representación distorsionada de la realidad. Es importante resaltar que la noción de publicidad engañosa acá expuesta, no sólo se centra en los conceptos de veracidad y falsedad, sino que se basa en la noción de engaño, puesto que un mensaje puede contener afirmaciones verdaderas, que a pesar de su veracidad, engañan o son susceptibles de inducir a engaño a sus destinatarios, al igual que puede contener elementos falsos, que a pesar de su falsedad no engañan al consumidor (por ejemplo las exageraciones obvias).

5. Conclusión 5.1 Derecho a usar la marca en el mercado lo tiene cualquier persona en el momento que decida, en virtud de sus libertades económicas (artículo 333 de la Constitución Política). Sin embargo, derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, en ejercicio de derechos de propiedad industrial, sólo lo tendrá cuando obtenga el registro de la marca.

Con la solicitud de la marca se adquiere el derecho a que se desarrolle toda la actividad administrativa necesaria para que al final se le conceda o no el derecho exclusivo y excluyente sobre ella, a través de la concesión del registro. También tendrá derecho, por el término de 6 meses, a solicitar el registro de esa misma marca en otro país miembro de la Comunidad Andina de Naciones o del Convenio de París, invocando el derecho de prioridad. Sin embargo, los derechos de propiedad industrial sobre la marca sólo se adquirirán por el registro de la misma.

Ahora, el derecho a ser protegido contra los actos de competencia desleal los tendrá desde el momento en que decida ejercer sus derechos económicos. Los conflictos que surjan por la utilización de signos distintivos en el mercado sólo pueden ser resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio si se alegan dentro del trámite de registro de una marca o lema, a través de la presentación de oposiciones al registro, dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal (cuando se opte por iniciar esta acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio y no ante un juez). Fuera de ese ámbito, los conflictos por el uso de signos distintivos se resolverán ante la jurisdicción ordinaria y será luego de seguir el debido proceso cuando el juez decidirá si se probó el uso, por quién, quién tenía el derecho a usar el signo, si se vulneraron derechos de propiedad industrial o de libre y leal competencia y las demás situaciones que dependan de estas declaraciones. En caso de que llegue a tener algún problema con la comercialización de un producto de los mencionados en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993(1) y en las demás normas pertinentes -Ley 9 de 1979 o Código Sanitario Nacional-, le informamos que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, es la entidad que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1290 de 1994 cumple la función del controlar y vigilar la calidad y seguridad de esos productos, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA está ubicado

en la Carrera 68 D No. 17-11 o 17-21, de Bogotá, D.C.; sus teléfonos son 1-2948700 y 018000910192, y su correo electrónico es invimagr@invima.gov.co. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2) Ibídem, artículo 154.

(3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.