SIC - Concepto-12093154

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-093154- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta Se consulta si una marca puede ser registrada para servicios de bar-restaurante en una sola clase, con un solo trámite, ya sea en la clase 43 o en la 41 de la Clasificación internacional de Niza, por ser actividades que se complementan dentro del objeto social desarrollado por un establecimiento de comercio, y de esa forma no tener que pagar doblemente por el registro en dos clases diferentes y enmarcarse dentro de la racionalización de trámites puesta en marcha por el Gobierno Nacional.

2. Materia de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales. 2.1 Servicios agrupados en las clases 41 y 43 de la Clasificación Internacional

de Niza (décima versión) De acuerdo con las notas explicativas de la clase 41 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 41 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Esta clase comprende principalmente:  Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.  Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.  Los servicios de presentación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos\”. De acuerdo con las notas explicativas de la clase 43 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal. Esta clase comprende principalmente:  los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viaje o corredores;  las residencias para animales.  Esta clase no comprende en particular:  los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a un uso permanente (el. 36);

 los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (el. 39);  los servicios de conservación de alimentos y bebidas (el. 40);  los servicios de discotecas (el. 41);  los pensionados (el. 41);  las casas de reposo y de convalecencia (el. 44).\" De acuerdo con lo anterior, los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos. De acuerdo con lo anterior, los servicios que se podrían prestar en un bar restaurante pueden coincidir con servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos, incluidos en la clase 41, y con servicios de preparar alimentos y bebidas para el consumo, incluidos en la clase 43, por lo cual consideramos que puede solicitarse el registro de la marca en esas dos clases. No obstante haberle prestado la anterior guía, debe tener en cuenta que es de carácter orientativo y que en ningún momento puede o debe comprometer las decisiones de la Delegatura de Propiedad Industrial ni la del solicitante del registro. Quede claro que aunque la Oficina Asesora Jurídica es la dependencia competente para rendir concepto sobre las normas regentes del tema de propiedad industrial, no lo es para clasificar los productos o servicios que van a ser identificados con la marca cuyo registro se solicita, función que sólo le corresponde al solicitante del registro. A continuación, le daremos información importante acerca del nuevo sistema de solicitud y registro de marcas multiclase, por el cual es posible ahora registrar una marca con cobertura para varias clases mediando sólo una solicitud de registro. 2.2 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero

de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \”Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito\”. De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso

exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de

productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios\”. Tasas La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 20963 de 2012, vigente a partir del 13 de abril del presente año, expidió las tasas que se aplicarán a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por

la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 20963 de 2012. En cuanto a este tema es importante resaltar que la presentación de una solicitud de registro de una marca utilizando el sistema multiclase no implica que sólo se pague la tasa fijada para el registro en una sola clase. En la Resolución 20963 de 2012 es claro que se paga una tasa por cada clase en la que se solicita el registro. La ventaja, en comparación con el sistema tradicional de registro clase por clase, es una reducción de la tasa fijada mediante la Resolución 75858 de 2011. Por último, le informamos que las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact centeral 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA