SIC - Concepto-12097364

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-097364- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Con fundamento en la restricción establecida tanto en el artículo 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como en el artículo 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, la Superintendente Delegada para Intermediarios Financieros plantea su consulta: "De conformidad con lo expuesto, frente a las normas planteadas esta Superintendencia queda atenta a conocer la evaluación de la Entidad a su cargo respecto de la utilización de la palabra "BANCO" para otorgar el reconocimiento de la marca aludida; vale la pena precisar que ya se encuentra en curso una actuación de la Superintendencia Financiera de Colombia frente a esta misma temática de la que resulta relevante predicar la colaboración armónica de los diferentes órganos estatales para el cumplimiento de sus funciones, a la que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política".

2. La naturaleza de los productos o servicios a ser distinguidos con una marca en Tratados Internacionales vigentes en Colombia El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, aprobado en Colombia por medio de la ley 178 de 1994 (diciembre 28) (D.O.

41.656 de 29 de diciembre de 1994), es una norma de gran importancia en la que se establece la protección de derechos de propiedad industrial en el plano internacional. El Convenio de París tiene normas que exigen o posibilitan que los Estados Parte legislen en temas relacionados con propiedad industrial y otras normas de derecho sustantivo que regulan derechos y obligaciones de las partes privadas que pueden regir directamente un asunto en cuestión de permitirlo el sistema legal del Miembro. Dentro de las normas imperativas para los Estados Parte incluidas en el Convenio de París, el artículo 7 establece: "la naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca". El profesor G.H.C Bodenhausen en la "Guía para la Aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial"1 sobre el artículo anterior sostuvo: "El artículo que se examina puede compararse, hasta cierto punto, con el Artículo 4 quater del Convenio, relativo a las patentes. La finalidad de estos artículos es hacer la protección de la propiedad industrial independientemente de la cuestión de que los productos en relación con los cuales se aplicaría esa protección se puedan vender en el país de que se trate o no puedan venderse." Asimismo, el Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC, 1994), aprobado en Colombia por ley 170 de 1994 (diciembre 15, depositada ratificación el 31 de marzo de 1995), reitera en la sección segunda, artículo 15 numeral 4, la norma del Convenio de París así:"... la naturaleza del

producto o servicio al que la marca de fábrica o comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca". Como puede observarse de lo antes consignado, los señalados Tratados Internacionales, con los cuales buscó armonizar la Decisión 486, establecieron como una norma imperativa la distinción entre el trámite que se realiza para la concesión del derecho sobre la marca (o patente de ser el caso), y los permisos que puedan necesitarse para producir o comercializar el producto o servicio distinguido con la marca. 1 BIRPI 1969, Ginebra, Suiza Al respecto debe observarse que lo que se persigue por la norma citada es que en el contexto internacional trabas administrativas nacionales, que varían con frecuencia de jurisdicción a jurisdicción, no se erijan en obstáculos para la concesión de los derechos sobre una marca en varios Estados. El titular de la marca una vez obtenido su derecho podrá, en caso de necesitarlo, efectuar los trámites legales que le permitan, si ello es posible, realizar la producción o comercialización de los bienes distinguidos con la marca. Por las razones antes señaladas, tampoco pueden establecer las partes contratantes de dichos convenios internacionales en sus legislaciones internas, como causal de irregistrabilidad de una marca el que el producto o servicio distinguido con la marca sea dañino para la salud; o establecer como condición para la concesión de una marca la presentación de permisos administrativos o legales para la producción o comercialización de los bienes a los que se aplique la marca. Finalmente, es de advertir que si bien el registro de una marca otorga el derecho a su titular al uso exclusivo del signo, en relación con un producto o servicio determinado,

ello no evita que el titular del registro deba cumplir con los permisos o autorizaciones legales que se requieran para adelantar la actividad de producción o de comercialización de los productos o servicios distinguidos con la marca.

3. La causal de irregistrabilidad del literal p del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Para dar un concepto sobre el criterio de esta Oficina sobre la registrabilidad de la expresión "banco" como marca, es necesario analizar las normas que la consultante cita en su escrito, frente a las causales de irregistrabilidad que como requisito indispensable e ineludible debe cumplir la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio previamente a la concesión o denegatoria del registro marcario, incluso en el caso de que no se hayan presentado oposiciones.

El artículo 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es el siguiente: "Ninguna persona o sociedad, excepto el Banco de la República y aquellas debidamente autorizadas por el Superintendente Bancario, podrá hacer uso de ningún aviso de oficina en el lugar donde haga sus negocios, que contenga un nombre artificial u otras palabras que indiquen que aquel lugar u oficina corresponde a un banco, corporación financiera, corporación de ahorro y vivienda, compañía de financiamiento comercial, sociedad de servicios financieros o sociedad de capitalización, ni podrá persona alguna usar o circular membretes, encabezamiento de facturas, esqueletos en blanco, documentos, recibos, certificados, circulares o cualquier papel escrito o impreso en todo o en parte, que contengan un nombre artificial o de entidad, u otra palabra o palabras que indiquen que tales negocios son los de una de las entidades

mencionadas". Ahora, el artículo 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogieron y reexpidieron las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictaron otras disposiciones, dispone lo siguiente: "Nombre comercial. Sólo podrán utilizar en su nombre comercial sustantivos que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores o adjetivos y abreviaturas que la costumbre mercantil reserve a instituciones financieras, aseguradoras o del mercado de valores las entidades que, debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, tengan por objeto realizar actividades financieras, aseguradoras y del mercado de valores. En caso de duda, el Superintendente Financiero determinará si un nombre comercial incluye los sustantivos, adjetivos o abreviaturas señalados en el inciso anterior." Según la interpretación que de esta norma hace la consultante, la expresión "banco" se encuentra reservada a las instituciones financieras señaladas en el numeral 2 del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de las cuales no se encuentra la sociedad titular de la marca WIKIBANCO. De acogerse tal criterio, todo signo que quiera registrarse que contenga la expresión "banco", debe analizarse frente a la causal de irregistrabilidad del literal p del artículo 135 de la Decisión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) p) los que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres". Sobre esta causal resulta importante resaltar lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313, norma idéntica al literal p) del artículo 135 que se analiza: "III. SIGNOS CONTRARIOS A LA LEY Y LAS BUENAS COSTUMBRES Considera este Tribunal que la interpretación del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto, es necesario efectuarla en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y en el contexto en que se encuentra inmersa. En efecto, la referida norma prohíbe el registro de los signos que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Cuando la disposición comunitaria hace alusión a la palabra "ley" no debe entenderse que las legislaciones internas sobre marcas pueden incorporar nuevas prohibiciones de registro que las contempladas en el Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial. Las causales de irregistrabilidad no pueden ser otras que las contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 (hoy 82 y 83 de la Decisión 344) y al estar comprendido tal asunto en la Ley Comunitaria, no podrán ser regulados por la legislación nacional. El derecho positivo de cada país ha incorporado en su ordenamiento jurídico disposiciones de carácter imperativo que velan por los intereses generales y que tienen por fundamento el orden público, la paz, la estabilidad, la moral y las buenas costumbres. Estas normas positivas internas no pueden ser

desconocidas por la oficina nacional competente al momento de conceder el registro. Dice Luis Claro Solar que las normas imperativas, y de manera especial las prohibitivas, al contrario de las permisivas, son "normas que el hombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas leyes se descubre". Fernández Novoa al referirse a la prohibición contemplada por la Ley Española de Marcas del 18 de noviembre de 1988, similar a la del literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 comenta que "Los términos 'Ley, orden público y buenas costumbres' que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11[1]e) de la Ley de Marcas, deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que en diferentes artículos utiliza el Código Civil. Por 'Ley' hay que entender, básicamente, las normas vigentes del iuscogens; y de manera particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos. El 'orden público' debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada. Las 'buenas costumbres' han de asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. La prohibición expuesta presenta unos contornos ciertamente confusos y fluctuantes. La mayor o menor amplitud de la misma va a depender -básicamentedel prudente arbitrio de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial; y, en última instancia del

razonable parecer de los Tribunales que revisen las decisiones adoptadas por el Registro...Hay que señalar, ante todo, que sin asumir en modo alguno un papel de severa censura, el Registro y los Tribunales deberán impedir la inscripción de las marcas que atenten contra un mínimo sentido de decencia y moralidad (Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1990, p. 88-90). El Tribunal en el caso 2-IP-94 sobre "orden público" manifiesta en similar sentido: "...Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada. Si los intereses protegidos son de naturaleza económica se estará frente a lo que ha dado en conocerse como orden público económico. En una comunidad como la subregión andina la concurrencia del orden económico que en términos generales garantiza cada Estado, se constituye en el orden público económico de la región por virtud de la asociación de los mismos en el proceso de integración. "El tema del orden público económico encuentra expresión concreta precisamente en el derecho marcario, particularmente en el artículo 82, literales g) y h) de la Decisión 344, cuando señala dos casos en que no procede el registro de una marca. Una medida como ésta se orienta hacia la protección tanto del consumidor como del producto en interés general de la comunidad. Del primero, para defender su autonomía a fin de que en el proceso de

selección de los bienes y servicios que consume, no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado. La confusión a que se refiere el artículo 83 literal e) de la misma Decisión es el efecto más frecuente que la legislación marcaría pretende evitar para proteger el libre criterio y la ausencia de distorsiones en la selección de opciones del mercado por los consumidores. El engaño contemplado en el literal h) del artículo 82 citado es otra de las prácticas que por lanzar al mercado indicaciones incorrectas o falsas sobre los productos, inducen a error al consumidor sobre la naturaleza del bien o servicio, su modo de fabricación o sus características. "A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores o distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos..." Por último, comparte este Tribunal la opinión de Claro Solar en el sentido de que "La prohibición del acto o contrato por la ley tiene generalmente como fundamento las buenas costumbres contra las cuales pugna dicho acto o contrato, o por razones de orden e interés público que han llevado al legislador a establecer la prohibición" (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Vol. V…De las Obligaciones, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, p. 26)"2. Consideramos que es claro que en los artículos 109 del Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero y 12.2.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 se establece una prohibición que limita el ejercicio de las libertades económicas consagradas en el artículo 333 de la Constitución Política, razón por la cual deben ser interpretadas de manera restrictiva, de acuerdo con lo que el Consejo de Estado ha definido como el "viejo principio de la hermenéutica jurídica" según el cual las prohibiciones, limitaciones, sanciones, etc., son de aplicación restrictiva3. Observamos que las normas mencionadas se refieren al nombre comercial4 y al uso de cualquier expresión que indique que un lugar u oficina es un banco, corporación financiera, corporación de ahorro y vivienda, compañía de financiamiento comercial, sociedad de servicios financieros o sociedad de capitalización, o que indique que los negocios de alguna persona que estampa en cualquier documento esas expresiones son los de una de las entidades mencionadas, a menos que esa expresión la esté usando el Banco de la República o las personas debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia que tengan por objeto realizar actividades financieras, aseguradoras y del mercado de valores. Las normas no se refieren a las 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 30-IP-96, 12 de septiembre de 1997, marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA. 3 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera. 13 de marzo de 1997. Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. "En efecto, es un viejo principio de hermenéutica el que las prohibiciones, limitaciones, sanciones, etc., son de aplicación restrictiva (exceptio est strictissimae interpretationis), y no extensiva, tal como se ha hecho al catalogar

como inhabilidad o incompatibilidad de los concejales una prohibición para los concejos." 4 Es decir, a aquel que designa al empresario como tal, y no a la marca, por la cual se identificarían los productos o servicios que ofrece un empresario en el mercado (artículo 583 numeral 4, del Código de Comercio) marcas ni a su registro, razón por la cual no puede extenderse la aplicación de las mismas a estos conceptos y en opinión de esta Oficina Asesora Jurídica no impiden el registro por la causal del literal p del artículo 135 de la Decisión 486 Andina cuando las expresiones a las que se refieren los citados artículos 109 y 12.2.1.1.1 no quieran identificar servicios financieros, aseguradores o del mercado de valores para cuyo ejercicio se requiere la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. No hay que olvidar que, según el principio de la especialidad, rector en materia del registro de marcas, este sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. Igualmente, recordemos que de acuerdo con los tratados internacionales de los que hace parte Colombia debe haber distinción entre el trámite que se realiza para la

concesión del derecho sobre la marca y los permisos que puedan necesitarse para producir o comercializar el producto o servicio distinguido con la marca. Entonces, consideramos que aunque la ley no prohíbe el registro de marcas contentivas de la expresión "banco" que no indiquen el ejercicio de actividades financieras, aseguradoras o del mercado de valores, y en tal sentido no es efectiva la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal p del artículo 135 de la Decisión 486 Andina, el registro de una marca en esas condiciones no condiciona tampoco la aplicación de las normas que regulan de manera especial la producción y comercialización de los productos o servicios que identifica. Finalmente, reiteramos que sobre cada solicitud de registro de marca publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial se realiza el examen de registrabilidad, en desarrollo del cual se analizan situaciones como la tratada en su consulta. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos