SIC - Concepto-12109688

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-109688- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Si es posible ampliar el alcance de una marca registrada que se concedió para identificar productos restringidos de la clase 21, a los demás productos de la misma y qué debe hacerse.

2. Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños Industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, en nuestro concepto le brindaremos pautas de carácter general que

sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que en ningún momento comprometa las decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en casos concretos. 2.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...)\" En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signomarca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionados, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. 2.2 El principio de especialidad de la protección marcaría El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad. De acuerdo con el caso consultado, nos referiremos al principio de especialidad únicamente. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición

frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; Es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (4): "Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: 'sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca 'autónomos' (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” "Por su parte Zuccherino manifiesta: 'La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los

que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos'. "Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error". Precisamente, el hecho de que en virtud del principio de la especialidad sea posible conceder el registro de marca con cobertura restringida (sólo para alguno o algunos productos o servicios de la clase, porque puede ocurrir que si se concede para identificar otro o los demás de la clase el signo incurra en causales de irregistrabilidad), imposibilita el que pueda permitirse la extensión de la cobertura de un registro marcario que fue concedido para identificar sólo alguno o algunos de los productos o servicios que conforman una clase de la Clasificación Internacional de Niza, a los demás productos o servicios de la clase respectiva, sin volver a realizarse sobre el signo el mismo examen de registrabilidad al que se sometió para conceder el registro para identificar sólo un producto de la clase.

3. Conclusión Para ampliar la cobertura del registro de una marca es necesario presentar nueva solicitud de registro para que se le practique un nuevo examen de registrabilidad al signo teniendo en cuenta los nuevos productos que se quieren identificar con ella.

A continuación le informamos sobre el trámite actual de la solicitud de registro marcario.

4. Procedimiento para el registro de marcas 2012 4.1 Pasos previos a la presentación de la solicitud de registro 4.1.1 Escogencia del signo Para elegir una marca se debe tener en cuenta que el signo sea capaz de

distinguir o individualizar en el mercado los productos o servicios que se quieren identificar con ella (carácter distintivo), que no contenga elementos que induzcan a error al consumidor sobre la clase de productos o servicios a los que se refiere o sobre la procedencia empresarial de los mismos y que no estén incursos en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su forma, de acuerdo con la legislación aplicable en Colombia, las marcas pueden ser: nominativas (constituidas por un conjunto legible y pronunciable de letras, números, palabras o frases), figurativas (constituidas por una figura o signo visual de forma particular, totalmente impronunciable), mixtas (constituidas por elementos nominativos o verbales y gráficos), tridimensionales (consistente en la forma de los productos, envases o empaques, con volumen que permita su percepción por el tacto), sonoras (integradas por un sonido o melodía) y olfativas (constituidas por un olor). 4.1.2 Ubicación en la clasificación internacional de bienes y servicios Clase en un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente, denominada Clasificación Internacional de Niza, cuya décima versión es la que se encuentra vigente en Colombia. 4.1.3 Consulta de antecedentes marcarios Antes de presentar una solicitud de registro marcario se recomienda verificar y consultar si el signo se encuentra registrado o solicitado en esta Superintendencia, para lo cual usted puede optar por acceder a la información

que reposa en nuestra página en Internet, por la siguiente ruta: www.sic.gov.co, Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Consulta de antecedentes marcarios. Igualmente, puede adelantar el trámite de solicitud de antecedentes marcarios, radicando la petición por ventanilla y por medio electrónico:

5. Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el

piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, acreditando la consignación de la suma de $30.000 pesos (tarifa vigente para al año 2012, de acuerdo con la Resolución 75858 de 2011) en la cuenta corriente 062754387 del Banco de Bogotá, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, código rentístico 01. Este valor se deberá pagar por cada clase en la que se pida la búsqueda y cubre hasta 7 páginas para marcas nominativas y hasta 2 páginas para marcas mixtas o figurativas, pues la página adicional de búsqueda para nominativas es de $5.000 y para mixtas o figurativas es de $11.000. En la solicitud de búsqueda deberá indicarse la denominación del signo y la clase de productos o servicios que pretende distinguir en el mercado, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, versión décima, que puede consultar en nuestra página en Internet, entrando por \"propiedad industrial\"A"herramientas y servicios\"clasificaciones internacionales\" También podrá radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogotá: CADE 30 Carrera 30 25-90 Módulo 37 Zona A

CADE SubaSDalle 148 A 103B-95

CADE Calle 13SDalle 13 37-35 Módulo 13 CADE AméricasCAv. Carrera 86 43-55 Sur Módulo 83

Otras ciudades: Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades

Bucaramanga calle 41 37-62 Sede Supersociedades Cali Calle 10 4-40 of. 201 Sede Supersociedades Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades Cúcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades Manizales Calle 23 26-60 Sede Cámara de Comercio Medellín Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros (ii) Por el medio electrónico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/Radicación de servicios en línea. La Resolución 75858 de 2011 está disponible para su consulta por la siguiente ruta: www.soc.gov.co/Normatividad/Resoluciones 4.2 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario 4.2.1 Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético

(CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. 4.2.2 Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 4.3.3 Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de Marca, vigente durante el año 2012, es de $750.000, por clase. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello.

La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por los mismos medios y lugares relacionados en el punto 4.3 del presente concepto. 4.3 Procedimiento de registro De conformidad con el Título. VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: 4.3.1 Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. 4.3.2 Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. 4.3.3 Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. 4.3.4 Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. 4.3.5 Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. 4.3.6 Examen de registrabilidad por parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas.

4.3.7 Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio 4.4 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \"Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito. \" De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una

clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios

para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual vaasociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios. \"

Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 20963 de 2012, vigente a partir del 13 de abril del presente año, expidió las tasas que se aplicarán a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 20963 de 2012. En cuanto a este tema es importante resaltar que la presentación de una solicitud de registro de una marca utilizando el sistema multiclase no implica que sólo se pague la tasa fijada para el registro en una sola clase. En la Resolución 20963 de 2012 es claro que se paga una tasa por cada clase en la que se solicita el registro. La ventaja, en comparación con el sistema tradicional de registro clase por clase, es una reducción de la tasa fijada mediante la Resolución 75858 de 2011. 4.5 Reducción de tasas correspondientes a registros de marca En la Resolución 75858 de 2011 se prevé la reducción de las tasas fijadas para los trámites de registro de marca, asi: \"Artículo 5. Las tasas correspondientes a solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y lemas comerciales presentadas por micro-empresas, tendrán una reducción del 25%, aplicable sobre la tasa descrita en el numeral 1.1.2.1.1 [solicitud de registro de marcas] o respecto de la del numeral 1.1.2.1.2 [solicitud de depósito de nombres comerciales y enseñas comerciales. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como microempresa aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo, su calidad deberá ser acreditada en los mismos términos descritos en el artículo 3o de esta resolución. Artículo 6. Todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en internet, como lo es la radicación en línea, tendrán un descuento del cinco por ciento (5%) sobre.la tasa del trámite correspondiente. \" Por último, le informamos que las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2) Ibídem, artículo 154. (3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98. (4) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los

siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, Marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de Diciembre de 1987. Citamos el Proceso 22-IP-2012 como fallo reciente que incorpora el criterio del Tribunal Andino en las sentencias mencionadas. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica