SIC - Concepto-12113264

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-113264- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \"Quisiera saber si mediante una patente de modelo de utilidad y otra persona hace un diseño similar, ya sería un diseño distinto o sería una copia de mi producto, esto es con el fin de saber cuánto protege una patente de modelo de utilidad\" A continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema de la consulta, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta oficina mediante un concepto no puede solucionar situaciones particulares

2. Materia objeto de la consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad,

registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Además de estas funciones específicas en materia de propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la facultad de instrucción sobre las áreas de su conocimiento (protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, administración de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, fijar criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación), en desarrollo de la cual, a través de actos administrativos de carácter general compendiados en la Circular Única de la entidad, ha fijado criterios e instruido a los particulares sobre la forma de cumplir la normativa de propiedad industrial, teniendo como límite lo dispuesto en la Carta Política y desde luego sin perjuicio de lo determinado por la ley. Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Con fundamento en la anterior enunciación de facultades, procedemos a emitir concepto sobre su consulta. 2.1 Tratamiento de las patentes de modelo de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591

Del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

Se acota: (i) que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación, y que (ii) de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.2 Principios de independencia y territorialidad de las patentes En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, por el cual se establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención o modelo de utilidad en diferentes países, "[l]as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención o modelo de utilidad, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención o modelo de utilidad en otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no Compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente. 2.3 Requisitos de patentabilidad de un modelo de utilidad La patente de modelo de utilidad es un privilegio que le otorga el Estado al

inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados, aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Para obtener una patente de modelo de utilidad se requiere que no se trate de alguna de las materias referidas en el artículo 15 de la Decisión 486 Andina y que no se consideran patentables en Colombia, que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, conceptos éstos (requisitos de patentabilidad) desarrollados en los artículos 16 a 19 del mismo ordenamiento andino: \"Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y f) las formas de presentar información. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al

público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación

industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo De industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. \" \"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o

indirectamente del inventor o su causahabiente. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. \" 2.4 Derechos que confiere la patente de modelo de utilidad De conformidad con lo estipulado en el artículo 84 de la Decisión 486, el derecho conferido por la patente de modelo de utilidad otorga a su titular durante 10 años, contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho a explotar (comercializar) exclusiva y directamente el producto patentado, o por medio de terceros otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero la explote. Correlativamente, ese derecho a la explotación exclusiva le otorgará la potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de modelo de utilidad

tiene derecho a impedir que terceras personas realicen, sin su consentimiento, (i) la fabricación del producto y (ii) el ofrecimiento en venta, la venta o el uso del producto; o la importación para alguno de estos fines. 2.5 Prioridad de patentes en Colombia El derecho de prioridad de patentes en Colombia está consagrado en el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: \"La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal Caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá

presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas. \" (Subrayado nuestro) El alcance y los efectos del derecho de prioridad previstos en el Convenio de París están establecidos en su artículo 4. Ahora, en el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se consagra el principio del trato nacional en los siguientes términos: \"Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro\" De acuerdo con lo anterior, en Colombia pueden alegar prioridad de una patente los nacionales de: (i) los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, (ii) los países miembros del Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), (iii) los países miembros del Acuerdo sobre los Aspectos de los

Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y (iv) los países miembros del Tratado de Cooperación en materia de patentes PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). 2.6 Medios para obtener la patente de modelo de utilidad en varios países No obstante el principio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo producto en otros países, (i) mediante la presentación de solicitudes en cada país o (ii) mediante la aplicación del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio del cual con la presentación de una solicitud única, en un solo idioma, ante la oficina receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia y la Oficina Española de Marcas y Patentes lo es para España) se iniciará el trámite de patentabilidad en cualquiera de los países que hacen parte del tratado, el cual se desarrollará en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se entenderá presentada ante todos los países que hacen parte del PCT en la fecha de radicación de la solicitud en la oficina receptora, pero será una vez concluida la fase internacional cuando el solicitante pueda tomar la decisión de entrar a fase nacional en los países en los que requiere patentar su invención, momento en el cual deberá pagar las tasas previstas en cada país para seguir adelante con el trámite. La decisión de conceder o negar la patente le corresponderá exclusivamente a las oficinas nacionales de cada país donde quiere protegerse la invención. Si usted ya radicó su solicitud en un país miembro del Convenio de París, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de radicación de su solicitud puede invocar

en Colombia la prioridad a la que nos referimos en el punto 2.5 del presente concepto. En este caso, el trámite de patentabilidad se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 Andina, su Decreto Reglamentario 2591 de 2000, el Decreto 19 de 2012, en especial el artículo 167 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y deberá pagar las tasas establecidas en el Resolución 75858 de 2000, expedida por esta entidad. Lo anterior también significa que deberá presentar la documentación llenando los requisitos que en estas normas se exijan y que están para su conocimiento en la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad industrial/Patentes y nuevas creaciones/Modelos de utilidad. Igualmente, podrá invocar esta prioridad, dentro del mismo término de 12 meses, si decide presentar una solicitud PCT ante cualquiera de las oficinas receptoras de la OMPI, entre las que se encuentra al Oficina Española de Marcas y Patentes, por la cual se entenderá que la solicitud de patente fue presentada al mismo tiempo en todos los países miembros del PCT. En este caso, se seguirá el trámite y se pagarán las tasas previstas en el Tratado PCT, en la legislación del país receptor que se encargue de la fase internacional y en la legislación de cada uno De los países que avoque la fase nacional. El costo del trámite de concesión de patente mediante el PCT variará según las tasas fijadas por cada oficina nacional de los países en los que se cumpla la fase nacional. A las normas mencionadas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/normatividad/normas supranacionales, decretos, resoluciones o

Circular Única. En nuestra página en Internet, www.sic.gov.co, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente mediante el sistema PCT, ubicada en la parte inferior de la ventana de inicio. Igualmente, podrá consultar una guía didáctica sobre el trámite y generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica