SIC - Concepto-12113613

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-113613- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El idioma oficial de Colombia, según lo dispone el artículo 10 de la Constitución Política es el castellano, por lo cual, pese a que la consulta de la referencia fue formulada en inglés, se dará trámite absolviéndola en castellano.

No obstante lo anterior, el petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en castellano tal y como lo señala el artículo 7 de la Decisión 486 de 2000. En su escrito formula las siguientes preguntas: 1 Aplicaciones modificadas de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 1.1 Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir las reivindicaciones como fueron radicadas inicialmente MAS las reivindicaciones modificadas con fundamento en el artículo 19, o solamente las reivindicaciones como quedaron modificadas de acuerdo con el artículo 19? 1.2 Si al ingreso, deseamos ignorar las modificaciones realizadas con

fundamento en el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), debemos en todo caso traducir y radicar dichas modificaciones? 2 Aplicaciones modificadas de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.1 Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir la aplicación como fue radicada inicialmente MAS las páginas modificadas con fundamento en el artículo 34, o solamente las páginas como quedaron modificadas de acuerdo con el artículo 34 reemplazando las páginas originales? 2.2 Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y durante la fase internacional se hicieron modificaciones con fundamento en el artículo 19, necesitamos traducir las reivindicaciones como se radicaron originalmente MAS las reivindicaciones modificadas con fundamento en el artículo 19 MAS las páginas modificadas con fundamento en el artículo 34? 2.3 Si al ingreso, deseamos ignorar las modificaciones realizadas con fundamento en el artículo 34, debemos en todo caso traducir y radicar dichas modificaciones? 3 Modificando la aplicación de ingreso de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 3.1 Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir la aplicación como fue radicada

inicialmente MAS las páginas modificadas con fundamento en los artículos 28 y 41, o solamente las páginas como quedaron modificadas de acuerdo con los artículos 28 y 41 reemplazando las páginas originales? 3.2 Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y durante la fase internacional se hicieron modificaciones con fundamento en el artículo 19 y/o artículo 34, necesitamos traducir las modificaciones realizadas con fundamento en los artículos 19 y/o 34 MAS las modificadas realizadas con fundamento en los artículos 28 y/o 41? 4 Traducción de los elementos relacionados con la prioridad de la aplicación. 4.1 En el caso en que una aplicación con fundamento en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) reclame prioridad en relación con una aplicación que no está publicada en un lenguaje aceptado por su Oficina, se requiere una traducción de la aplicación de prioridad o depende de si hay diferencias en el texto entre la aplicación de prioridad y la aplicación con fundamento en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)? 5 Registro de los cambios de los datos de los solicitantes cuando entren en la fase nacional de la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 5.1 Si queremos registrar un cambio (nuevo nombre, nueva dirección) relacionada con la información personal del solicitante publicada en la aplicación con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): - Aceptan ustedes registrar el cambio con base en el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) expedido por la OMPI?

• Si el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) de la OMPI todavía no está publicado, ustedes aceptarían registrar un nuevo propietario con base en una copia de la solicitud enviada y reconocida por ¡a Oficina Internacional (IB) de la OMPI? 6 Registro de los cambios de propiedad cuando se entra a la fase nacional de una aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 6.1 Si queremos registrar un nuevo solicitante además de una transferencia de la propiedad de la aplicación basada en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que ya ha sido publicada: - Aceptan ustedes registrar el cambio con base en el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) expedido por la OMPI? - Si el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) de la OMPI todavía no está publicado, ustedes aceptarían registrar un nuevo propietario con base en una Copia de la solicitud enviada y reconocida por la Oficina Internacional (IB) de la OMPI? - Tiene su Oficina un formato específico para el registro de un nuevo solicitante?

En caso afirmativo, nos lo pueden enviar por favor? Sobre el particular nos permitimos informarle lo siguiente:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 de la referida resolución, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones:

"1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención. (…) 4 Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con lo anterior, y dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos dar respuesta a sus preguntas.

Las reglas para la aplicación de la fase nacional del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) ante esta Entidad se encuentran reguladas en el Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/web/guest/titulos. 2.1 Aplicaciones modificadas de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.1.1 Pregunta: ¿Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir las reivindicaciones como fueron radicadas inicialmente MAS las reivindicaciones modificadas con fundamento en el artículo 19, o solamente las reivindicaciones como quedaron modificadas de acuerdo con el artículo 19?

Respuesta: El numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única establece que si de la búsqueda internacional se determina que las reivindicaciones han sido modificadas, se requiere aportar la traducción de las reivindicaciones modificadas. De acuerdo con lo anterior, se concluye que existe

la obligación para el solicitante de aportar, en caso de que la solicitud internacional no se haya depositado en idioma castellano, de aportar la traducción de la solicitud inicial, tal y como fue presentada, así como la traducción de las modificaciones que se hayan efectuado a las reivindicaciones. Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones según sea capítulo I, el cual hace referencia a! artículo 19 (PCT), o al capítulo II, el cual hace referencia al artículo 34 (PCT), la Superintendencia requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traducción de las modificaciones faltantes. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada. (1). 2.1.2 Pregunta: ¿Si al ingreso, deseamos ignorar las modificaciones realizadas con fundamento en el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), debemos en todo caso traducir y radicar dichas modificaciones?

Respuesta: El inciso tercero del numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única prevé la facultad de requerir el capítulo reivindicatorio de las modificaciones faltantes. Si dentro de ese plazo no se aporta la traducción, se ignorarán las modificaciones y se seguirá el trámite en relación con la solicitud presentada inicialmente. 2.2 Aplicaciones modificadas de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.2.1 Pregunta: ¿Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una

aplicación modificada de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir la aplicación como fue radicada inicialmente MAS las páginas modificadas con fundamento en el artículo 34, o solamente las páginas como quedaron modificadas de acuerdo con el artículo 34 reemplazando las páginas originales?

Respuesta: El numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única brinda el mismo trato a las modificaciones efectuadas con fundamento en el artículo 19 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y a las modificaciones efectuadas con fundamento en el artículo 34 de! Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Por lo cual, se hace necesario suministrar la traducción tanto de la solicitud internacional tal y como fue presentada inicialmente.

Cuando el solicitante ha realizado modificaciones a las reivindicaciones, como resultado del reporte de búsqueda internacional (Capítulo I) o durante el examen preliminar internacional (Capítulo II), debe adjuntar las modificaciones a la solicitud que ingresa a fase nacional como parte de los anexos. Si se encuentran en idioma diferente al castellano debe anexar además de la traducción proporcionada por el solicitante, la traducción de las reivindicaciones tal y como fueron modificadas (Capítulo I). Si las modificaciones las ha realizado el solicitante como consecuencia del examen preliminar internacional (Capítulo II), la traducción proporcionada, además, debe contener !a traducción de las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2)b) del Tratado . Cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones realizadas en virtud del capítulo I o II del Tratado, la

Superintendencia requerirá al solicitante para que allegue la traducción de las modificaciones. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada. 2.2.2 Pregunta: ¿Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y durante la fase internacional se hicieron modificaciones con fundamento en el artículo 19, necesitamos traducir las reivindicaciones como se radicaron originalmente MAS las reivindicaciones Modificadas con fundamento en el artículo 19 MAS las páginas modificadas con fundamento en el artículo 34?

Respuesta: El numeral 5.2.5 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio exige que el solicitante presente una traducción al castellano de la solicitud internacional tal y como fue presentada inicialmente.

Por su parte, el numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única establece la posibilidad de aportar ía traducción de las modificaciones que se hayan efectuado a la solicitud inicial, ya sea con fundamento en el Capítulo Primero (artículo 19) o bien, por el Capítulo Segundo (artículo 34) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Cuando la traducción proporcionada por ei solicitante no contenga las modificaciones según sea capítulo I o II, la Superintendencia requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traducción de las

modificaciones fallantes. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente presentada. 2.2.3 pregunta: ¿Si al ingreso, deseamos ignorar las modificaciones realizadas con fundamento en el artículo 34, debemos en todo caso traducir y radicar dichas modificaciones?

Respuesta: Los incisos segundo y tercero del numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del Título Décimo de la Circular Única prevén para los casos en que no se haya aportado la traducción de las modificaciones a las reivindicaciones, que se otorgue un plazo de 2 meses para efectos de que el solicitante la aporte. Si dentro de ese plazo no se aporta la traducción, se ignorarán las modificaciones y se seguirá el trámite en relación con la solicitud presentada inicialmente. 2.3 Modificando la aplicación de ingreso de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.3.1 Pregunta: ¿Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una Aplicación modificada de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), necesitamos traducir la aplicación como fue radicada inicialmente MAS las páginas modificadas con fundamento en los artículos 28 y 41, o solamente las páginas como quedaron modificadas de acuerdo con los artículos 28 y 41 reemplazando las páginas originales?

Respuesta: Es necesario que el solicitante presente la traducción de la solicitud

internacional original, así como la traducción de las modificaciones que se deseen presentar en las oficinas designadas, como lo dispone el artículo 28 o de ser el caso, en las oficinas elegidas como lo prevé el artículo 41 del PCT. En ese orden de ideas, el solicitante debe presentar al inicio de la fase nacional la traducción de la solicitud internacional tal y como fue presentada originalmente y las modificaciones voluntarias como lo prevé el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. 2.3.2 Pregunta: ¿Si deseamos entrar a la fase nacional con base en una aplicación modificada de acuerdo con los artículos 28 y 41 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y durante la fase internacional se hicieron modificaciones con fundamento en el artículo 19 y/o artículo 34, necesitamos traducir las modificaciones realizadas con fundamento en ¡os artículos 19 y/o 34 MAS las modificadas realizadas con fundamento en los artículos 28 y/o 41?

Respuesta: Tal y como se indicó en el numeral anterior, es necesario que el solicitante presente la traducción de la solicitud internacional original, así como la traducción de las modificaciones que se quieran presentar en las oficinas designadas como lo prevé el artículo 28 o en las oficinas elegidas corno lo dispone el artículo 41 del PCT. En ese orden de ¡deas, si el solicitante no presenta las modificaciones realizadas a la solicitud con fundamento en el artículo 19 o 34 del PCT, la Superintendencia estudiará la solicitud modificada con fundamento en los artículos 28 y 41 del PCT.

Como lo disponen los incisos 3 y 4 del numeral 5.2.6 del Capítulo Quinto del

Título X de la Circular Única cuando la traducción proporcionada por el solicitante no contiene las modificaciones realizadas con fundamento en el capítulo I (artículo 19 del PCT) o del capítulo II (artículo 34 del PCT), la Superintendencia requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traducción de las modificaciones faltantes. Si a la expiración del término otorgado el solicitante no presenta la traducción de las modificaciones requeridas, se ignorarán dichas modificaciones y se procederá sobre la base de la solicitud inicialmente Presentada, o bien sobre las modificaciones que se realicen con fundamento en los artículos 28 y 41 del PCT que corresponden a las modificaciones voluntarias en fase nacional en las oficinas designadas o elegidas, en concordancia con lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486. 2.4 Traducción de los elementos relacionados con la prioridad de la aplicación. 2.4.1 Pregunta: ¿En el caso en que una aplicación con fundamento en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) reclame prioridad en relación con una aplicación que no está publicada en un lenguaje aceptado por su Oficina, se requiere una traducción de la aplicación de prioridad o depende de si hay diferencias en el texto entre la aplicación de prioridad y la aplicación con fundamento en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)?

Respuesta: El numeral 5.2.9 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que se debe presentar la traducción del documento de prioridad, cuando la validez de la reivindicación de

prioridad sea relevante para establecer si se puede o no patentar la invención. Si ese es el caso, la Entidad requerirá al solicitante, y le dará un plazo de 2 meses para que lo entregue, en caso de que no lo entregue dentro de dicho plazo, continuará el trámite pero ignorando la reivindicación de prioridad. En el caso en que no se considere válida la reivindicación de prioridad, la Superintendencia evaluará la patentabilidad de la solicitud teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud internacional. 2.5 Registro de los cambios de los datos de los solicitantes cuando entren en la fase nacional de la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.5.1 Si queremos registrar un cambio (nuevo nombre, nueva dirección) relacionada con la información personal del solicitante publicada en la aplicación con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): - Pregunta: Aceptan ustedes registrar el cambio con base en el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) expedido por ¡a OMPI?

Respuesta: Si se presentan cambios en los datos bibliográficos de la solicitud internacional, como es el caso del cambio de solicitante, se podrán presentar con el formulario respectivo de la OMPI (PCT/IB/306) como lo prevé la Regla 92 bis.1 del PCT, siempre y cuando haya sido en tase internacional, de lo contrario, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos para la fase nacional, es decir, los establecidos en el numeral 12.16.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. - Pregunta: Si el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) de la OMPI

todavía no está publicado, ustedes aceptarían registrar un nuevo propietario con base en una copia de la solicitud enviada y reconocida por la Oficina Internacional (IB) de la OMPI?

Respuesta: Si se acepta, teniendo en cuenta que la copia enviada está reconocida por la oficina internacional (IB) de la OMPI en fase internacional, aun cuando no se hubiese publicado por la IB.

Ahora bien, si la solicitud del cambio de titular de la patente se surte en fase nacional se seguirá el trámite propio, regulado por eí numeral 1.2.1.6.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.6 Registro de los cambios de propiedad cuando se entra a la fase nacional de una aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 2.6.1 Si queremos registrar un nuevo solicitante además de una transferencia de la propiedad de la aplicación basada en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que ya ha sido publicada: - Pregunta: ¿Aceptan ustedes registrar el cambio con base en el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) expedido por la OMPI?

Respuesta: Tal y como se señaló en el numeral anterior, si se acepta, teniendo en cuenta que la copia enviada está reconocida por la oficina internacional (IB) de la OMPI en fase internacional, aun cuando no se hubiese publicado por la IB.

Ahora bien, si la solicitud del cambio de titular de la patente se surte eri fase nacional se seguirá el trámite propio, regulado por el numeral 1.2.1.6.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de

Industria y Comercio. - Pregunta: ¿Si el Formato número 306 de la Oficina Internacional (IB) de la OMPI todavía no está publicado, ustedes aceptarían registrar un nuevo propietario con base en una copia de la solicitud enviada y reconocida por la Oficina Internacional (IB) de la OMPI?

Respuesta: Pregunta: ¿Tiene su Oficina un formato específico para el registro de un nuevo solicitante? En caso afirmativo, nos lo pueden enviar por favor?

Respuesta: Esta Entidad cuenta con un formato específico, el cual se denomina "Formulario de Inscripción de Afectaciones, Formato PI00-F02", el cual corresponde al Anexo 6.9 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y al cual se puede acceder a través del siguiente link:

http://www.sic.gov.co/es/web/guest/anexos-de-la-circular-unica. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Notas de Referencia Decisión 486 Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA