SIC - Concepto-12120699

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-120699--1-0

Trámite: 113

Actuación: 440

Folios: 05

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Se solicita respuesta a las siguientes preguntas: (i) si en virtud del TLC con Estados Unidos las patentes concedidas allá tienen aplicación y validez en Colombia, e igualmente si las patentes otorgadas en Colombia tienen aplicación y validez en Estados Unidos; (ii) si en virtud del TLC una idea o plan de negocios que es patentable en Estados Unidos puede ser patentable y protegida en Colombia, y (iii) si esa idea o plan de negocios se puede patentar desde Colombia para que tenga aplicación en Estados Unidos, también en Colombia. 2 Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones

jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, en nuestro concepto le brindaremos pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que en ningún momento comprometa las decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en casos concretos.

3. Principios que rigen la aplicación de normas, en el Tratado de Libre Comercio ColombiaEstados Unidos En el texto final del Tratado de Libre Comercio ColombiaEstados Unidos, se encuentra en el Capítulo 1 las disposiciones generales de aplicación del mismo y en el Capítulo 16 las especiales sobre aplicación del tratado en materia de derechos de propiedad intelectual. Transcribimos los pertinentes a la consulta:

Capítulo 1-Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales. Sección A: Disposiciones Iniciales. "Artículo 1.2: Relación con otros Acuerdos Internacionales. Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte." Capítulo 16-Derechos de Propiedad Intelectual. Artículo 16.1: Disposiciones Generales "(...) 6. En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) de los

cuales son parte. Protección y Observancia más amplias.

7. Una Parte podrá, pero no estará obligada a, implementar en su legislación protección y observancia más amplias que las requeridas bajo este Capítulo con Respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha protección y observancia no contravenga las disposiciones de este Capítulo.

Trato Nacional. 8 Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte deberá otorgar a los nacionales [Para propósitos de los Artículos 16.1.8, 16.1.9, 16.3.1 y 16.6.4 un nacional de una Parte también significará, respecto al derecho relevante, una entidad ubicada en dicha Parte que cumpla con los criterios de elegibilidad para la protección establecida en los acuerdos listados en los Artículos 16.1.2 al 16.1.4 y el Acuerdo de los ADPIC] de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección [Para propósitos de este párrafo, "protección" incluirá aspectos que afecten la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como otros aspectos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual específicamente cubiertos por este Capítulo. Además para propósitos de este párrafo "protección" incluirá también la prohibición de evadir las medidas tecnológicas efectivas, establecidas en el Artículo 16.7.4 y los derechos y obligaciones relacionadas con la información sobre gestión de derechos, establecida en el Artículo 16.7.5] y goce de dichos

derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos. 9 Una parte podrá no aplicar el párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha no aplicación sea necesaria para asegurar la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo y cuando no se realice de manera que constituya una restricción encubierta al comercio. 10 El párrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios multilaterales de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, respecto a la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. 11 Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Artículo 16.7.2, este Capítulo genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama esa protección, o que cumpla en ese entonces o después, con los criterios de protección bajo los términos de este Capítulo. 12 Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, incluyendo el Artículo 16.7.2, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia que a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección.

13. Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.". (Subrayas nuestras)

4. Requisitos de patentabilidad antes y después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio ColombiaEstados Unidos 4.1 Requisitos de patentabilidad exigidos actualmente En nuestro ordenamiento jurídico el tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 dé la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

Igualmente, por remisión expresa del artículo 49 la Decisión 486 Andina, se aplica el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971. Para obtener una patente de invención se requiere que esta sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible dé aplicación industrial, conceptos éstos (requisitos de patentabilidad) desarrollados en los artículos 16 a 19 de la Decisión 486 Andina: "Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en

el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente. Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente

del estado de la técnica. Artículo 19.-Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.". 4.2. Requisitos de patentabilidad exigidos en el Tratado de Libre Comercio ColombiaEstados Unidos El siguiente es el texto final del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia, relacionado con la patentabilidad: "Artículo 16.9: Patentes

1. Cada Parte permitirá la obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Para efectos de este Artículo, una Parte podrá considerar las expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicación industrial" como sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles", respectivamente. (...)".

Como puede observarse, se mantienen los mismos criterios de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) que actualmente se aplican en Colombia, señalados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Siendo esto así y no habiendo en el texto del tratado una disposición que diga lo contrario, consideramos que también se mantendrán las exclusiones a la misma, entre las cuales está la de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. 5 Principios de independencia y territorialidad de las patentes En virtud del numeral 1 del artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de

la Propiedad Industrial, que es uno de los tratados administrados por la OMPI, mencionados en el artículo 16.1-6 del Tratado de Libre Comercio, por el cual se establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países: "[¡Jas patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.", lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un país no obliga a otro a concederla para la misma invención, y que la invalidación o denegación de la patente en un país no implica la invalidación o negación en otro. El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y es así como el otorgamiento, denegación o invalidación de derechos sobre una patente de invención en otro país o en los países de la Comunidad Andina (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en Colombia. Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente, que genera una limitación geográfica del jus prohibendi, o derecho del titular de la patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el derecho concedido sin su autorización, y de pagar los perjuicios que genere la infracción a dicho deber de abstención. La territorialidad de la patente está reconocida por el propio artículo 4 bis, numerales 1 y 2, del Convenio de Paris, según el cual ante cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la concederá o negará autónomamente.

6 Respuesta al cuestionario 6.1 ¿Podría el titular de una patente de un método de negocio otorgada y protegida por el ordenamiento americano hacer valer los derechos que dicha patente confiere, en el territorio colombiano?

Respuesta: No. Aplicando la normativa actual en materia de patentes y previendo lo que será la aplicación del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia cuando entre en vigor, tenemos que en virtud del principio de independencia de las patentes el otorgamiento de una en Estados Unidos no obliga a Colombia a concederla, ni a negarla cuando es negada en ese país, y de conformidad con el principio de territorialidad los derechos conferidos por las patentes concedidas en Estados Unidos sólo pueden ejercerse en ese país. De tal manera que si se quisieran ejercer en Colombia los derechos conferidos por una patente, esta deberá obtenerse en este país, lo que no sería posible frente a los métodos de negocios, que de acuerdo con la normativa aplicable, artículo 15 de la Decisión 486 Andina, no son patentables. 6.2 Si en virtud del TLC una idea o plan de negocios que es patentable en Estados Unidos puede ser patentable y protegida en Colombia, y si esa idea o plan de negocios se puede patentar desde Colombia para que tenga aplicación en Estados Unidos, también en Colombia.

Respuesta: No. De acuerdo con el texto final del tratado, las condiciones de patentabilidad y las exclusiones consagradas en la Decisión 486 Andina se mantienen, razón por la cual los métodos de negocio continúan siendo materia no patentable.

Por otra parte, aplicando la normativa actual en materia de patentes vigente en Colombia, tenemos que en virtud del principio de independencia de las patentes el otorgamiento de una en Estados Unidos no obliga a Colombia a concederla, ni a

negarla cuando es negada en ese país, y de conformidad con el principio de territorialidad los derechos conferidos por las patentes concedidas en Estados Unidos sólo pueden ejercerse en ese país y los derechos conferidos por las patentes concedidas en Colombia sólo pueden ejercerse en Colombia. De tal manera que si se quisieran ejercer en Colombia los derechos conferidos por una patente, esta deberá obtenerse en este país, así haya sido concedida en otro. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos