SIC - Concepto-12130589

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-130589- -1-0

Trámite: 113

Evento: 00

Actuación: 440

Folios: 09

Apreciado Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta Dentro de los distintos temas a los que hace referencia la comunicación remitida por el peticionario, se encuentra una inquietud sobre la creación de marcas, dicho trámite, por ser competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio será abordado en el presente concepto.

En este sentido, nos permitimos brindarle información sobre las marcas y el trámite de registro de una marca.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la

concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” (1) Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorga facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

3. Las marcas El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina define la marca de la siguiente manera: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (2) Por su parte el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina establece qué signos no pueden ser registrados como marcas: “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un

riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha

adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” (3)

4. Trámite del registro de una marca De conformidad con lo dispuesto en el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: • Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de sesenta días para que los subsane. • Una vez reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ordena la publicación en la Gaceta de la propiedad industrial. • Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, los interesados pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones de acuerdo con el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la

Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad según el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. • El artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, debe decidir teniendo en cuenta si se hubiesen presentado o no oposiciones, mediante resolución en la que se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro de la marca solicitada. Las reglas generales para los trámites de propiedad industrial ante esta Entidad se encuentran en el Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/web/guest/titulos.

5. El análisis de registrabilidad de una marca Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un examen de registrabilidad del signo solicitado, lo anterior para determinar si éste reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca Los requisitos con los cuales deben cumplir las marcas para poder ser objeto de registro están establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y consisten básicamente en perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, finalmente se debe verificar que el signo no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa supranacional El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

establece: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: “a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; e) la forma de los productos, sus envases o envolturas g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”. (Resaltado fuera de texto) Por su parte, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra las causales absolutas de irregistrabilidad: “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los

Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. A su vez, la misma decisión, en su artículo 136, contempla las causales relativas de irregistrabilidad, en virtud de las cuales se considera habría afectación de derechos de terceros, como sigue “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un

riesgo de confusión o de asociación; “b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; “c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; “d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; “e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; “g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o

locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, “h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” (Subrayado fuera de texto)

6. Conclusiones 6.1 De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de Comunidad Andina una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 6.2 El trámite de registro de una marca se encuentra regulado en el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.3 Para efectos de conceder un registro marcario, la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta un examen de registrabilidad del signo solicitado, para determinar si éste reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia:

(1) Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. (2) Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (3) Artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos