SIC - Concepto-12158632

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-158632--2-0

Trámite: 113

Evento: 00

Actuación: 440

Folios: 13

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La sociedad peticionaria formula lo siguiente: "/a sociedad (...) está interesada en registrarlas marcas (...). De acuerdo con lo anterior, y antes de iniciar el trámite de registro marcario, nos permitimos solicitar concepto a la Delegatura de Propiedad Industrial, mediante el cual nos informe si podemos registrar estas marcas, a la luz de la Decisión 486 de 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. (...)" Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación.

Sin embargo, y dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos brindarle información sobre los derechos que confiere el registro de una marca y el trámite para obtener dicho registro. 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de

2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 2 Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. 3 Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" (1) Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorga facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial. 3 Derechos que confiere el registro de una marca El artículo 61 de la Constitución Política dispone: "El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley." (2) De acuerdo con lo anterior, se establece que la propiedad industrial goza de protección del Estado. Una de las clases de propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos se encuentran las marcas. En relación con el uso exclusivo de las marcas el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde a la norma

supranacional aplicable a la materia, establece: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." (3) Por lo cual, en Colombia, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, solamente se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la oficina nacional competente. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. Por medio de la exclusividad positiva. se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares." (4) En consecuencia, el titular de una marca tiene derecho a impedir que terceros realicen los siguientes actos: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedirá cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." (5)

4. Pasos previos a la presentación de la solicitud de registro 4.1 Escogencia del signo Para elegir una marca se debe tener en cuenta que el signo sea capaz de distinguir o individualizar en el mercado los productos o servicios que se quieren identificar con ella (carácter distintivo), que no contenga elementos que induzcan a error al consumidor sobre la clase de productos o servicios a los que se refiere o sobre la procedencia empresarial de los mismos y que no estén incursos en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por su forma, de acuerdo con la legislación aplicable en Colombia, las marcas pueden ser: nominativas (constituidas por un conjunto legible y pronunciable de letras, números, palabras o frases), figurativas (constituidas por una figura o signo visual de forma particular, totalmente impronunciable), mixtas (constituidas por elementos nominativos o verbales y gráficos), tridimensionales (consistente en la forma de los productos, envases o empaques, con volumen que permita su percepción por el tacto), sonoras (integradas por un sonido o melodía) y olfativas (constituidas por un olor). 4.2 Ubicación en la clasificación internacional de bienes y servicios El término clase se utiliza para referirse al grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente, denominada Clasificación Internacional de Niza. Dicha clasificación es revisada y actualizada cada 5 años, siendo la más reciente la décima edición, expedida en el presente año, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lanq=ES#.

Mediante Resolución número 21447 del 11 de Abril de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que a partir del día 13 de Abril de 2012 se debe usar dicha edición para los trámites que se realicen ante dicha entidad, sin que se haga necesario reclasificar los que ya estaban en curso. (6) 4.3 Consulta de antecedentes marcarios Antes de presentar una solicitud de registro marcario se recomienda verificar y consultar si el signo se encuentra registrado o solicitado en esta Superintendencia, para lo cual usted puede optar por acceder a la información que reposa en nuestra página en Internet, por la siguiente ruta: www.sic.gov.co, Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Consulta de antecedentes marcarios. Igualmente, puede adelantar el trámite de solicitud de antecedentes marcarios, radicando la petición por ventanilla y por medio electrónico: (i) Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, acreditando la consignación de la suma de $30.000 pesos (tarifa vigente para al año 2012, de acuerdo con la Resolución 75858 de 2011) en la cuenta corriente 062754387 del Banco de Bogotá, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, código rentístico 01. Este valor se deberá pagar por cada clase en la que se pida la búsqueda y cubre hasta 7 páginas para marcas nominativas y hasta 2 páginas para marcas mixtas o figurativas, pues la página adicional de búsqueda para nominativas es de $5.000 y para mixtas o figurativas es de $11.000. En la solicitud de búsqueda deberá

indicarse la denominación del signo y la clase de productos o servicios que pretende distinguir en el mercado, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, versión décima, que puede consultar en nuestra página en Internet, entrando por "propiedad industrialTherramientas y servicios/"clasificaciones internacionales". También podrá radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogotá: CADE 30 Carrera 30 25-90 Módulo 37 Zona A

CADE Suba Calle 148 A 103B-95 CADE Calle 13 Calle 13 37-35 Módulo 13 CADE Américas Av. Carrera 86 43-55 Sur Módulo 83 Otras ciudades Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades Bucaramga Calle 41 37-62 Sede Supersociedades Cali Calle 10 4-40 of. 201 Sede Supersociedades Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades Cúcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades Manizales Calle 23 26-60 Sede Cámara de Comercio Medellín Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros (ii) Por el medio electrónico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/Radicación de servicios en línea. La Resolución 75858 de 2011 está disponible para su consulta por la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones

5. Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario

5.1 Petitorio.

Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01) debidamente diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. 5.2 Poder. En caso de que actúen por medio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 5.3 Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2012, es de $750.000, por clase. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13

No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por los mismos medios y lugares relacionados en el punto 4.3 del presente concepto.

6. Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: 6.1 Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. 6.2 Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.3 Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. 6.4 Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los

requisitos formales. 6.5 Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. 6.6 Examen de registrabilidad por parte de la Superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin que se hubieran presentado éstas. 6.7 Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

7. Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. "Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la

Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular

o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito." De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad a través de una sola actuación administrativa de obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así:

"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya

sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios." Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 20963 de 2012, vigente a partir del 13 de abril del presente año, expidió las tasas que se aplicarán a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 20963 de 2012. En cuanto a este tema es importante resaltar que la presentación de una solicitud de registro de una marca utilizando el sistema multiclase no implica que sólo se pague la tasa fijada para el registro en una sola clase. En la Resolución 20963 de 2012 es claro que se paga una tasa por cada clase en la que se solicita el registro. La ventaja, en comparación con el sistema tradicional de registro clase por clase, es una reducción de la tasa fijada mediante la Resolución 75858 de 2011.

8. Reducción de tasas correspondientes a registros de marca En la Resolución 75858 de 2011 se prevé la reducción de las tasas fijadas para los

trámites de registro de marca, así: "Artículo 5. Las tasas correspondientes a solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y lemas comerciales presentadas por micro-empresas, tendrán una reducción del 25%, aplicable sobre la tasa descrita en el numeral 1.1.2.1.1 [solicitud de registro de marcas] o respecto de la del numeral 1.1.2.1.2 [solicitud de depósito de nombres comerciales y enseñas comerciales]. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán como microempresa aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo, su calidad deberá ser acreditada en los mismos términos descritos en el artículo 3o de esta resolución. Artículo 6. Todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en internet, como lo es la radicación en línea, tendrán un descuento del cinco por ciento (5%) sobre la tasa del trámite correspondiente." Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.qov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. (2) Artículo 61 de la Constitución Política. (3) Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 07-IP-98. (5) Artículo 155 la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(6) Resolución número 21447 del 11 de Abril de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede consultar en el siguiente link: http://www.sic.qov.co/es/web/quest/resoluciones. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E)

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: Roció Soacha

Aprobó: Roció Soacha