SIC - Concepto-12163883

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-163883- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Se consulta si el diseño, fabricación, comercialización, mantenimiento, reparación, importación, ensamble y exportación de aeronaves ligeras y sus repuestos están clasificados en las clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Materia de la consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de

origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. De acuerdo con el anterior marco de funciones absolveremos su consulta. 2.1 Productos agrupados en las clases 7 y 12 de la Clasificación Internacional de Niza (décima versión) De acuerdo con las notas explicativas de la clase 7 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales e incubadoras de huevos, se agrupan en ella los siguientes productos: \”La clase 7 comprende esencialmente máquinas, máquinas-herramientas y motores. Esta clase comprende principalmente:  Las partes de motores (de todo tipo).  Las máquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza. Esta clase no comprende, en particular:  Ciertas máquinas y máquinas-herramientas especiales (consultar la lista alfabética de productos).  Las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (el. 8).  Los motores para vehículos terrestres (el. 12). De acuerdo con las notas explicativas de la clase 12 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea

o acuática, se agrupan en ella los siguientes productos: \”Esta clase comprende principalmente:  Los motores para vehículos terrestres.  Los acoplamientos y órganos de transmisión para vehículos terrestres.  Los aerodeslizadores. Esta clase no comprende, en particular:  Determinadas partes de vehículos (consultar la lista alfabética de productos).  Los materiales metálicos para vías férreas (el. 6).  Los motores, acoplamientos y órganos de transmisión, que no sean de vehículos terrestres (el. 7).  Las partes de motores (de todo tipo) (el. 7)\". Según las notas explicativas de la clase 35 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones cuya finalidad principal es: 1) la ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o 2) la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con todaclase de mercancías o de servicios. Esta clase comprende principalmente:  Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios al por menor,

por comercios al por mayor, por medio de catálogos de venta por correo o por medios electrónicos, por ejemplo por medio de sitios web o de emisiones de televenta.  Los servicios que comportan el registro, la transcripción, la composición, la compilación, o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos.  Los servicios de las agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo, o la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que conciernen a los empréstitos bancarios o la publicidad por radio. Esta clase no comprende, en particular:  Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estén en relación directa con la explotación o dirección de los negocios de una empresa comercial o industrial (consultar la lista alfabética de servicios).\" Según las notas explicativas de la clase 37 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: construcción, reparación y servicios de instalación, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 37 comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas en la construcción o la fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauración de objetos a su estado primitivo o de su preservación sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Esta clase comprende principalmente:  Los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión y los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de

calefacción o tejadores.  Los servicios anexos a los servicios de construcción tales como inspecciones de proyectos de construcciones.  Los servicios de construcción naval.  Los servicios de alquiler de herramientas o de material de construcción.  Los servicios de reparación, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto en buen estado después del desgaste, los daños, el deterioro o la destrucción parcial, (reparación de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su condición primitiva).  Los diversos servicios de reparación, tales como los referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.  Los servicios de conservación que tratan de mantener un objeto en su condición original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distinción entre esta clase y la clase 40, ver nota explicativa de la clase 40). Esta clase no comprende, en particular:  Los servicios de almacenaje de mercancías tales como vestidos o vehículos (el. 39).  Los servicios relacionados con el teñido de tejidos o ropas (el. 40).\" Según las notas explicativas de la clase 40 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: tratamiento de materiales, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 40 comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases, prestados por el tratamiento o la transformación mecánica o química de sustancias inorgánicas u orgánicas o de objetos. Por necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de servicio únicamente en los casos en que el tratamiento o la transformación se haga

por cuenta de otra persona. Por idénticas necesidades de la clasificación, la marca se considera como una marca de fábrica en todos los demás casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquel que la haya tratado o transformado. Esta clase comprende principalmente:  Los servicios relacionados con la transformación de un objeto o de una sustancia y todo tratamiento que implique una modificación de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el teñido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente esté comprendido en la clase 37, será clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha modificación (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil).  Los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la fabricación de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio; por ejemplo, los servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasión o al revestimiento metálico. Esta clase no comprende, en particular:  Los servicios de reparación (el. 37).\" Según las notas explicativas de la clase 42 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software, se agrupan en ella los siguientes servicios: \”La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores complejos de actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como químicos, físicos, ingenieros, informáticos, etc.

Esta clase comprende principalmente:  los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico;  los servicios de investigación científica con fines médicos. Esta clase no comprende en particular:  las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales (el. 35);  los servicios de tratamiento de textos y de gestión de ficheros informáticos (el. 35);  las evaluaciones en materia financiera y fiscal (el. 36);  los servicios de extracción minera y petrolera (el. 37);  los servicios de instalación y reparación de ordenadores (el. 37);  los servicios prestados por representantes de profesiones tales como médicos, veterinarios, sicoanalistas (el. 44);  los servicios de tratamientos médicos (el. 44);  los servicios prestados por jardineros paisajistas (el. 44); • los servicios jurídicos (clase 45).\" De acuerdo con todo lo anterior, consideramos que las aeronaves y las partes estructurales de las mismas podrían clasificarse en la clase 12 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza; sus repuestos en la clase 7; los servicios de importación y comercialización, en la clase 35; los de mantenimiento y reparación, en la clase 37; los de ensamblaje, en la clase 40, y los de diseño, en la clase 42. No obstante haberle prestado la anterior guía, debe tener en cuenta que es de carácter orientativo y que en ningún momento puede o debe comprometer las decisiones de la Delegatura de Propiedad Industrial ni la del solicitante del registro. Quede claro que aunque la Oficina Asesora Jurídica es la dependencia competente para rendir

concepto sobre las normas regentes del tema de propiedad industrial, no lo es para clasificar los productos o servicios que van a ser identificados con la marca cuyo registro se solicita, función que sólo le corresponde al solicitante del registro. A continuación le daremos información importante acerca del nuevo sistema de solicitud y registro de marcas multiclase, por el cual es posible ahora registrar una marca con cobertura para varias clases mediando sólo una solicitud de registro. 2.2 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \”Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito. \”.

De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (¡i) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de

Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta

ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios\” Tasas La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 20963 de 2012, vigente a partir del 13 de abril del presente año, expidió las tasas que se aplicarán a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 20963 de 2012. En cuanto a este tema es importante resaltar que la presentación de una solicitud de registro de una marca utilizando el sistema multiclase no implica que sólo se pague la tasa fijada para el registro en una sola clase. En la Resolución 20963 de 2012 es claro que se paga una tasa por cada clase en la que se solicita el registro. La ventaja, en comparación con el sistema tradicional de registro clase por clase, es una reducción de la tasa fijada mediante la Resolución 75858 de 2011. Por último, le informamos que las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact centeral 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica