SIC - Concepto-12168594

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 12-168594- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Se consulta sobre los fundamentos jurídicos para negar la adición de una clase de la Clasificación Internacional de Niza a una marca ya registrada.

2. Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas Comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

En el marco de estas facultades, en nuestro concepto le brindaremos pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan

sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que en ningún momento comprometa las decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en casos concretos. 2.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;(…)” En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo -marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionados, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. 2.2 El principio de especialidad de la protección marcaría El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad. De acuerdo con el caso consultado, nos referiremos al principio de especialidad únicamente. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que,

aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber, riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (4): "Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: 'sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca 'autónomos' (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios'. "Por su parte Zuccherino manifiesta: 'La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un

tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos'. "Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error". Precisamente, el hecho de que en virtud del principio de la especialidad sea posible conceder el registro de marca con cobertura restringida (sólo para alguno o algunos productos o servicios de la clase, porque puede ocurrir que si se concede para identificar otro o los demás de la clase el signo incurra en causales de irregistrabilidad), imposibilita el que pueda permitirse la extensión de la cobertura de un registro marcario que fue concedido para identificar sólo alguno o algunos de los productos o servicios que conforman una clase de la Clasificación Internacional de Niza, a los demás productos o servicios de la clase respectiva, sin volver a realizarse sobre el signo el mismo examen de registrabilidad al que se sometió para conceder el registro para identificar sólo un producto de la clase. La imposibilidad es aún mayor cuando se trata de extender la cobertura de protección del registro a otras clases.

3. Conclusión En virtud del principio de especialidad de la protección marcaría, para ampliar la cobertura del registro de una marca, incluyendo nuevos productos, es necesario presentar nueva solicitud de registro.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica