SIC - Concepto-12172270

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-172270-00004-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Frente a la afirmación de la empresa (…) S.A.S. de ser la única autorizada para importar y distribuir de manera exclusiva la cerveza marca Heineken en el territorio de Maicao, Uribía y Manaure, en la Guajira, pregunta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 1. ¿Es viable la argumentación respecto de ser la única empresa autorizada para importar y distribuir una cerveza en Maicao, Uribía y Manaure? En caso afirmativo, se pregunta si ello restringiría la aprobación de registros de importación presentados por otra empresa, para esa zona.

2. Si es necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie, informando al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre la existencia de exclusividad para importar y distribuir esa cerveza en determinada zona. 3. ¿Cómo quedaría la importación de la cerveza marca Heineken para el resto del territorio nacional?

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad

industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. Ahora, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011, esta Superintendencia es la autoridad nacional de protección de la competencia, a quien corresponde velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia en los mercados nacionales. En el marco de estas funciones en materia de propiedad industrial y protección de la competencia, emitiremos nuestro concepto.

3. Información sobre la marca Heineken en el registro nacional de la propiedad industrial Obra en el registro de la propiedad industrial que actualmente están vigentes 3 registros de la marca Heineken, a nombre de Heineken Brouwerijen B.V., domiciliada

en Amsterdam, para identificar productos de la clase 32 de la Clasificación.

Internacional de Niza: 1 nominativa y 2 mixtas, con números de certificado 230692, 230886 y 55131, respectivamente, y que sobre las dos primeras se han constituido e inscrito licencias de uso a favor de Importaciones Grucal S.A.S., domiciliada en

Bogotá. Sobre los contratos de licencia de uso podemos decirle que la Superintendencia de Industria y Comercio no entra a analizarlos ni a aprobarlos, tan solo los inscribe en el registro de la propiedad industrial, cuando lo solicite el titular marcario. De hecho, de conformidad con el punto 1.2.1.6.3 del Capítulo X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, para el trámite de inscripción o registro de licencias a las que hace referencia la Decisión 486, no se exigirá el documento donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentre firmada por las partes, y según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 729 de 2012, el registro de los contratos de licencia de marca será opcional y, en consecuencia, la ausencia del mismo no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. Vale aclarar en este punto que la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para notificar sobre la existencia de registros marcarios o de inscripciones en el registro de la propiedad industrial. La función que cumple la entidad, como administradora del sistema nacional de propiedad industrial es la de hacer públicos, por medio de la inscripción en el registro de la propiedad industrial, todos los actos por medio de los cuales se creen, modifiquen o extingan los

derechos de propiedad industrial, información que estará disponible a través de nuestra página web, para todo agente en el mercado y para toda entidad pública que la requiera.

4. Respuesta al cuestionario 4.1 ¿Es viable la argumentación respecto de ser la única empresa autorizada para importar y distribuir una cerveza en Maicao, Uribía y Manaure? En caso afirmativo, se pregunta si ello restringiría la aprobación de registros de importación presentados por otra empresa, para esa zona. 4.2 ¿Cómo quedaría la importación de la cerveza marca Heineken para el resto del territorio nacional?

Respuesta: El ejercicio de las libertades económicas garantizadas en el artículo 333 de la Constitución Política, especialmente la de la autonomía de la voluntad contractual, hace posible que entre un productor y un importador, distribuidor o comercializador, se pacten condiciones de exclusividad para importar, distribuir o comercializar determinados productos o servicios en una zona geográfica determinada, tal como ocurre en desarrollo del contrato de distribución, donde "el distribuidor se encarga de la distribución en el territorio asignado y el suministrador le confiere al distribuidor una concesión de venta de sus productos, concediéndole, en la mayoría de casos, el derecho exclusivo de compra de sus productos",1 y el alcance territorial, temporal y el grado de exclusividad de la actividad comercial del distribuidor estará definido en el mismo contrato, sin que sea considerado restrictivos de la competencia si cumple con los propósitos que consagra la Ley 1340 de 2009 en su artículo 3: permitir la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

Ahora, frente a la pregunta de si un contrato con cláusula de exclusividad referida a

una zona geográfica, para importar, distribuir o comercializar, podría restringir la aprobación de registros de importación, consideramos que en la medida en que nuestro país, a través del artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, adoptó (armonizando la tensión entre los principios de territorialidad del derecho de marcas y la libre circulación de mercancías), el agotamiento internacional del derecho de propiedad industrial2, que implica la aceptación de importaciones paralelas3, al titular de la marca no le sería posible impedir que terceros importen un producto originalmente marcado, cuando estos productos han sido producidos o introducidos en el mercado extranjero, de manera lícita, por él mismo o por personas autorizadas o vinculadas económicamente con él. Así, desde la perspectiva de la propiedad industrial, es posible la existencia de varios registros de importación de un producto a favor de personas diferentes a quienes conforman la cadena autorizada de importación, distribución o comercialización del productor, en el mercado colombiano, mientras se cumplan las condiciones 1 PEÑA NOSSA, Lisandro. "Contratos Mercantiles"-tercera edición. Editorial Temis, 2010. Página 355. 2 CASTRO GARCÍA, Juan David. "El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual" Revista La Propiedad Inmaterial, número 13, 2009, página 259. Universidad Externado de Colombia. "Como se verá más adelante, las formas de agotamiento del derecho son tres: el agotamiento nacional, el agotamiento comunitario y el agotamiento internacional. Los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, han adoptado el efecto internacional

del agotamiento del derecho de propiedad industrial, lo que implica la aceptación del Ingreso de importaciones paralelas de bienes protegidos por la propiedad industrial en cualquiera de los territorios de los países que conforman la comunidad. Esto significa que una vez que el titular del derecho lo ha agotado en cualquier otro país, cualquier otra persona podrá comercializar con él en la comunidad." 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 24-IP-05. "La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual." expuestas en el artículo 58 de la Decisión 486 Andina para el agotamiento del derecho del titular marcario. Este es apenas uno de los argumentos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de evaluar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y de los convenios suscritos por Colombia en materia de comercio exterior, en virtud del Decreto 210 de 2003, deberá evaluar al adoptar o proponer las medidas comerciales acordes con los fines estatales, pues, no sólo se trata de ver que la decisión de aprobar o no un registro de importación puede afectar al titular de un

derecho de propiedad industrial cuando el precio del producto en el país exportador sea mucho menor que en Colombia, sino que también puede hacerlo de manera positiva para el consumidor y la competencia económica, al aumentar la oferta de productos auténticos en el mercado. 4.3 Si es necesario que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie, informando al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre la existencia de exclusividad para importar y distribuir esa cerveza en determinada zona.

Respuesta: No. La Superintendencia de Industria y Comercio no tiene asignada la función de pronunciarse sobre operaciones de importación o distribución de productos o servicios, ni la de conocer y opinar sobre el alcance de los contratos o convenios en el marco de los cuales se desarrollan dichas actividades de comercio exterior. El registro nacional de la propiedad industrial es accesible a todo el que quiera consultar la información sobre la creación, modificación y extinción de derechos de propiedad industrial, con la advertencia de que a partir de la vigencia del Decreto 729 de 2012 la inscripción de las licencias de uso de marcas no es obligatoria para efectos de oponibilidad frente a terceros y es posible que no se evidencie su existencia en el registro.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos