SIC - Concepto-12181059

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-181059- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 7

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta Se formulan varias preguntas sobre los datos que hay que consignar en el formulario

de solicitud de registro de marca:

1. Cuándo debe realizarse el pago y si es único o se divide.

2. Si cuando el registro lo realiza el mismo representante de la empresa el espacio de apoderados se deja en blanco.

3. Si lo que se quiere registrar es un signo mixto acompañado de una leyenda, ¿qué debe llenarse en los espacios de denominación del signo a registrar y marca asociada, si es lema? y ¿se puede registrar nombre de marca, logo y lema o son procesos que se hacen aparte?

4. Si el solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca ¿cómo se nombran los colores en este espacio y bajo qué códigos? 5. ¿Qué es transliteración de la marca y qué es traducción de la marca?

6. Si no se tiene tarjeta profesional ¿qué pasa? 7. ¿Dónde se obtiene el formato de microempresa? ¿Qué beneficios se obtienen cuando una microempresa es el solicitante de la marca?

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y

Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas funciones le suministramos la siguiente información:. 2.1 Respuesta al cuestionario 1. ¿Cuándo debe realizarse el pago? ¿Es único o se divide?

Respuesta: El pago por la solicitud de registro de marca es único y debe realizarse previamente a la presentación de la misma, pues con el formulario diligenciado debe aportarse el recibo de consignación respectivo.

2. Si cuando el registro lo realiza el mismo representante de la empresa el espacio de apoderados se deja en blanco.

Respuesta: Sí. Cuando se actúa personalmente, como persona natural o como representante de persona jurídica, no se requiere apoderado.

3. Si lo que se quiere registrar es un signo mixto acompañado de una leyenda, ¿qué debe llenarse en los espacios de denominación del signo a registrar y marca asociada, si es lema? y ¿se puede registrar nombre de marca, logo y lema o son procesos que se hacen aparte?

Respuesta: Un signo mixto es aquel que se compone de dos elementos: uno nominativo (letras, números, palabras u oraciones) y uno gráfico. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la marca.

El lema se diferencia de la marca principalmente en que sólo puede consistir en una palabra, frase o leyenda y no en figuras o sonidos. Dada la misión publicitaria de la marca a la cual se asocia, es normalmente sugestivo de sus características y por ello es común que consista en una frase o una leyenda. Es importante tener en cuenta que el lema siempre es accesorio a la marca, de tal manera que pudiendo solicitarse el registro de la marca y el del lema, al mismo tiempo, o que estando en trámite el registro de la marca se solicite el registro del lema, al momento de conceder el lema la marca a la cual se asocie debe estar registrada. Ahora, sobre los requisitos que deben cumplir los lemas comerciales para ser registrados se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 74-IP-2001 , a la luz de lo dispuesto por el artículo 118 de la Decisión 344, cuyo contenido normativo es idéntico al contenido del artículo 175 de la Decisión 486, estableciendo lo siguiente: “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.” (...) Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.” Así, marca y lema son diferentes y sus registros corresponden a trámites separados, pero será al interesado a quien corresponda definir el signo distintivo, el conjunto marcario que va a registrar, analizando previamente su carácter distintivo para los productos o servicios que pretende identificar con él, para lo cual puede valerse de los criterios jurisprudenciales que le citamos en este concepto. Por lo tanto, frente a un conjunto marcario el interesado en el registro tendrá múltiples opciones: (i) presentarlo para el registro con todos sus elementos gráficos y denominativos (signo mixto) dentro de los cuales existieran expresiones susceptibles de registrar como lema, (ii) dividirlo y formar dos conjuntos para registrar por separado: uno, compuesto por el elemento gráfico más parte del elemento denominativo (signo mixto), y otro, por la parte denominativa restante que por sus características pueda registrarse como lema, o (iii) solicitar el registro de cada elemento por separado (denominativo, gráfico, lema), etc. En cuanto a los datos que deben consignarse en el formulario de solicitud de

registro, en la parte de \"denominación del signo a registrad" deberá escribir la parte denominativa del signo (letras, números, palabras o frases) y en \"marca asociada si el lema\" deberá identificar la marca registrada o en trámite a la cual va a asociarse el lema.

4. Si el solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca ¿cómo se nombran los colores en este espacio y bajo qué códigos?

Respuesta: En el punto 1.2.5.5 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio se establece lo siguiente sobre la reivindicación de colores en marcas: \"1.2.5.5 Reivindicación del color como característica distintiva de las marcas El solicitante de una marca que desee reivindicar el color como característica distintiva de la misma, estará obligado a declararlo e indicar el nombre del color o colores en la solicitud.

El solicitante podrá describir el color utilizando sistemas de referencia que permitan su verificación posterior y su correspondencia con el signo inicialmente solicitado o registrado. Con independencia de que se reivindiquen colores, se deberá anexar una (1) reproducción de la marca en el color declarado o en blanco y negro, según sea el caso, en la reproducción de la marca deberán aparecer los nombres de los colores reivindicados apuntando la parte del signo en la que aparecen\". En la norma no se establece una codificación o clasificación de colores, así que el solicitante puede escoger alguna, siendo lo importante que el color quede claramente identificable. 5. ¿Qué es transliteración de la marca y qué es traducción de la marca?

Respuesta: La transliteración de una marca supone la expresión de los signos de su escritura original en caracteres pertenecientes a otro sistema de escritura, que para efectos de su registro será de aquel comprensible por la oficina que realiza el examen de registrabilidad de la marca, reproduciendo fielmente su texto. Un caso típico es el de la conversión de los signos de un jeroglífico a escritura alfabética.

La traducción de una marca consiste en la expresión de su texto original, perteneciente a un idioma diferente al aceptado por la oficina que realiza el examen de registrabilidad, en un texto con significado equivalente, en el idioma aceptado por la oficina examinadora.

6. Si no se tiene tarjeta profesional ¿qué pasa?

Respuesta: La tarjeta profesional de abogado (profesional al que se hace referencia en el formulario para la solicitud de registro de marca) es un documento público, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 85 de la Ley 270 de 1996), con el cual se prueba la inscripción de su titular en el registro nacional de abogados, requisito sin el cual no es posible ejercer lícitamente la abogacía

(Decreto-Ley 196 de 1971), salvo las excepciones que la ley haya establecido (artículos 28 a 38 del Decreto-Ley 196 de 1971), dentro de las cuales no está la de litigar en el trámites de concesión de derechos de propiedad industrial. Por otra parte, en el artículo 35 del Decreto Ley 196 de 1971, Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, \"salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se

constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito\" Por lo anterior, si una solicitud de registro de marca se presenta por un apoderado que no tenga tarjeta profesional, pero cumple los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le asignará fecha de presentación o se requerirá al solicitante de acuerdo con el artículo 144 de la misma Decisión, para que subsane la omisión. 7. ¿Dónde se obtiene el formato de microempresa? ¿Qué beneficios se obtienen cuando una microempresa es el solicitante de la marca?

Respuesta: El descuento en las tasas fijadas para los trámites de propiedad industrial se establece en el artículo 5 de la Resolución 75858 de 2011, modificado por las Resoluciones 20963, 23061 y 61876 de 2012, así: \"Las tasas correspondientes a solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y lemas comerciales presentadas por micro-empresas, tendrán un descuento del 25% aplicable sobre las tasas descritas en los numerales 1.1.2.1.1 y 1.1.2.1.6.

Las tasas correspondientes a las solicitudes de registro de marcas de productos o servicios y la división de solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales presentadas por las micro y pequeñas empresas que acrediten su asistencia a foros o cursos realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio de manera directa o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, en materia de propiedad industrial, dentro del término de los dos (2) meses siguientes a la realización del curso o foro, tendrán un 25% de descuento

adicional al mencionado en el inciso primero del presente artículo, para un total del 50% de descuento aplicable sobre el valor de las tasas vigentes. Para el efecto deberá presentar junto con la solicitud, la constancia de asistencia respectiva expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo Primero: Para los efectos de los dispuesto en este artículo, se considerarán como micro y pequeñas empresas aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Así mismo, su calidad deberá ser acreditada en los mismos términos descritos en el inciso 3o de esta resolución

[refiriéndose a la Resolución 75858 de 2011], Parágrafo Segundo: Las disposiciones previstas en el presente artículo no excluyen la aplicación del descuento previsto en el artículo 6 de la Resolución No. 75858 de 2011 \"por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de julio de 2001\". Ahora, los trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.coPropiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/PropiedadIndustrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signosdistintivos/PI01-F06. Por último, le informamos que las inquietudes sobre los datos del formulario de

solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA