SIC - Concepto-13006512

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-006512--00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El idioma oficial de Colombia, según lo dispone el artículo 10 de la Constitución Política es el castellano, por lo cual, pese a que la consulta de la referencia fue formulada en inglés, será resuelta en castellano.

En su escrito solicita la siguiente información:

1. Un ejemplo de un contrato de licencia que se use comúnmente en los contratos de transferencia de tecnología en la región Caribe, en la Comunidad del Caribe - en adelante CARICOMo en América Latina.

2. Una descripción corta del procedimiento en los países del Caribe - si es posible una versión del CARICOM-, de un contrato de licencia de marcas y patentes.

3. Links de páginas de propiedad intelectual de la región Caribe o de América

Latina.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los

asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a Través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de

circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General de! Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, y dado su especial interés en obtener información sobre el CARICOM, le recordamos que Colombia no hace parte de dicha organización, en el siguiente link puede verificar que Estados conforman dicha comunidad: http://www.cari com.org/jsp/community/member_states.jsp?menu=community. Es de resaltar que si bien Colombia no es miembro del CARICOM, sí ha suscrito un acuerdo de libre comercio con dicho organismo, cuyos detalles puede consultar en el siguiente link: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11951. De acuerdo con lo anterior, a continuación le brindamos información sobre sus preguntas, pero enfocadas en la regulación aplicable a Colombia. 2.1 Primera pregunta. No contamos con un modelo de contrato de transferencia de tecnología, sin embargo, si es de su interés, puede acceder a nuestra página web http://www.sic.gov.co/es/propiedad-industrial, y allí podrá consultar los expedientes de los trámites que se surten en dicha Delegatura. 2.2 Segunda pregunta. 2.2.1 Inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial. En el Registro de la Propiedad Industrial se inscriben todos los actos de concesión, modificación y disposición de derechos de propiedad industrial (patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, registro de diseños industriales, marcas y lemas, depósitos de nombres comerciales y enseñas

comerciales, actos de autorización de uso de denominaciones de origen, renovaciones, modificaciones o afectaciones por cambio de nombre, cambio de domicilio, cambio de dirección, transferencias, licencias y sublicencias de uso, desanotaciones de licencias y sublicencias de uso, renuncia a derechos y medidas cautelares). Frente a marcas, lemas, nombres comerciales y enseñas, el efecto de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial es declarativo, de dar publicidad a los actos de creación, modificación y disposición de los derechos de propiedad industrial, en cumplimiento del artículo 1, literal h, de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, desarrollado en la Resolución 21447 de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo por la transferencia o cesión de registros de marcas, que sólo tendrá oponibilidad frente a terceros una vez inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Frente a las denominaciones de origen, la inscripción del acto de autorización de uso de las mismas tiene efecto de oponibilidad frente a terceros, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 33190 del 10 de octubre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. En materia de patentes, la inscripción de transferencias y de licencias debe registrarse para que surta efectos frente a terceros, de acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. 2.2.2 Trámite para el registro de marcas.

2.2.2.1 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario. a) Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formular¡os/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. b) Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). c) Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase

adicional; (ii) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos distintivos/PI01-F06. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como \"radicación de servicios en línea\" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla De Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante

informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. 2.2.2.2 Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: a) Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. b) Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. c) Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. d) Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. e) Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. f) Examen de registrabilidad por parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la

publicación sin que se hubieran presentado éstas. g) Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.2.3 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \"Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito. \" De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza.

El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (¡ii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d)

del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las

solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios. \" 2.2.2.4 Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de 2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: \"1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1 Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid $60.000 1.1.2.4.2 Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3 Solicitud de transformación de un registro $100.000 1.1.2.4.4 Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000\" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. 2.2.3 Trámite para el registro de patentes De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de invención o de modelo de utilidad (persona en quien radican los derechos de exclusividad para la explotación de la

patente, bien sea por ser el inventor o por haber obtenido de este los derechos, por acto entre vivos o por vía sucesoria) puede ser persona natural o persona jurídica. En nuestra página en Internet, www.sic.gov.co/propiedad industrial/nuevas creaciones, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad, así como a la explicación de todo el trámite de patentes, a los pasos previos que se recomiendan, a las tasas establecidas, a los formularios respectivos y a las generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. 2.3 Tercera pregunta. De acuerdo con su solicitud a continuación relacionamos una serie de páginas web que le pueden resultar de utilidad:  www.sic.gov.co, página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de administrar el sistema nacional de propiedad industrial en Colombia.  http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?groupJd=24&treatyJd= 316, link en el cual puede consultar el Tratado de Charaguaramas de la Comunidad del Caribe, dentro del cual se regulan materias como derechos de autor y propiedad industrial.  http://onapi.gob.do/, página web de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial - ONAPI-, quien es la entidad a cargo de la administración del sistema de propiedad industrial en República Dominicana. Dicho país, si bien no es parte del CARICOM, tiene la calidad de observador.  http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/inicio, página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - IMPI-, entidad encargada de la administración del sistema

De propiedad industrial en México, país que ostenta la calidad de país observador en el CARICOM.  http://www.sapi.gob.ve/, página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual - SAPI-, organismo con funciones en materia de derechos de autor, marcas y patentes en Venezuela, quien es observador en el CARICOM.  http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyname-511.html, página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPIentidad encargada de administrar los servicios de propiedad industrial en Chile.  http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_lnterna.aspx?ARE=0&PFL=0& JER=60 0, página web del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, organismo que tiene a su cargo la protección de la propiedad intelectual en Perú.  http://www.inpi.gov.br/portal/#, página web del Instituto Nacional da Propiedade Industrial - INPI-, instituto a cargo del sistema brasilero de concesión y protección de los derechos de propiedad intelectual para la industria. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó y aprobó: William Burgos

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica