SIC - Concepto-13013861

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-013861- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \”indicar si al declararse una cancelación de una marca por no uso, los derechos que con anterioridad a la decisión de cancelación se ostentaban, se pierde a partir del momento de la cancelación o si dicha cancelación tiene efectos retroactivos.

Esto con el fin de determinar si una persona que ostentaba la titularidad de una marca (la cual resultó cancelada por no uso), y ejerció acciones de protección contra las personas que la utilizaban de manera no autorizada, pierde el derecho a reclamar los perjuicios que se le causaron en ese periodo de utilización no permitida\”.

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o

conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad,. registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. En el marco de estas funciones, emitiremos nuestro concepto. 2.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca(1), en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia^) por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente, y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(3), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca

registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente

conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". En este orden de ideas tenemos que en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo -marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. En fallo de interpretación prejudicial 50-IP-2011, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció así sobre el derecho del titular de un registro marcario, a obrar contra terceros en defensa del mismo: \”Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar oposiciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo "permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria". (Procéso 33-IP-2000, marca: MAXMARA, publicado en la Gaceta Oficial N°. 581, de 12 de julio de 2000). El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia "pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para 'impedir' determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión". (Proceso 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución 0968, publicado en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio de 2001 ).\" Es indiscutible que de acuerdo con nuestro régimen de propiedad industrial, que adopta como sistema de adquisición de derechos el sistema atributivo, según el cual el derecho nace a la vida jurídica y se radica en cabeza del titular mediante el acto de

registro, ese derecho a accionar contra tercero proviene del registro de la marca y, por lo tanto, subsistirá mientras lo haga también el registro, es decir, hasta que caduque (artículo 174), se cancele (artículo 165, 169 y 231) o se declare su nulidad (artículo 172). Lógico es concluir, entonces, que mientras el registro no haya caducado, no haya sido cancelado o declarado nulo, su titular está legitimado para defender el derecho exclusivo y excluyente que le ha sido conferido por el registro de la marca, de hecho, quien está legitimado, por activa, para entablar la acción por infracción de derechos a la que se refieren los artículos 238 y siguientes de la Decisión 486 Andina, es el titular de un derecho protegido en virtud de esa Decisión. Ahora, en cuanto a los efectos de la cancelación de una marca por falta de uso, el Tribunal ha referido que \”produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a su titular a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas\” (4). En Colombia, por una parte, la cancelación de una marca es declarada mediante acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual significa que una vez adquiera firmeza ocurrirá de inmediato la cancelación del registro marcario, momento en el cual el titular perderá su calidad y los derechos de propiedad industrial inherentes a ella y, por otra, ni en las normas del régimen de propiedad industrial ni en la jurisprudencia que las interpreta se ha previsto la retroactividad de los efectos de la cancelación, por

lo cual consideramos que con fundamento en la teoría de los derechos adquiridos, de la cual es ilustrativa la sentencia C-610 del 14 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, aplicada a la situación del titular de una marca, que ciertamente se consolidó con el registro y por el tiempo que éste se mantenga vigente, la cancelación de un registro no incide en la pretensión indemnizatoria de una acción por infracción de derechos iniciada previamente. No obstante, nuestro concepto sobre la situación consultada, debe tener en cuenta que en ningún momento puede o debe comprometer las decisiones de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales frente a una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Quede claro que aunque la Oficina Asesora Jurídica es la dependencia competente para rendir concepto sobre las normas regentes del tema de propiedad industrial, no constituyen decisiones administrativas(5). Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2) Ibídem, artículo 154.

(3) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98.

(4) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 50-IP-2011.

Para ilustración sobre las acciones de cancelación y de nulidad de registro marcario, le sugerimos consultar la sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, del 5 de marzo de 2009, dentro del proceso con radicación 11001-03-24-000-2007-00329-01, con ponencia del Consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y los fallos del Tribunal Andino de Justicia 4-IP-2006 y 50-IP-2011. (5) CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-542 del 24 de mayo de 2005. Ponente, Humberto Antonio Sierra Porto. También se puede consultar la Sentencia C-486 del 26 de septiembre de 1996. Ponente, Magistrado Antonio Barrera Carbonell.