SIC - Concepto-13055863

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-055863- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta \"1. Es posible que sea registrada como marca nominativa o mixta la expresión Colombia o frases que contengan dicha expresión? 2 De no ser posible qué norma lo prohibe? 3 Qué pasa en el caso de marcas como Bancolombia, Viva Colombia, Club Colombia entre otras y la Decisión Andina 486 de 2000? 4 Existe algún concepto emitido por la Superintendencia sobre el registro de marcas con nombre de Estados? De ser así por favor hacérmelo llegar a vuelta de correo. 5 Si Colombia va acompañada de otra expresión es posible su registro?\".

2. Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de

uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Igualmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. De acuerdo con este escenario de funciones, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad competente para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad de una marca, pero no por medio de un concepto, ni asesorándolo de manera particular (con lo cual estaríamos ante el riesgo de configurar falta disciplinaria y delito de asesoramiento ilegal descrito en el artículo 421 del Código Penal, Ley 599 de 2000), sino siguiendo el proceso que la ley ha establecido para tal fin, en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso, cual es el proceso de registro de marca, dentro del cual sólo será posible saber si un signo distintivo es registrable o no, con la decisión de fondo, que debe proferirse luego de realizar un análisis tecnicojurídico que exige la aplicación de criterios legales y jurisprudenciales, junto con la valoración de las pruebas que obren en el expediente, y el juez natural indicado para ese proceso, quien es, en primera instancia, el Director de Signos Distintivos, y en segunda instancia el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la

cual se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), \"[l]os conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.” Sin embargo, se aclara que a pesar de que mediante conceptos la Oficina Asesora Jurídica puede manifestar opiniones o hacer recomendaciones, éstas deberán rendirse teniendo en cuenta lo que prescribe la ley sobre el tema consultado en casos generales y abstractos; bajo ninguna circunstancia podrán llegar hasta el lanzamiento de predicciones sobre la decisión, la resolución del asunto particular planteado (so pena de violación del debido proceso) ni a la asesoría en defensa de los intereses particulares del peticionario (básicamente, por no ser función legalmente establecida a la Superintendencia y por las consecuencias penales y disciplinarias que acarrearía la asunción de funciones no asignadas expresamente por la Constitución o la ley). Por lo tanto, expediremos nuestro concepto dentro del marco de nuestras facultades y conocimientos como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses. 2.1. Signos registrables como marcas

En Colombia, los signos que pueden registrarse como marcas deben cumplir los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 Andina (distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica) y no deben configurarse en él alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, 136 y 137 de la misma norma. Vale decir que en el artículo 135 se establecen las siguientes causales de irregistrabilidad de signos distintivos, relacionados con indicaciones geográficas, como lo es la expresión “Colombia”: “135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...) i) que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (...) I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;\" Lo anterior significa que en Colombia pueden registrarse signos que contengan una indicación geográfica, siempre y cuando el signo: (i) no consista exclusivamente en un signo o indicación que pudiera servir en el comercio para describir su procedencia geográfica, (ii) no resulte engañoso, (iií) no induzca a

error al público consumidor sobre su origen o patrocinio, (iv) no sea capaz de causar riesgo de confusión o asociación con una denominación de origen protegida, o (v) no implique aprovechamiento injusto de su notoriedad. 2.2. La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan características idénticas o similares que, dicho sea de paso, es el caso de la expresión Y'COLOMBIAV, según se advierte al consultar los antecedentes marcarios a través de la página de la Superintendencia, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: "El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación.” La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: "La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del

2002. Proceso N° 02-IP-2002. Marca: "PACIOLO". Publicado en la Gaceta Oficial N° 804 del 11 de junio del 2002) "Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino

individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP-98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998). "La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares

ideas, dado el parecido conceptual de los signos. "4.3 Reglas para la comparación entre signos. "En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. "3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas. En la comparación marcaría, debe emplearse el método de cotejo sucesivo,

pues el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado y no al mismo tiempo. La similitud general entre dos marcas se determina al observar los elementos semejantes existentes entre ellas y no los elementos distintos, se debe enfatizar en señalar cuales son las semejanzas entre los signos, pues es allí donde por lo general se percibe el riesgo de confusión". Teniendo en cuenta lo anterior es importante informarle que el uso en el mercado de un signo confundible con otro, registrado o no, no sólo puede llegar a afectar el bien jurídico de la propiedad industrial sino también puede vulnerar el bien jurídico de la libre y leal competencia (competencia desleal), que ocurre cuando los competidores se valen de medios no basados en el esfuerzo propio del empresario ni en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece para conquistar la clientela, y aún puede vulnerar el derecho de los consumidores a tomar una decisión de consumo libre, sin confusiones sobre el origen empresarial del producto y con la información clara, completa y veraz sobre el mismo y su origen empresarial. Igualmente, podría incurrirse en las conductas penales descritas en los artículos 285 y 306 del Código Penal.

3. Conclusiones 3.1 La inclusión de la expresión COLOMBIA en una marca le daría al consumidor información sobre el origen empresarial del producto o servicio que se identifique con ella en el mercado, y en algunas ocasiones, sobre la calidad de los mismos, razón por la cual el conjunto marcario que se someta a registro podría ser considerado como descriptivo y, por este motivo, irregístrable. Para determinarlo, la Superintendencia de Industria y Comercio realizará en cada caso particular el

examen de registrabilidad del conjunto marcario, analizando si el conjunto marcario aplicado al producto o servicio determinado tiene la suficiente fuerza distintiva, resulta engañoso, induce a error al público consumidor sobre su origen o patrocinio o pudiera causar riesgo de confusión o asociación con alguna indicación geográfica. 3.2 La expresión COLOMBIA podría hacer parte de un conjunto marcario susceptible de registro, siempre y cuando el signo: (i) no consista exclusivamente en un signo o indicación que pudiera servir en el comercio para describir su procedencia geográfica, (ii) no resulte engañoso, (iii) no induzca a error al público consumidor sobre su origen o patrocinio, (iv) no se capaz de causar riesgo de confusión o asociación con una denominación de origen protegida, o (v) no implique aprovechamiento injusto de su notoriedad. 3.3 No encontramos en nuestra base de datos otro concepto que se refiera a la registrabilidad de nombres de Estados, pero le recomendamos nuestro concepto 12-144177 del 8 de octubre de 2012 en el cual nos pronunciamos sobre la registrabilidad de signos que contengan símbolos patrios, al que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Trámites y servicios(recuadro azul al final de la página)/De carácter general/Consulta trámites (seguimiento a solicitudes), llenando los espacios del año (2012) y del número (144177)/Consultar. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA