SIC - Concepto-13057358

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-57358- -4-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 7

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos: 1 Consulta Cuál es el orden en que deben ser resueltas las siguientes actuaciones: (i) un recurso de apelación contra la resolución que concedió el registro de la marca A, presentado el 14 de febrero de 2012, o (¡i) una solicitud de registro de una marca que puede ser similarmente confundible con la marca A, presentada el 24 de agosto de 2012, en ejercicio del derecho preferente del artículo 168 de la Decisión 486 Andina. 2 Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad

industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso. De acuerdo con este escenario de funciones expediremos nuestro concepto, pero teniendo en cuenta que, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la cual se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), "[l]os conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.". 2.1 Derechos que confiere la solicitud de registro de una marca Con la solicitud del registro de la marca se adquiere el derecho a que se desarrolle toda la actividad administrativa necesaria para que al final se le conceda o no el derecho exclusivo y excluyente sobre ella, a través de la concesión del registro. También tendrá derecho, por el término de 6 meses, a solicitar el registro de esa misma marca en otro país miembro de la Comunidad Andina de Naciones o del Convenio de París, invocando el derecho de prioridad. Sin embargo, los derechos De propiedad industrial sobre la marca sólo se adquirirán por el registro de la misma. La actuación administrativa seguida para el registro de marca, además de regirse

por los principios orientadores contenidos en el artículo 3 tanto de la Ley 1437 de 2011 como del Decreto 01 de 1984, según la norma aplicable al caso concreto, también deberá adelantarse de acuerdo con los principios de moralidad, celeridad, economía y simplicidad, consagrados en los artículos 3 a 6 del Decreto 19 del 10 de enero de 2012, y por remisión expresa del artículo 16 de esa misma norma, le será aplicable el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, que reconoce el derecho al turno, así: "Los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículos 32 del Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley. En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un registro de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el

reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en la oficina o mecanismo de atención al usuario. Cuando se trate de pago que deba atender la Administración Pública, los mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal." 2.2 Derecho preferente derivado de una acción de cancelación De acuerdo con el artículo 168 de la Decisión 486 Andina, "la persona que obtenga una resolución favorable [refiriéndose a la acción de cancelación de registro de marca] tendrá derecho al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme en la vía administrativa." El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterados fallos de interpretación judicial, entre los cuales citamos el 27-IP-2012, ha explicado el alcance del derecho reconocido en el artículo 168 de la Decisión 486 Andina: "Ahora bien, el artículo 168 de la Decisión 486 consagra el derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca. Así, el mencionado artículo dispone que "la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa". Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión

de ellas.1 El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz del mencionado artículo 168, el derecho preferente para solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un "derecho preferente", 1 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, Vigésimo Octava Edición, Tomo III, 2003, p. 125. A obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad

respectivo. Este Tribunal ha reiterado esta jurisprudencia en varios procesos, entre ellos, dentro del Proceso 46-IP-2007, donde se señaló lo siguiente: "(...) "g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación." (Proceso 180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: 1 Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 2 Objeto del derecho preferente. Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho Preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria. Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente

para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo gue se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de

su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

3. Efectos del derecho preferente.

Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca gue pretende cancelar o gue se canceló, presentado las respectivas oposiciones. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas va gue opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de gue se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aguél gue se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa gue el ejercicio del derecho preferente impligue un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, va gue la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes reguisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho

derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. (...)".

3. Conclusión Ciertamente, en las actuaciones administrativas se debe observar rigurosamente el derecho al turno, consagrado en el artículo 15 de la Ley 962 de 2005. No obstante, la misma norma reconoce que puede haber casos en los que la ley establezca la prelación de ciertos trámites, caso en el cual se pretermite el turno.

Consideramos que uno de esos casos es el del derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (otorgado a quien obtuvo la cancelación de una marca por no uso y lo invoca dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa), que establece una verdadera prelación en el turno, a favor de la solicitud de registro de la marca, derivada de la obtención de la cancelación por no uso, frente a otras solicitudes de registro de signos idénticos o similares al cancelado, incluso anteriores a la solicitud de cancelación. Por lo tanto, opinamos que en el caso hipotético y según las circunstancias que expone en su consulta, si el derecho preferente reconocido en el artículo 168 de la Decisión 486 Andina se invocó de acuerdo con la ley y siguiendo los criterios jurisprudenciales, antes de decidir sobre el registro de la marca No. 2, se debe decidir la solicitud de registro de la marca No. 3.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos