SIC - Concepto-13100747

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-100747- -2-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Estimado(a) Doctor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Se pregunta si es lícito importar unos sombreros provenientes de China y México, teniendo en cuenta lo siguiente: "Primero: Que debido a que en Colombia se han otorgado patentes colectivas como la expedida por esa superintendencia a Tejeduría Zenú con resolución 71097 de 2011 y teniendo en cuenta que han incautado de forma arbitraria por parte d ela policía y por orden de la Dirección de investigaciones de la protección al consumidor se restringió la importación de materia prima

(campanas) para la hechura de sombreros.

Segunto: Que varias importaciones provenientes de la China y elementos elaborados sin realizar un peritaje por persona idónea son incautados por las autoridades en perjuicio de los industriales y comerciantes de sombreros y afines, lo cual está paralizando este renglón de la economía.

Tercero: Que los sombreros están considerados como una mercancía de libre importación y no existe norma dentro del arancel de aduanas que haga algún tipo de diferenciación o restricción."

2. Alcance de la Resolución 70661 del 2 de diciembre de 2011 colectiva

Por medio de la Resolución 70661 de 2011 se concedió el registro de la marca colectiva "Sombrero Vueltiao" al Resguardo Indígena Zenú de Santandrés de Sotavento, para identificar en el mercado prendas de vestir, calzado y sombrerería, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual el titular podrá ejercer el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los actos enumerados en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión

o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Las limitaciones al derecho exclusivo y excluyente del titular marcario serán las previstas en los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los

productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País

Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.".

3. Alcance de la Resolución 71097 del 7 de diciembre de 2011 - declaración de protección de denominación de origen Por medio de la Resolución 71097 de 2011 se declaró la protección de la denominación de origen "Tejeduría Zenú", para distinguir sombreros elaborados a partir de caña flecha en el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, que ocupa la zona geográfica delimitada en el mismo acto administrativo.

De acuerdo con el artículo 212 de la Decisión 486 Andina, una vez declarada la protección de una denominación de origen la utilización de la misma quedará

reservada exclusivamente a los productores, elaboradores, transformadores o extractores que tengan sus establecimientos en la zona delimitada y que hayan sido debidamente autorizados para tal fin, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 207 y siguientes de la misma Decisión 486 y en la Resolución 57530 de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y la persona o entidad a quien se haya delegado la facultad de autorizar el uso tendrá el derecho a impedir cualquiera de los actos mencionados en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, constituyendo uso de la denominación de origen por parte de terceros los actos relacionados en el artículo 156 subsiguiente. Ahora, en relación con el uso de las denominaciones de origen la Superintendencia de Industria y Comercio no sólo tiene la función de declarar su protección, otorgar autorizaciones de uso de las mismas, delegar esta facultad de autorización o reconocer denominaciones de origen extranjeras, sino que también tiene las siguientes: (i) A partir de la entrada en vigencia del artículo 24 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Ley General del Proceso, también ejerce facultades jurisdiccionales para conocer de los procesos de infracción a derechos de propiedad industrial. (ii) Conforme a los principios del Estatuto de Protección al Consumidor, Ley 1480 de 2011, para garantizar el adecuado uso de las denominaciones de origen protegidas en el mercado y la identificación de los productos designados por parte de los consumidores, la Superintendencia adoptará un sello oficial que los beneficiarios y demás autorizados al uso de la denominación de origen podrá utilizar

e incluir en el etiquetado, y sancionará a quienes lo utilicen indebidamente cuando constituya violación a las disposiciones sobre protección del consumidor, previa investigación adelantada por la Delegatura para la Protección del Consumidor (Punto 7.8.1 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única). (¡ii) De acuerdo con los artículos 258 y siguientes de la Decisión 486 Andina, en concordancia con el artículo 143 de la Ley 446 de 1998, el artículo 6 de la Ley 1340 de 2011 y el Decreto 4886 de 2011, iniciará de oficio o a petición de parte las investigaciones administrativas por la comisión de actos de competencia desleal vinculados con derechos de propiedad industrial, entre ellos, los que se ejercen sobre denominaciones de origen, en el ámbito de aplicación de la Ley 256 de 1996, Ley de Competencia Desleal (Punto 7.8.2 del Capítulo VII del Título X de la Circular Única).

4. Alcance de la Resolución 439 del 17 de enero de 2013 - suspensión preventiva de producción, comercialización y venta de sombreros semejantes al Sombrero Vueltiao Por medio de la Resolución 439 del 17 de enero de 2013 la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, ordenó "de manera preventiva la suspensión inmediata de la producción, comercialización o venta de todo sombrero que imite, aparente ser o represente, se asemeje o evoque al sombrero que identifica la denominación de origen protegida "Tejeduría Zenú" y que es también identificado con el signo distintivo protegido

(marca colectiva) "Sombrero Vueltiao" con la finalidad de sustituirlo", a todo aquel que hubiere puesto el producto en el mercado colombiano, a través de su importación, fabricación, distribución, venta, alquiler o cualquier forma de comercialización, o lo hubiera tenido para fines de exportación. Dicha medida se tomó dentro de la indagación preliminar llevada en el expediente 135029, con fundamento en las facultades conferidas a la entidad mediante el artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con los artículos 1, 3, 5, 23 y 30 de la misma ley, y el Decreto 4886 de 2011, con el propósito de evitar el perjuicio a los consumidores por el error al que podrían verse inducidos por la comercialización en Colombia de sombreros que imitaban, aparentaban o pretendían sustituir el sombrero vueltiao, teniendo en cuenta que a esa altura de la investigación administrativa se probó que se trataba de un producto identificado con la marca colectiva "Sombrero Vueltiao", registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 70661 de 2011, y como producto designado por la denominación de origen protegida "Tejeduría Zenú", declarada a través de la Resolución 71097 de 2011 de la misma entidad, por todo lo cual sólo es Sombrero Vueltiao aquel elaborado en la zona geográfica delimitada por la denominación de origen protegida Tejeduría Zenú. Consideramos importante informar que en el mismo proceso, por medio de Resolución 9906 del 14 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio - Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor decidió iniciar

la investigación administrativa formulando cargos en contra de las personas que inobservaron la orden impartida mediante la Resolución 439 de 2013, por hechos acaecidos y evidenciados por la Policía Nacional en fecha posterior al 18 de enero de 2013, fecha a partir de la cual era obligatoria la mentada Resolución 439. Con fundamento en todo lo anterior, nos permitimos dar respuesta a su consulta exponiendo las siguientes conclusiones.

5. Conclusiones 5.1. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 71097 de 2011 no otorgó patente colectiva (no existe tal figura en materia de propiedad industrial) sino que declaró la protección de la denominación de origen "Tejeduría Zenú", para distinguir sombreros elaborados a partir de caña flecha, en la zona geográfica correspondiente a aquella en la que se asienta el Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento. 5.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 439 de 2013, de manera legítima, por haber actuado con fundamento en facultades legalmente conferidas, no "restringió la importación de materia prima (campanas) para la hechura de sombreros", como se afirma en la consulta, sino que ordenó la suspensión inmediata de la producción, comercialización o venta de todo sombrero que imite, aparente ser o represente, se asemeje o evoque al sombrero identificados tanto con la denominación de origen protegida "Tejeduría Zenú", como con la marca colectiva "Sombrero Vueltiao". 5.3 Para asegurar el cumplimiento de la orden proferida por la Superintendencia de

Industria y Comercio mediante la Resolución 439 de 2013, solicitó la intervención de la fuerza pública - Policía Nacional y de la DIAN, y que en cumplimiento de sus funciones legales la Policía Nacional ha incautado mercancía que corresponde a la descrita en el artículo 1 de la Resolución 439 de 2013. 5.4 La legalidad del procedimiento aplicado durante las incautaciones puede ser discutida dentro de las actuaciones administrativas o judiciales en las que se tengan como prueba, en desarrollo de una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que se fundamente en ellas, nunca durante el trámite de un derecho de petición - consulta, como el que se responde por medio del presente concepto. 5.5 El ejercicio de la libertad económica, garantizada en Colombia mediante el artículo 333 de la Constitución Política, que implica el de la libre competencia, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada y la libertad de contratación, como todos los derechos y libertades dentro del marco de este Estado social de derecho, no es absoluto, sino que se encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general. En particular, a las libertades consagradas en el artículo 333 se les imponen como límites el bien común, y aquellos que defina el legislador en salvaguarda del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Así, los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya establecido en aras de proteger la libre y leal competencia y el derecho de los

consumidores, entre otros. Por lo tanto, el que la importación de una mercancía no esté restringida, en principio, por normas especiales de comercio exterior, no implica el desconocimiento de derechos de propiedad intelectual o de derechos de los consumidores reconocidos y protegidos en el país. 5.6 Si los sombreros que quieren importarse desde China y México no hacen parte de los productos mencionados en el artículo 1 de la Resolución 439 de 2013, no vulneran derechos de propiedad industrial constituidos a favor de otros titulares (como el caso del Sombrero Aguadeño, con denominación de origen protegida mediante Resolución 69302 de 2011, de Sombreros de Sandoná, con denominación de origen protegida mediante Resolución 69304 de 2011) y cumplen con las normas de protección al consumidor y protección de la competencia, los sombreros podrían importarse desde el punto de vista de las normas cuyo cumplimiento vigila la Superintendencia de Industria y Comercio, restando sólo el cumplimiento de disposiciones que en materia de comercio exterior están bajo el control del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud del artículo 1, numeral 20 del Decreto 210 de 2003. Con el fin de que esa entidad le diera una información específica al respecto, en cumplimiento del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le trasladamos su consulta el pasado 26 de abril de 2013, como consta en el documento adjunto. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos