SIC - Concepto-13103872

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-103872- -3-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 11

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta "HECHOS - Primero: Mi nombre anterior como consta en los registros de su entidad era (…), desde hace ya varios años.

Segundo: De conformidad con mis derechos legales y constitucionales, siguiendo el trámite de ley cambié el mismo a (…).

Tercero: Mi plan de vida, mi personalidad, mi proyecto vital etc. Entre otras circunstancias ha sido desde hace más de 20 años la música, a través de mi propia orquesta, tanto ha sido la música, que en la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución 15507 del 30 de abril de 2001, se concedió el registro de la marca (…), cuyo titular era (…). Mi antiguo nombre, pero siempre el mismo ser y persona.

Cuarto: Dicho acto administrativo que concedió la marca como se explica en el punto anterior, fue declarado ilegal por el Consejo de Estado, a través de sentencia del 24 de enero de 2013, en el expediente 2004-00346-01.

Ordenando como consecuencia a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la marca descrita en los hechos anteriores.

Quinto: El cambio de mi nombre como se dicho en hechos anteriores se realizado(sic) desde hace ya varios años, incluso antes del fallo mencionado.

PETICIÓN CONSULTA - Primero: Solicito se me indique cuáles son los derechos de todo rango que tengo por mi nombre como persona natural

(…).

Segundo: Solicito se me indique si puedo utilizar mi nombre en todo o en parte para el proyecto de vida tal y como se narra en los hechos de esta petición.

Tercero: Solicito se me indique si el derecho al nombre, a la individualidad y al proyecto de vida según todo lo narrado, por ser derechos fundamentales están por encima de otras consideraciones de orden legal.

Cuarto: Solicito se me indique, qué posibilidades de acuerdo a todo lo anterior existen para proteger mi derecho al nombre y al trabajo."

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, de manera general, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, protección de datos personales y administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial.

Ahora, en materia de propiedad industrial la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función general de administrarel sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de

Registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. A pesar de que usted solicita en el primer punto de su petición que se le indiquen los derechos de todo rango que tiene por tener su nombre y que en los subsiguientes pide concepto sobre si puede utilizar su nombre para su proyecto de vida y si el nombre es un derecho fundamental que está por encima de otras consideraciones, y que expliquemos las posibilidades para proteger su derecho al nombre y al trabajo, esta Entidad sólo puede emitir concepto dentro del marco de los temas que son de su competencia, de tal manera que no nos compete pronunciarnos sobre el alcance de derechos fundamentales, ni asesorarlo sobre la manera de llevar a cabo su proyecto de vida. Teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación administrativa nuestros conceptos únicamente deben contener pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan las inquietudes de los distintos peticionarios y les permita

tomar la decisión que se adapte a sus necesidades. De lo contrario, se corre el riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda actuación administrativa, así como la garantía constitucional del debido proceso. Es por esto que absolveremos su consulta brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ¡lustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa regente de la propiedad industrial, considerando que entre los temas que conoce esta Superintendencia, esta disciplina contiene una norma referida a la cuestión de los nombres de personas naturales: la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con esta información esperamos darle elementos de juicio para tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que comprometa la decisión que llegare a tomar el funcionario competente en un eventual proceso de registro de marca, una acción Administrativa o jurisdiccional por competencia desleal o una jurisdiccional por infracción de derechos de propiedad industrial. Antes de ir a lo especial, consideramos necesario hacer unas precisiones sobre la libertad económica, constitucionalmente protegida, para ver que en un Estado social de derecho como Colombia, los derechos y libertades no son absolutas y ante su enfrentamiento sería del caso ponderar cuál de ellos predomina, función que, en todo caso no le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. La libertad económica y sus límites La Constitución Política, en su artículo 333, consagra la libertad económica como un derecho radicado en cabeza de todos los ciudadanos y sometido a los límites que establezca la ley. Interpretando dicho precepto, la Corte Constitucional ha

definido esta libertad como "la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio"1, y ha reconocido que la libertad económica se encuentra íntimamente vinculada con la libertad de empresa y la libre competencia: la libertad de empresa que se manifiesta en la "capacidad que posee toda persona de establecerse y de ejercer la profesión u oficio que libremente elija"2, y la libre competencia que se traduce en "la contienda de empresarios que emplean diversos medios tendientes a obtener determinados fines económicos y a consolidar y fortalecer sus empresas mediante la atracción y conservación de la clientela,3. En concordancia, también ha señalado que "en razón a que el contrato constituye uno de los principales instrumentos en la circulación de bienes y servicios, así como para contraer derechos y obligaciones económicas, debe entenderse que la libertad de contratación es un elemento propio de la libertad de empresa, que se encuentra protegido constitucionalmente"4, y precisamente en ejercicio de esta libertad se pueden pactar libremente cláusulas como la de exclusividad. 1 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-624 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero 2 GACETA DEL CONGRESO, 9 de septiembre de 1994, Exposición de Motivos "Proyecto de ley por el cual se dictan normas sobre competencia desleal". 3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-535 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. "CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 1 4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-093 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara: "Los derechos no

se conciben en forma absoluta, sino que por el contrario, están limitados en su ejercicio para no afectar otros Sin embargo, el ejercicio de la libertad económica, que implica el de la libre competencia, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada y la libertad de contratación, como todos los derechos y libertades dentro del marco de este Estado Social de Derecho, no es absoluta, sino que se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general55. En particular, a las libertades consagradas en el artículo 333 se les imponen como límites el bien común, y aquellos que defina el legislador en salvaguarda del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación6. Es por esto que los agentes económicos no se encuentran legitimados para actuar de forma arbitraria en el mercado, sino que deben respetar las reglas que el legislador haya establecido en aras de proteger la libre y leal competencia. Si dentro del marco de un Estado Social de Derecho los derechos y libertades están limitados por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, ningún agente económico está legitimado para actuar de forma arbitraria en el mercado.

4. La causal de irregistrabilidad marcaría relacionada con signos que utilizan nombres propios, apellidos, firmas, etc., de personas naturales En general, el registro de marcas constituidas por nombres de personas naturales o jurídicas está sometido al análisis de distintividad, durante el cual, ante la existencia de un antecedente marcario semejante al que quiere registrarse para identificar productos o servicios idénticos o similares, se deben aplicar las reglas generales de comparación de signos distintivos, para evitar el riesgo de confusión

o asociación, lo cual da pie para la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión Andina 486: derechos y propender por la prevalencia del interés general. De esta manera, el legislador en aras de proteger el derecho que le asiste a la colectividad, puede limitar su acceso y prestación, (...)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA, artículo 333, inciso 4 5 CONSTITUCION POLITICA, artículo 333 inciso 4 6 DECRETO 2153 DE 1992, artículo 49. "Excepciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, no se tendrán como contrarias a la libre competencia las siguientes conductas: "1. Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones y desarrollo de nueva tecnología. "2. Los acuerdos sobre cumplimientos de normas, estándares y medidas o adoptadas como obligatorias por el organismo competente cuando no limiten la entrada de competidores al mercado. "3. Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización de facilidades comunes "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o Para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;" Pero cuando se trata de nombres de personas reconocidas por el público es necesaria una protección más específica, para evitar que su uso por parte de terceros pueda confundir o inducir a los consumidores al error de relacionar el

producto o servicio con la persona que se identifica o se identificó con ese nombre. Este es el sentido de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "No podrán registrarse como marca aquellos signos que: ". (...) e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de las personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos". La posibilidad de registrar como marca el propio nombre ha constituido siempre una aspiración del empresario. Pretensión comprensible, ya que mediante la adopción como marca del propio nombre, se quiere lograr una más estrecha vinculación entre el resultado de la actividad empresarial y el propio empresario. Como vemos, la norma andina no prohibe el registro de nombres, pero impone ciertas características: el principio general es que los nombres de personas, entendidos en sentido amplio, podrán registrarse como marca cuando sean los propios del solicitante o cuando se trate de un nombre no identificado por la generalidad del público como distinto del peticionario, lo que hace referencia a la necesidad de proteger los nombres ampliamente identificados por su uso público y notorio. La prohibición que contiene la causal de irregistrabilidad transcrita debe aplicarse cuando el nombre solicitado corresponda a un nombre muy conocido, identificado O reconocido por el público y que su registro puede afectar la identidad o prestigio

de la persona reconocida (jurídica o natural), a menos que el solicitante presente la autorización del afectado o sus herederos. Para determinar si una marca afecta la identidad o prestigio de las personas relacionadas anteriormente es preciso establecer el conocimiento que pueda existir de estas en el público general, aspecto que deriva, en la mayoría de los casos, de la publicidad, difusión y explotación de la imagen que se ha hecho de estas debido a su profesión o actividad, de tal manera que el consumidor tiene una clara y directa remisión a ellas al escuchar u observar ciertos denominaciones o imágenes que los identifican. Del mismo modo, es pertinente determinar si el signo que se pretende registrar afectaría de alguna manera la identidad o prestigio de las personas que se busca proteger7. A continuación, le informamos sobre las acciones legales con que cuenta el titular de un signo distintivo para defender sus derechos de propiedad industrial y el derecho a la leal competencia.

5. Medios legales de defensa que tiene el titular de derechos de propiedad industrial y quien explota en el mercado productos y servicios identificados con un signo distintivo 5.1 Medios administrativos 5.1.1 Oposición dentro del trámite de registro de marca o de depósito de nombre o enseña comercial.

El titular de derechos sobre un signo distintivo cuenta con el derecho a oponerse8 ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del trámite respectivo, al registro o depósito de los signos distintivos que puedan resultar idénticos o similarmente confundibles, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 146 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.1.2 Queja por actos de competencia desleal

7 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 19135 de 2011. Expediente 04-64935 8

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 146

Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor. Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un efecto significativo en el mercado. 5.2 Medios judiciales 5.2.1 Acciones civiles 5.2.1.1 Acción por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial9, que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante un juez de la rama jurisdiccional10yante la Superintendencia de Industria y Comercio11 y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados12, así como el ordenamiento de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción. 5.2.1.2 Acción reivindicatoría. Señalada en el artículo 237 de la Decisión 486 Andina, por la que se busca el reconocimiento como cosolicitante o cotitular de un registro marcario, se sigue mediante proceso judicial ante los jueces civiles del

circuito13. 9 Ibídem 10 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3-., par. íe.Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa 11 LEY 1564 DE 2012, LEY GENERAL DEL PROCESO, artículo 24. "Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: (...) 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. 12 "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17 13 "DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 245 5.2.1.3 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos

producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal. b) Acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno". Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", en virtud de lo cual es el demandante quien puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que conocerá su caso, y una vez

presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce. El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el artículo 24 de la Ley 256 de 1996, de menor cuantía, cuando las pretensiones Sean de más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 150, de mayor cuantía, cuando las pretensiones excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el verbal sumario, cuando las pretensiones no excedan el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (cuantías establecidas en el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, vigentes a partir del 1 de octubre de 2012, según el numeral 4 del artículo 627 ibídem).. Por lo anterior, el proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 200114, bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación

extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. Actualmente, a pesar de contar sólo con la sede de Bogotá, en desarrollo de varios convenios la acción de competencia desleal puede radicarse en las sedes de la Superintendencia de Sociedades en las ciudades de Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena, en la sede de la Cámara de Comercio de Manizales y en el Edificio Colseguros de Medellín. En Bogotá podrá radicar sus documentos en la carrera 13 27-00, piso 1 del Edificio Bochica, y en los Supercades de la carrera 30, calle 13, Américas y Suba. A las direcciones exactas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Lo más solicitado/Servicios de información al ciudadano. 5.2.2 Acción penal 14 LEY 640 DEL 2001, artículo 35. "Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (...)". Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal15 se tipifica el

delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. 6 Conclusiones 6.1 Toda persona tiene derecho a registrar su nombre propio como marca, siempre que no sea similarmente confundible con otra marca, nombre comercial o enseña comercial preexistente, que identifica productos o servicios idénticos o similares. 6.2 Quien use en el mercado signos distintivos que causen o puedan causar confusión en el público consumidor no sólo puede afectar los derechos de propiedad industrial de un titular marcario, sino que también puede tener la capacidad de llegar a afectar la leal competencia, caso en el cual se analizará la conducta bajo las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal, Ley 256 de 1996, y los derechos de los consumidores a obtener información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos y servicios que se ofrezcan en el mercado, de acuerdo con el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011. 6.3 Teniendo en cuenta la protección con la que cuenta el titular de un registro

marcario o quien explota en el mercado productos y servicios identificados con un signo distintivo, puede considerarse arriesgada la decisión de un tercero de usar en el mercado un signo similar o contentivo de elementos de una marca registrada o usada previamente en el mercado colombiano. Por lo tanto, quien considere vulnerados sus derechos de propiedad industrial o sus derechos a la sana y leal 15 CODIGO PENAL, articulo 306, modificado por la ley 1032 de 2006. “usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales” Competencia, puede iniciar las acciones sobre las cuales se ilustró en el presente concepto. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos