SIC - Concepto-13129758

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-129758- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. “¿Cuál es la ley en Colombia que protege los desarrollos de software?” 2. “La patente ser haría como derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial o como (sic) se haría la patente?” 3. “Después de hacer un desarrollo de Software para Metrología, en mi caso en (…) con cierto diseño y funciones específicas, el cual no va a ser vendido, desarrollado por las mismas necesidades del área de metrología de (…) y que posteriormente fuera de (…) sea perfeccionado y con un diseño diferente y quizás conservando muchas de las funciones creadas, podría disponerse de el para comercializarlo o aplicarlo en otra empresa?” 4. “Se puede patentar este desarrollo antes de ponerlo en uso de (…)? No he vendido sino desarrollado y conservar la patente a mi nombre propio.” 5. “Se puede adquirir un permiso especial, patente o derecho de autor para el desarrollo de software, sin tener aun el desarrollo, solo (sic) la idea y la descripción de lo que se va a hacer para ser patentada y tener poder sobre

los futuros desarrollos?” 6. “En el software mejor dicho se patenta el diseño, las funciones y las bases de datos o que, todo el conjunto específico?” 7. “Se puede crear un software de características similares a otro, que cumpla las mismas funciones y que solo (sic) contemple cambios en el diseño para tener los permisos de uso y propiedad en posteriores desarrollos?, en este caso me refiero a un software que va a ser desarrollado por mi dentro de (…) y luego modificado para tener problemas legales para su uso y comercialización fuera de (…)?” 8. “Cuales (sic) son las restricciones legales del software para los desarrolladores con respecto a este tema propuesto.” 9. “Porque (sic) vía legal se haría el tramite (sic) de derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial o cual (sic) otro?” 10. “El mero desarrollo de este software de Metrología para (…) me cohíbe de usarlo posteriormente fuera de (…) con cambios en el diseño (logo e imagen corporativa)?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de

invención. (…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1 Preguntas 1, 2 y 4. En nuestro ordenamiento jurídico (1) y específicamente en el artículo 15, literal b,

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los programas de ordenadores o soporte lógico, como tales, no se considerarán invenciones y, por lo tanto, no serán patentables. El programa de ordenador (software), como tal, es el definido en el artículo 3 de la Decisión 351 Andina como la \"expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso\", y como tal es protegido por el derecho de autor, mientras es excluido de los objetos de protección por la propiedad industrial. Nótese que, a diferencia de lo que acontecía con la Decisión 344 Andina, la Decisión 486 no desconoce por completo al software su potencialidad como invento, sino que lo hace cuando se trata del software como tal, dejando la posibilidad de reconocerlo como invención cuando no se cumplan las condiciones del artículo 3 de la Decisión 351 y correlativamente patentable, si además cumple los requisitos de patentabilidad (novedad, aplicación industrial y altura inventiva) en los términos de la Decisión 486 Andina, características que sólo podrán determinarse en cada caso concreto examinado en la Delegatura para la Propiedad Industrial. 2.2 Preguntas 3, 5, 6, 7, 8 y 10. Según le informamos en el numeral inmediatamente anterior, en principio, los desarrollos de software no son patentables, por lo cual su protección se llevará a

cabo a través de los derechos de autor. En este sentido, las reglas sobre los requisitos para el registro, la regulación sobre acuerdos entre empleados y empleadores sobre las obras desarrolladas por los empleados y las restricciones legales se regirán por la normativa aplicable a los derechos de autor se encuentra consignada principalmente en la Ley 23 de 1982 así como en Tratados y Convenios suscritos por Colombia, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes#2. 2.3 Pregunta 9. La propiedad intelectual ha sido definida de la siguiente manera: “La propiedad intelectual, de manera muy amplia, significa los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en las áreas industrial, científica, literaria y artística. Los países tienen normas para proteger la propiedad intelectual principalmente por dos razones. Una es para brindar una protección legal a los derechos económicos y morales de los creadores y de sus creaciones y los derechos del público en el acceso a dichas creaciones. La segunda es promover, como una política deliberada del Gobierno, la creatividad y la propagación y aplicación de ésta y sus resultados (…) La Convención que estableció la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) llevada a cabo el 14 de julio de 1967 en Estocolmo (artículo 2 (viii)) establece que la “propiedad intelectual debe incluir derechos relativos a: – a las obras literarias, artísticas y científicas, – a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,

– a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, – a los descubrimientos científicos, – a los dibujos y modelos industriales, – a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, – a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.” (2) La propiedad intelectual está compuesta por dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, así: “Las áreas mencionadas como literarias, artísticas y trabajos científicos pertenecen a la rama de derechos de autor de la propiedad intelectual. Las áreas mencionadas como interpretaciones artísticas, fonogramas y radiodifusión se conocen comúnmente como “derechos conexos”, esto es, derechos relacionados con los derechos de autor. Las áreas mencionadas como invenciones, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y designaciones constituyen la rama de propiedad industrial de la propiedad Intelectual.” (3) Cada una de las áreas y modalidades de la propiedad intelectual tienen una regulación y una protección especial. En relación con los derechos de autor la autoridad competente es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, quien administra el Registro Nacional de Derechos de Autor acerca de la cual puede obtener información en la siguiente dirección: http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/obras-literarias. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, está a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, en el cual se inscriben todos los actos de concesión, modificación y disposición de derechos de propiedad industrial

(patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, registro de diseños industriales, marcas y lemas, depósitos de nombres comerciales y enseñas comerciales, actos de autorización de uso de denominaciones de origen, renovaciones, modificaciones o afectaciones por cambio de nombre, cambio de domicilio, cambio de dirección, transferencias, licencias y sublicencias de uso, desanotaciones de licencias y sublicencias de uso, renuncia a derechos y medidas cautelares). Frente a marcas, lemas, nombres comerciales y enseñas, el efecto de las inscripciones en el Registro de la Propiedad Industrial es declarativo, de dar publicidad a los actos de creación, modificación y disposición de los derechos de propiedad industrial, en cumplimiento del artículo 1, literal h, de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, desarrollado en la Resolución 21447 de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo por la transferencia o cesión de registros de marcas, que sólo tendrá oponibilidad frente a terceros una vez inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Frente a las denominaciones de origen, la inscripción del acto de autorización de uso de las mismas tiene efecto de oponibilidad frente a terceros, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 33190 del 10 de octubre de 2007, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. En materia de patentes, la inscripción de transferencias y de licencias debe registrarse para que surta efectos frente a terceros, de acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

2.3.1 Trámite para el registro de marcas. Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario. a) Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos (2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. b) Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). c) Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase

adicional; (ii) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos distintivos/PI01-F06. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como \"radicación de servicios en línea\" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante

informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: a) Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. b) Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. c) Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. d) Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. e) Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. f) Examen de registrabilidad por parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la

publicación sin que se hubieran presentado éstas. g) Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. \"Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.\". De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza. El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una

clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho Que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: \"1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios

para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios.\" Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de 2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: \"1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1 Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid $60.000 1.1.2.4.2 Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3 Solicitud de transformación de un registro $100.000 1.1.2.4.4 Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000\" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. 2.3.2 Trámite para el registro de patentes De conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de una patente de invención o de modelo de utilidad (persona en quien radican los derechos de exclusividad para la explotación de la patente, bien sea por ser el inventor o por haber obtenido de este los derechos, por acto entre vivos o por vía sucesoria) puede ser persona natural o persona

jurídica. En nuestra página en Internet, www.sic.gov.co/propiedad industrial/nuevas creaciones, puede acceder a la guía para presentar solicitudes de patente de invención y de modelo de utilidad, así como a la explicación de todo el trámite de patentes, a los pasos previos que se recomiendan, a las tasas establecidas, a los formularios respectivos y a las generalidades sobre la obtención de protección mediante patente. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) El tema de patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos, está regulado en Colombia por las normas contenidas en (i) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por (ii) el Decreto 2591 del 2000 y (iii) la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Adicionalmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales, generales como el (iv) Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), (v) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC

(aprobado por la Ley 170 de 1994) y (vi) el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Igualmente, por remisión expresa del

artículo 49 la Decisión 486 Andina, se aplica (vii) el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971. (2) Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf. (3) Ibídem.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA