SIC - Concepto-13166683

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-166683--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: "(…) Que se me informe cuáles son las consecuencias de haber omitido incluir a un inventor por error involuntario, en el formulario de solicitud de una patente que posteriormente es concedida con ese faltante. Así mismo solicito se me indiqué (sic) cómo se debe proceder para poder inscribir el nombre del inventor que se omitió. (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitarlas solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación le brindamos información sobre las modificaciones y correcciones que se pueden Hacer durante el trámite de concesión de una patente y después de concedida la

patente. 2.1 Tratamiento de las patentes y modelos de utilidad en Colombia En nuestro ordenamiento jurídico las patentes, mecanismo de protección de las invenciones de productos o de procedimientos y de los modelos de utilidad está regulado por las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que rige para los países pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título X. Igualmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998). Se debe tener en cuenta que en virtud del artículo 85 de la Decisión 486 Andina, son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en esa Decisión, en lo que fuere pertinente, salvo en lo relacionado con los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad y el plazo establecido para publicar la solicitud de patente será de 12 meses contados a partir de la fecha de su presentación. Así mismo, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 del Convenio de París, entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes

industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc., de manera tal que las disposiciones que contenga ese Convenio sobre patentes de invención son también aplicables a las patentes de modelo de utilidad. 2.2 Primera pregunta. El artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece qué documentos se deben allegar para iniciar el trámite de concesión del privilegio de patente, dentro de los cuales se incluye: - Nombre y dirección del solicitante - Nombre y domicilio del inventor cuando no sea el mismo solicitante. En este sentido el artículo 25 de la misma norma prevé que se anexe copia del documento en que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el sistema adoptado en Colombia en relación con las patentes es el sistema atributivo, de acuerdo con lo cual solamente se cuenta con dicho privilegio cuando así se ha determinado a través de un acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que lo establezca. Por lo cual, los inventores de una creación serán aquellos que se incluyan como inventores en el título de concesión de la patente. De acuerdo con lo cual, la consecuencia de no incluir un inventor dentro del trámite de concesión de una patente tendrá como resultado que el mismo no sea considerado, a efectos de otorgar el derecho de exclusiva, como inventor. 2.2 Segunda pregunta. Modificaciones y correcciones a la solicitud de patente durante el trámite de concesión y con posterioridad a la concesión. El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina

establece la posibilidad de solicitar modificaciones y correcciones durante el trámite de concesión de la patente: "El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material." (1) Por su parte los artículos 70 al 73 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan las actuaciones posteriores a la concesión de la patente, específicamente en relación con las modificaciones y correcciones el artículo 70 establece: "El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud." (2) Del análisis de dicho artículo encontramos que existe una limitación respecto de las modificaciones que se pueden efectuar con posterioridad a la concesión de la patente, en este sentido, se puede realizar las siguientes modificaciones: - Cambios en los datos - dirección, nombre, domicilio, etcdel titular o del inventor - Modificar o limitar el alcance de una o más reivindicaciones. Respecto de los errores que se pueden corregir luego de concedida la patente se ha dispuesto que sean errores materiales.

Esta norma ha sido objeto de la siguiente interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como para que el titular manifieste su voluntad de renunciar a una o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya invención reside en el título que el Estado otorga. En lo concerniente a la faculta de solicitar la corrección de errores materiales, es decir, de errores de impresión o de escritura en el título (...) este último pedimento podrá formularse-en cualquier tiempo, una vez concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista en cabeza de su titular." (3) De acuerdo con lo anterior, la inclusión de un inventor adicional no se encuentra Dentro de las modificaciones que se pueden realizar una vez otorgada la patente. Así mismo, no constituye un error, y menos un error de impresión o de escritura, dado que corresponde a la solicitud con la cual se dio inicio al trámite de concesión de una patente. Sin embargo, se debe recordar que, según ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho de la paternidad de una invención es inalienable: "[Aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la

patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor. Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (...)" generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica." (4) En este sentido, cuando se pretenda incluir un nuevo inventor a una patente ya concedida se debe hacer uso de la acción consagrada en el artículo 237 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina el cual prevé en su inciso primero: "Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. (...) Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si

quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe." (5) Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 34 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Artículo 70 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 83-IP-2003. (4) Proceso 43-IP-2001 citado por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2012. Artículo 237 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos