SIC - Concepto-13166837

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-166837--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. "Existe en la normatividad legal vigente una definición de la expresión "marca suficientemente notoria"? 2. "En caso de ser afirmativa la primera pregunta, en que (sic) se diferencia la expresión "marca suficientemente notoria" del concepto de "marca notoria"?" 3. "¿La marca (...), propiedad de la (...) es una "marca suficientemente notoria", o una "marca notoria"?"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 2 Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a su consulta. 2.1 Primera pregunta. La normativa aplicable en materia de signos distintivos está contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente

la materia de signos notoriamente distintivos se encuentra regulada en los artículos 224 al 236 de dicha norma. De la revisión de las mismas encontramos que se hace referencia al concepto de "signo distintivo notoriamente" más no al concepto de "marca suficientemente notoria". El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho referencia al concepto de "marca notoria" y la ha definido en los siguientes términos: "El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo" (Proceso 07-IP-96, caso: "Elegante Trigueña con Turbante", G. O. N° 299 de 17 de octubre de 1997)." La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria." (1) 2.2 Segunda pregunta. No hay lugar a responder la segunda pregunta porque la respuesta a la primera fue negativa y la segunda parte de la base de que se haya dado una respuesta afirmativa al primer interrogante. 2.3 Tercera pregunta. En virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no le es posible a esta Superintendencia pronunciarse a través de un concepto sobre una situación particular ni determinar si una marca goza o no del carácter de signo distintivo notoriamente, un

pronunciamiento de ese tipo solamente puede ser proferido por la Delegatura de Propiedad Industrial dentro del trámite pertinente. Al respecto se debe tener en consideración que la Decisión 486 de 2000 no prevé la posibilidad de una declaratoria de oficio de la notoriedad de un signo distintivo, por lo cual el reconocimiento de la notoriedad se podrá obtener en las siguientes situaciones: • Al declarar fundada una oposición al registro de una marca cuando se ha invocado como causal de irregistrabilidad la prevista en el literal h del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Al cancelar el registro de una marca por la comprobada notoriedad de un signo distintivo de acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte el Consejo de Estado en su calidad de autoridad nacional competente puede reconocer la notoriedad de un signo distintivo en dos situaciones:  Al declarar la nulidad del acto administrativo a través del cual se haya concedido el registro de una marca contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, lo anterior de acuerdo con el artículo 172 de dicho cuerpo normativo.  Al decidir respecto de la acción prevista en el artículo 231 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la prohibición del uso no autorización de un signo distintivo notoriamente conocido. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Nota de referencia: (1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 47-IP-2000.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos