SIC - Concepto-13171858

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-171858- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: “(…) Quisiera saber si el titular de un registro sanitario de un medicamento, que también es titular de la protección de un diseño industrial, debe informarle a la SIC, si el fabricante del medicamento sobre el que se tiene la titularidad del registro sanitario, va a fabricar el medicamento y comercializarlo en el frasco objeto de protección como Diseño Industrial. (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Nuevas creaciones.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños industriales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

9. Llevar los archivos y registros de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, del registro de diseños industriales y de los esquemas de trazados de circuitos integrados.” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación le brindamos información sobre los diseños industriales y las licencias para su explotación. 2.1 Los diseños industriales. Los diseños industriales se encuentran definidos en el artículo 113 de la Decisión

486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” (1) El requisito esencial para el registro de un diseño industrial es la novedad, el cual está previsto en el artículo 115 de la Decisión 486 de 2000: “Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” (2) El registro de un diseño industrial tiene un periodo de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud y otorga los siguientes derechos al titular: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias

con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” (3) En atención a su pregunta le informamos que el ser titular de un diseño industrial otorga el derecho a explotarlo sin que se exija que se surta trámite alguno para informar sobre el inicio de dicha explotación. Sin embargo, cuando la explotación la va a llevar a cabo un tercero que ha sido autorizado por el titular del diseño industrial se hace necesario el trámite que se indica a continuación. 2.2 Licencia para la explotación de un diseño industrial. El artículo 133 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que ciertas normas que regulan las patentes serán aplicables a los diseños industriales: “Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.” (4) En este sentido, a los diseños industriales resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 57 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina en materia de licencias para la explotación de una patente: “El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la

patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.” (5) Dichas licencias deben registrarse para que surtan efectos frente a terceros según dispone el artículo 56 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial. No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (…)” (6) De acuerdo con lo cual, para el trámite se deben diligenciar el formato PI02-F16 el cual puede ser consultado en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/anexosde-la-circular-unica. La tasa a pagar en el año 2013 es de COP 546.000, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.1.1.3.2.4 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Artículo 115 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Artículo 129 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Artículo 133 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5) Artículo 57 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (6) Numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de

Industria y Comercio

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA